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l`enregistrement de marque de commerce, un outil

1. 59 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 20 ROBIC s appliquerait tout comme il s applique a son emploi dans l entreprise qu elle exploite actuellement Selon le juge en chef Thurlow la protection conf r e une marque par un enregistrement n est pas limit e par les circonstances courantes d emploi de cette marque comme la couleur des enseignes sur lesquelles est appos e la marque ou encore le style des lettres utilis es qui ne sont donc pas des facteurs sur lesquels une d fenderesse peut trouver appui pour argumenter que sa marque ne cr e pas de la confusion avec la marque enregistr e de la demanderesse comme nous l avons indiqu dans l arr t Mr Submarine la marque en cause tait une marque nominale Dans le cas d une marque enregistr e qui incorpore des l ments graphiques le titulaire doit normalement se servir de sa marque sous sa forme enregistr e et il ne pourrait donc pas changer sans risque le style de lettres de la marque si ce style fait partie de la marque enregistr e un point que nous d velopperons ult rieurement Cependant comme pour le cas de l enregistrement d une marque nominale la protection conf r e par l enregistrement n est pas limit e en raison d un cont
2. and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser en d autres mots il faut viter la confusion aupr s de cet acheteur avoids confusion on the part of unaware purchasers Comme en 1985 la Cour d appel f d rale a repris le crit re de l acheteur non averti aupr s de qui la confusion doit tre vit e En 1985 la Cour d appel f d rale avait cart le crit re du propri taire qui a tromp le public ou deceived the public 327 en 1992 la Cour mentionne plut t en r f rence au test applicable qu il doit s agir de changements peu importants as not to mislead an unaware purchaser et d une marque qui avoids confusion Comment toutefois appliquer cette partie du test Pour r pondre a cette question identifions ses origines 3 2 3 2 Un examen des motifs de l arr t Honey Dew Limited c Rudd de 1928 et du critere Nobody has been deceived Lorsqu il a crit en 1992 au sujet des variations acceptables qu elles doivent tre SO unimportant as not to mislead an unaware purchaser le juge MacGuigan semblait reprendre un des principes pos par le juge en chef Maclean dans l arr t Honey Dew Limited c Ruda 28 Reproduisons ce que le juge en chef Maclean a crit en 1928 au sujet des variations permises en mati re de marques de commerce The practice of departing from the precise form of a trade mark as registered is objectionable and
3. Chaque marque enregistr e m me celle employ e proximit d une autre marque permet son propri taire de b n ficier des droits mentionn s aux articles 19 20 et 22 de la Loi soit les droits plus tendus auxquels le juge LeBel a fait allusion dans l arr t Xirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 82 titre illustratif l article 19 de la Loi permet au propri taire de la marque enregistr e de r agir contre l emploi par un tiers de la m me marque de commerce pour des marchandises ou services identiques a 78 Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2000 193 F T R 182 C F P I la juge Tremblay Lamer paragraphe 34 79 Compagnie G n rale des tablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc 2000 CarswellNat 2512 C F P I le juge Pelletier paragraphe 46 80 Compagnie G n rale des tablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc 2000 CarswellNat 2512 C F P I le juge Pelletier paragraphe 46 81 Compagnie G n rale des tablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc 2000 CarswellNat 2512 C F P L le juge Pelletier paragraphe 50 82 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 30 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com
4. 372 Mc signifie marque de commerce 373 Stikeman Elliott c Boulangerie Au Pain Dor Lt e 2007 64 C P R 4th 374 Div art 45 agent d audience J Carri re voir galement A W Allen Lid c Warner Lambert Canada Inc 1985 6 C P R 3d 270 C F P I le juge Cullen pages 271 et 272 o la Cour a fait r f rence a l emploi d un ast risque a proximit d une marque de commerce qui renverrait a un texte identifiant la marque de commerce cette m thode pour identifier une marque de commerce n est toutefois pas obligatoire Par contre certains propri taires de marques y ont recours lorsqu il s agit d imposer a un licenci un texte faisant tat de l avis public mentionn au paragraphe 50 2 de la Loi 374 Rogers Bereskin amp Parr c Keds Corp 1986 9 C P R 3d 260 C F P I le juge Joyal page 264 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC d une marque de commerce ne fait pas en sorte que cette marque soit employ e sous une pr sentation particuli re ou avec des l ments d finis En effet une difficult que pr sente l emploi d un symbole d une abr viation ou d un ast risque a proximit d une marque de commerce est qu il n est pas toujours possible d identifier clairement quelle est la marque laquelle le symbole l abr viation ou l ast risque se
5. DROIT AFFAIRES qj Di SCIENCES l ARTS D AVOCATS AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE DEPUIS 1892 L ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE UN OUTIL IMPORTANT D ATTAQUE ET DE DEFENSE NE PAS PERDRE EN RAISON D UN REVAMPING D OU D UNE MISE JOUR DE LA PR SENTATION DE LA MARQUE PROT G E BARRY GAMACHE ROBIC S E N C R L AVOCATS AGENTS DE BREVETS ET D EMARQUE DE COMMERCE Advertisement is an absolute necessity of modern life and if it can be made beautiful as well as obvious so much the better for the makers of soap and the public who are likely to wash Aubrey Beardsley 1894 1 Introduction 2 Les avantages d un enregistrement de marque de commerce 2 1 Le r le de la marque de commerce 2 2 L tendue des droits octroy s par l enregistrement d une marque quelques notions pour mesurer les atouts de la marque enregistr e 2 2 1 Une description du monopole 2 2 2 Un monopole qui n est pas limit en raison d un contexte d emploi 2 2 2 1 nonc du principe CIPS 2009 Avocat et agent de marques de commerce Barry Gamache est un des associ s de ROBIC S E N C R L un cabinet multidisciplinaire d avocats d agents de brevets et d agents de marques de commerce L auteur remercie madame Rita Goedike pour toutes les heures consacr es a la mise en page et la r vision de ce texte durant sa pr paration entre le 6 novembre 2008 et le 9 septembre 2009 Publi dans
6. 1 Nonobstant l article 12 15 1 Notwithstanding section 12 or ou 14 les marques de commerce 14 confusing trade marks are cr ant de la confusion sont registrable if the applicant is the enregistrables si le requ rant est owner of all such trade marks which le propri taire de toutes ces shall be known as associated trade marques appel es marques de marks commerce li es 74 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphes 53 et 74 voir galement NPS Pharmaceuticals Inc c Biofarma soci t par actions simplifi e 2009 CF 172 C F le juge Lemieux avis d appel produit le 23 mars 2009 au dossier A 148 09 des dossiers de la Cour d appel f d rale dans cette affaire la Cour a reproduit certains passages des motifs du juge Binnie 75 Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc 2006 CarswellNat 2087 C O M C agente d audience J W Bradbury paragraphes 28 et 29 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 25 ROBIC 2 Lors de l enregistrement de toute marque de commerce li e une autre marque de commerce d pos e une mention de l enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l inscription d enregistrement de l autre marque de commerce 3 Aucune modification du registre consignant un changement dans la propri t ou le nom
7. The owner must only continue to use the mark in a manner that preserves its consumer recognition of distinctiveness 3 4 En d autres mots l acheteur doit reconna tre dans la marque employ e les m mes l ments distinctifs de la marque enregistr e C est donc en gardant l esprit ces nuances sur la confusion qu on devrait lire le test labor en 1992 qui parle de confusion de m me que celui de 1985 dans l arr t Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull S A 559 qui mentionne le crit re pratique fond sur l examen des deux marques pour d terminer si elles identifient ou pas des marchandises ayant la m me origine 346 Voir titre d exemple l arr t Benson amp Hedges Canada Limited c St Regis Tobacco Corporation 1969 R C S 192 o le juge Pigeon a crit la page 202 qu il y avait une probabilit de confusion entre les marques GOLDEN CIRCLET et GOLD BAND toutes deux associ es des produits du tabac notamment en raison des id es sugg r es par les deux marques 347 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 2006 1 R C S 824 348 Dreyfus Fund Inc c Royal Bank of Canada 525 F Supp 1108 1981 349 Cet extrait est reproduit la page 70 des motifs du juge MacGuigan dans l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 350 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pou
8. appelante L action de l appelante a t rejet e en premi re instance Selon le juge du proc s l appelante n avait pas prouv les l ments n cessaires son recours pour commercialisation trompeuse Le juge du proc s a pris toutefois la peine de noter que l enregistrement dont b n ficiait l intim e ne la mettait pas labri d une 229 Building Products Ltd c BP Canada Ltd 1961 36 C P R 121 C de I E le juge Cameron page 133 230 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 60 ROBIC ordonnance visant a faire cesser des gestes de commercialisation trompeuse si par ailleurs les l ments de cette action avaient t prouv s La Cour d appel de l Ontario a confirm le rejet de l action de l appelante mais pour des motifs enti rement diff rents Selon le juge Carthy le fait pour l intim e de d tenir une marque de commerce enregistr e qui permettait l emploi la base du grief de l appelante constituait dans les circonstances une d fense absolue l action pour commercialisation trompeuse intent e par l appelante Selon les motifs du juge Carthy la jurisprudence canadienne qui avait pr alablement adopt un point de vue contraire231 se fondait sur la l gislation anglaise C
9. e Fletcher Leisure Group Inc c Protos International Inc 4 4 ou il a t d cid que l emploi de marques graphiques SUN ICE valait emploi de la marque nominale SUN ICE Parmi les emplois de marques graphiques relev s par le registraire il y avait le suivant qui n a toutefois pas t sp cifiquement d crit comme valant emploi de la marque nominale SUN ICE 412 Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd c o b as Muskoka Fine Watercraft and Supply Co 2001 11 C P R 4th 489 C F P I le juge O Keefe page 500 413 Credit Union Central of Canada c Bank of Montreal 2001 12 C P R 4th 275 C O M C agent d audience M Herzig page 281 414 Fletcher Leisure Group Inc c Protos International Inc 2004 CarswellNat 1743 C O M C agent d audience M Herzig paragraphes 8 et 9 d sistement d appel produit le 26 juillet 2006 au dossier T 1315 04 des dossiers de la Cour f d rale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC i e Alpha Sportswear Ltd c Alpha Industries Inc 4 5 o il a notamment t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale ALPHA YALPHA e Vincor International Inc c Cerveceria Nacional Dominicana C por A 6 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale PRESIDENT PRESIDENT Gearon 4 la mage C
10. l appel a l encontre d une d cision du registraire rendue en vertu de l article 45 de la Loi et qui avait maintenu au registre l enregistrement de la marque SECRET SUMMER COOL en liaison avec la vente de collants et de bas pour dames Dans cette affaire la preuve r v lait une certaine distance entre l expression SUMMER COOL et le mot SECRET sur les exemples d emploi L agente d audience qui repr sentait le registraire avait maintenu l enregistrement en concluant que e l expression SUMMER COOL n tait pas ce point loign e du mot SECRET 440 Dunsmuir c Nouveau Brunswick 2008 1 R C S 190 441 Dunsmuir c Nouveau Brunswick 2008 1 R C S 190 paragraphe 47 442 Filodoro Calze S p A c Manufacturier de bas de nylon Doris lt e Doris Hosiery Mills Ltd dossier T 537 98 1998 12 02 C F P I le juge Rothstein 443 Le juge Rothstein a t nomm la Cour d appel f d rale le 21 janvier 1999 et la Cour supr me du Canada le 1er mars 2006 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 135 ROBIC e lexpression SUMMER COOL n tait pas s par e du mot SECRET par un autre l ment Elle avait de plus fait r f rence l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 444 ainsi qu l arr t Honey Dew Limited c Rudd 45 pour analyser la situation
11. les diff rences et d un point de vue pratique par l valuation de la probabilit de confusion qui serait cr e ou pas aupr s d un acheteur non averti en raison de l emploi de la variante La Cour a galement mentionn le paragraphe 7 e du Lanham Ac 3 des tats Unis qui permet d amender un enregistrement de marque du moment que tel amendement does not alter materially the character of the mark 324 ce qui selon la Cour est conforme ce que les tribunaux canadiens ont exig au niveau des diff rences acceptables entre une marque enregistr e et sa variante employ e alors qu il n y a pas de disposition quivalente dans la l gislation canadienne permettant d enregistrer une variation ou un amendement l enregistrement original 3 2 3 1 Le test applicable Appliquant les crit res pos s par la jurisprudence canadienne examin e le juge MacGuigan a effectu l analyse suivante Looking at the facts of this case in the light of the Canadian law which emphasizes the maintenance of identity and recognizability and the preservation of dominant features can respectfully conclude only that the trial judge committed a palpable and overriding error in finding that the visual impact of the two designs is substantially different My conclusion would not be weakened if were to take account of the American standard of the the same continuing commercial impression The two designs are different admitte
12. troit que la directive au jury en cause dans Sellars ou aussi large que le test tabli par l arr t Oakes Les remarques incidentes n ont pas et ne sont pas cens es avoir toutes la m me importance Leur poids diminue lorsqu elles s loignent de la stricte ratio decidendi pour s inscrire dans un cadre d analyse plus large dont le but est manifestement de fournir des balises et qui devrait tre accept comme faisant autorit Au del il s agira de commentaires d exemples ou d expos s qui se veulent utiles et peuvent tre jug s convaincants mais qui ne sont certainement pas contraignants comme le voudrait le principe Sellars dans son expression la plus extr me L objectif est de contribuer la certitude du droit non de freiner son volution et sa cr ativit La th se voulant que chaque nonc d un jugement de la Cour soit trait comme s il s agissait d un texte de loi n est pas tay e par la jurisprudence et va l encontre du principe fondamental de l volution de la common law au gr des situations qui surviennent 250 R c Henry 2005 3 R C S 609 paragraphe 57 251 Voir ce sujet Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F 252 Fffigi Inc c Canada Procureur g n ral 2004 CF 1000 C F le juge Shore paragraphe 43 confirm par Effigi Inc c Canada Procureur g n ral 2005 CAF 172 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr
13. 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 44 ROBIC violating his rights is doing so without negligence or fault The injunctive portion of the claim should not be weakened for that reason and we conclude as does the Court of Appeal in Montreal Auto Prix Inc that proof of a fraudulent intent or malice on the part of the defendant is not required 168 Toutefois comme la Cour d appel du Qu bec l a soulign au paragraphe 24 de l arr t 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 169 lorsqu il s agit des trois l ments d montrer dans le cadre d une action pour commercialisation trompeuse les m mes exigences demeurent si la question est abord e en invoquant l article 1457 du Code civil du Qu bec170 Par contre la responsabilit civile peut tre engag e en cas de faute r alis e de bonne foi Ainsi quelles que soient les dispositions invoqu es voil pourquoi il est sans doute utile d aborder la question de la confusion due une repr sentation trompeuse sous l angle du comportement de la d fenderesse pour d terminer s il y a eu manquement l exigence du devoir de se bien comporter l gard d autrui tel qu valu par le juge171 C est dans le cadre de cet examen que la Cour d terminera si la d fenderesse a t n gligente ou insouciante et a commis une faute m me de bon
14. 3894207 Canada Inc 247 la Cour a unanimement confirm les d cisions des tribunaux inf rieurs de rejeter l opposition de la soci t Mattel Inc l enregistrement d une marque graphique BARBIE S pour des services de restauration dans Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 48 elle a confirm unanimement l aussi le rejet des diff rents recours de Veuve Clicquot Ponsardin incluant sa demande d injonction permanente en vertu de la Loi sur les marques de commerce l encontre d un regroupement de boutiques de v tements pour dames qui employait la marque CLIQUOT pour annoncer ses services Dans chacun de ces litiges la Cour supr me a consid r l tendue de la protection qui doit tre reconnue aux marques c l bres Toutefois dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin la Cour supr me dans certaines remarques incidentes a galement revu l tendue des droits octroy s par l enregistrement d une marque en vertu de l article 243 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont 244 Distech C V A C inc c Distech Contr les inc 2006 QCCS 5010 C S Q le juge H bert paragraphes 78 et 80 245 Distech C V A C inc c Distech Contr les inc 2006 QCCS 5010 C S Q le juge H bert paragraphe 130 246 Distech C V A C inc c Distech Contr les inc 2006 QCCS 5010 C S Q le juge H bert paragraphe 137 247 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 24
15. A titre d exemple dans l arr t Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c Lexus Foods Inc 33 le juge Linden de la Cour d appel f d rale a crit ce sujet 11 Supposons qu une personne fabrique une automobile et la nomme Lexus sans savoir qu une marque de commerce comprenant le m me mot a d j t enregistr e Cela pourrait il constituer une d fense une action en contrefa on ou un motif pour conclure qu il n y a pas de confusion Je ne le pense pas Il y a confusion ou il n y en a pas La d cision ne peut tre fond e 132 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 101 183 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c Lexus Foods Inc 2001 2 C F 15 C A F demande d autorisation d appel la Cour supr me du Canada refus e le 12 juillet 2001 au dossier 28376 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 37 ROBIC sur la connaissance qu on peut ou non avoir de l existence d une marque de commerce Il n existe pas de doctrine de mens rea dans le domaine des marques de commerce 134 Dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 55 le juge Binnie a galement soulign qu en mati re de confusion lorsqu il est question d une marque enregistr e comme celle que d tenait l appelante dans cette affaire pour ses poup es vendues sous la c l bre ma
16. Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 93 ROBIC Limited avait requis enregistrement au Canada d une marque de commerce Cette marque tait compos e de la repr sentation d un pingouin qui aurait t utilis e en relation avec certains articles vestimentaires Cette demande est parvenue enregistrement en 1981 sous le num ro TMA 261 104 apr s quoi elle a t c d e de Stanfield s Limited a Munsingwear Inc tandis que Standfield s Limited tait enregistr e a titre d usager inscrits12 Par contre d s avant 1982 c est une variante de la marque enregistr e qui aurait t employ e Le 28 juin 1985 lorsqu elle a r alis que la marque de commerce qui tait appos e sur ses articles vestimentaires vendus au Canada diff rait de sa marque enregistr e en 1981 Munsingwear Inc a produit une nouvelle demande en vue d obtenir l enregistrement de la version modifi e de cette marque de commerce demande qui tait toujours en instance au Bureau des marques lorsque la Cour d appel f d rale a rendu sa d cision le 8 juillet 1992 La demande de Promafil Canada Lt e visait donc obtenir la radiation de l enregistrement TMA 261 104 pour ce que la juge de premi re instance a d crit comme le pingouin mince le slim penguin La version modifi e de la marque a t d crite comme le pingouin corpulent le corp
17. Dans ses motifs du 2 d cembre 1998 le juge Rothstein a d abord indiqu que le juge dans le cadre d un appel doit faire montre d une certaine retenue l endroit de la d cision de l agente d audience Il a par la suite rejet l appel en s exprimant ainsi 6 Compte tenu de la preuve pr sent e devant moi et des arguments expos s par les avocats j en arrive la m me conclusion Il est vrai que le dessin des lettres du mot SECRET et celui des mots SUMMER COOL figurant au recto de l emballage sont un tant soit peu diff rents Toutefois l endos de l emballage les mots sont suffisamment pr s l un de l autre sans tre s par s par un mot tranger pour inciter un acheteur croire que la marque de commerce SECRET SUMMER COOL en soi est employ e A mon avis cette preuve suffit d montrer l emploi de la marque de commerce aux fins de l article 45 447 L enregistrement a donc t maintenu puisque la preuve d emploi r v lait un emploi de la marque de commerce SECRET SUMMER COOL en soi 3 4 2 L affaire Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada It e 2002 Dans laffaire Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada It e 4 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi la soci t Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada lt e devait d montrer l emploi de sa marque de commerce
18. En raison de l article 50 de la Loi cet emploi de la marque de commerce en liaison avec les services de courtage immobilier commercial de Royal Lepage est r put un emploi de la marque de commerce au Canada par C amp W Cushman amp 459 Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation 2004 CF 210 C F le juge Harrington paragraphes 44 45 460 Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation 2004 CF 210 C F le juge Harrington paragraphe 55 461 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F 462 Wakefield Realty Corporation c Cushman amp Wakefield Inc 2004 CAF 415 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 141 ROBIC Wakefield Inc en liaison avec une soci t de courtage immobilier commercial Le juge des requ tes tait donc fond conclure comme il l a fait au paragraphe 37 de ses motifs que le nom Cushman amp Wakefield seul ou combin avec le terme Worldwide tait bien connu au Canada dans les milieux concern s Cette conclusion appuie ses conclusions relatives a la mesure dans laquelle la marque Cushman amp Wakefield tait connue et la p riode pendant laquelle elle avait t employ e au Canada 463 Dans cette affaire l
19. Par contre un changement jug mineur la pr sentation d une marque de commerce pourrait avoir un impact important sur le caract re distinctif de la marque titre d exemple dans la d cision Bacardi amp Co Ltd c Jack Spratt Mfg Inc 531 de 1984 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque BIANCARDI valait emploi de la marque BIAN CARDI que la requ rante souhaitait enregistrer Toutefois puisque BIANCARDI est un nom de famille alors que BIAN CARDI ne l est pas le registraire a indiqu que la diff rence entre les deux marques dans ce cas pouvait avoir un impact sur le caract re distinctif de la marque BIANCARDI Pour cette raison selon ses motifs effectuer un changement mineur une marque comme par exemple ajouter ou enlever un trait d union n est pas sans cons quence ce sujet rappelons que actuelle r gle 31b du R glement sur les marques de commerce pr voit qu une modification une demande d enregistrement de marque de commerce n est pas permise si elle modifie la marque sauf a certains gards qui n en changent pas le caract re distinctif ni n influent sur son identit En raison de cette r gle il ne serait donc pas possible dans certaines circonstances de modifier par un changement mineur une marque de commerce mentionn e dans une demande d enregistrement puisqu un tel changement pourrait avoir un effet sur le caract re di
20. Wood Wheeler Inc 2007 3 4 10 L affaire BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc 2007 3 4 11 L affaire Fairweather Lid c Registraire des marques de commerce 2007 3 4 12 Les crit res retenus un constat 3 5 Le registraire et le revamping 3 5 1 Des changements mineurs la pr sentation de certains mots 3 5 1 1 L ajout ou l omission d un S marquant le pluriel ou en anglais le possessif 3 5 1 2 L emploi du masculin plut t que du f minin 3 5 1 3 L emploi d un mot ou de deux 3 5 1 4 La pr sence ou l absence d un trait d union ou d un symbole quivalent 3 5 1 5 La pr sence ou l absence de points 3 5 1 6 L ajout ou l omission d un article ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC 3 5 1 7 Des mots invers s 3 5 1 8 L ajout de chiffres 3 5 2 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements n ont pas t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce 3 5 3 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce 3 5 4 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements n ont pas t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce 3 5 5 Des marques de comm
21. circonstances aff rentes la marque mentionn es par le registraire L enregistrement pr voit l octroi du monopole d crit l article 19 de la Loi qui consacre le droit exclusif du propri taire l emploi de sa marque en relation avec les marchandises ou services sp cifi s l enregistrement Ainsi si le propri taire se sert de sa marque enregistr e proximit d une autre marque dans le cadre de ses activit s courantes la pr sence de cette autre marque n affecte pas le droit exclusif obtenu grace l enregistrement De plus si cette autre marque n est plus employ e proximit de la marque enregistr e cela n a galement aucun effet sur le droit exclusif pr vu par l article 19 de la Loi En r sum ce droit exclusif n est pas tributaire du contexte d emploi Comme nous l avons vu ce principe est galement pertinent lors de l examen d une all gation de confusion entre une marque enregistr e et une autre marque 2 2 2 7 Plus d une marque peut tre enregistr e et employ e par un m me propri taire En ce qui concerne la protection offerte par l article 19 de la Loi les propri taires de marques peuvent bien s r enregistrer autant de marques de commerce qu exigent leurs besoins d affaires respectifs un fait implicitement confirm par l article 15 de la Loi qui permet l enregistrement de marques cr ant de la confusion entre elles si elles sont d tenues par le m me propri taire 15
22. ciser les modalit s notamment le d lai de transmission de cette preuve Le R glement sur les marques de commerce pr voit certaines dispositions en ce qui concerne la modification d une demande d enregistrement d une marque de commerce selon qu elle est produite avant ou apr s l annonce de cette demande dans le Journal des marques de commerce La r gle 31b qui utilise des termes similaires ceux du paragraphe 14 2 de la Loi nonce le principe suivant 31 La modification d une 31 No application for the demande d enregistrement d une registration of a trade mark may be marque de commerce n est pas amended where the amendment permise si elle vise l un des would change objectifs suivants b the trade mark except in b modifier la marque de respects that do not alter its commerce sauf a certains gards distinctive character or affect its qui nen changent pas le caract re identity distinctif ni n influent sur son identit Par contre titre d exception la r gle 31b la r gle 32a qui vise les marques qui ont t publi es aux fins d opposition offre l avantage de la clart 32 La modification d une 32 No application for the demande d enregistrement d une registration of a trade mark may marque de commerce n est pas be amended after it has been permise apr s l annonce de la advertised in the Journal to demande dans le Journal si elle change vise selon l
23. de commerce enregistr e si la Cour conclut que deux marques cr ent de la confusion un contexte visuel o les marques sont pr sentes par exemple des bo tes aux couleurs diff rentes ne peut transformer celles ci en marques qui ne cr ent pas de confusion Par contre en mati re de commercialisation trompeuse comme l alin a 7b de la Loi le mentionne il faut d terminer si une partie appelle l attention du public sur ses marchandises ou services de mani re causer ou vraisemblablement causer de la confusion au Canada D ailleurs cette derni re disposition l expression marque de commerce n est m me pas utilis e ce qui sugg re que la Cour peut valuer la totalit du contexte d emploi de chaque partie lorsqu une marque est en cause 2 3 2 2 La pertinence du comportement de la d fenderesse Il y a une autre distinction importante entre une action fond e sur la contrefa on d une marque de commerce enregistr e et celle fond e sur la commercialisation trompeuse lorsque la demanderesse ne dispose pas d une marque enregistr e dans le premier cas il n est gu re n cessaire d analyser le comportement de la d fenderesse pour d terminer si tous les l ments de ce recours ont t tablis En effet en mati re de contrefa on d une marque de commerce enregistr e il suffit d examiner s il existe une probabilit de confusion entre les marques en cause selon le test labor aux articles 20 et 6 de la Loi
24. dure d opposition en vertu de l article 38 ou d une proc dure de radiation en vertu de l article 45 ou encore d une proc dure de radiation judiciaire en vertu de l alin a 18 1 c et de l article 57 de la Loi la d cision Nightingale Interloc ou encore certains arr ts de principe souvent les m mes sont constamment mentionn s pour trancher la question Finalement l agent d audience a soulign que si les changements apport s par le propri taire de la marque enregistr e sont requis par une autre loi des changements qui seraient plus que mineurs pourraient tre tol r s 3 2 2 L arr t Pegistraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull S A de la Cour d appel f d rale 1985 Moins d un an apr s la d cision Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd la Cour d appel f d rale du Canada s est pench e sur un probleme de variation dans l emploi d une marque de commerce enregistr e et a galement abord la question de savoir s il tait pertinent de d terminer si la marque modifi e tromperait ou non le public un point qui faisait l objet du deuxi me principe de la d cision du registraire dans l affaire Nightingale Interloc Dans Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull S A 2 la Cour d appel f d rale entendait un appel dans le cadre d une proc dure en vertu de l article 45
25. dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante SOREL KAUFMAN CANADA Une preuve d emploi montrant la marque de commerce pr c demment reproduite sans toutefois les mots KAUFMAN CANADA et la feuille d rable dans la partie inf rieure de la marque a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e Les caract ristiques dominantes de la marque soit lours le demi cercle fonc le mot SOREL ainsi que la barre horizontale sous le mot SOREL avaient t pr serv es dans la marque employ e e Dans Stikeman Elliott LLP c Haydock59 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante ermirctemp Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e envirotemp inc Dans ses motifs le registraire a relev que la pr sence du symbole apr s le mot envirotemp transmettait clairement le message l acheteur que la marque de commerce n incluait pas le mot inc De plus selon le registraire le carr comprenant la feuille d rable devant le mot envirotemp serait per u comme une autre marque de commerce Il semblait s agir toutefois d un cas limite Par contre un
26. emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e Selon le registraire l ajout du mot LONDON n induirait pas le public en erreur e Dans 88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante CHARLESTON CHEW Une preuve d emploi montrant les mots CHARLESTON CHEW sur une m me ligne dans des lettres de m me dimension et sans point d exclamation a t jug e comme une preuve d emploi acceptable de la marque enregistr e par le registraire e Dans Riches McKenzie amp Herbert LLP c Scott Bathgate Ltd 594 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante CAN D MAN Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e 593 88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc 2006 56 C P R 4th 76 Div art 45 agente d audience D Savard pages 79 et 80 594 Riches McKenzie amp Herbert LLP c Scott Bathgate Ltd 2007 CarswellNat 5032 Div art 45 agente d audience J W Bradbury paragraphes 9 a 11 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Cana
27. en association avec diff rents produits pour fumeurs riendl TL Cannabis Culture Shop La requ rante demandait aussi l enregistrement d une deuxi me marque soit la marque graphique CANNABIS CULTURE SHOP ci apr s reproduite Cannabis Culture Shop 546 Spencer Law Firm c Canadian Imperial Bank of Commerce 2007 63 C P R 4th 136 Div art 45 agent d audience J Carri re pages 138 et 140 547 Bereskin amp Parr c Red Carpet Food Systems Inc 2007 64 C P R 4th 234 Div art 45 agente d audience P H Sprung page 238 548 Avalon Sunsplash Ltd c The Friendly Stranger Corp 2007 66 C P R 4th 16 C O M C agent d audience M Herzig pages 18 et 20 avis d appel produits le 7 janvier 2008 aux dossiers T 19 08 T 20 08 et T 21 08 des dossiers de la Cour f d rale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 171 ROBIC Finalement la requ rante demandait galement l enregistrement d une troisi me marque soit la marque nominale CANNABIS CULTURE SHOP Pour les fins de la proc dure le registraire a consid r que l emploi de la marque graphique CANNABIS CULTURE SHOP valait emploi de la marque nominale CANNABIS CULTURE SHOP Toujours selon le registraire l emploi de la marque graphique FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP quivalait l emploi de la marque graphiqu
28. et National Car Rental System Inc c Megill Stephenson Co Ltd 9 une violation de l article 30 de la Loi en ce qui concerne les renseignements que doit contenir une demande d enregistrement ne constitue pas un motif d invalidit en effet le l gislateur a pr vu qu une violation de l article 30 constituait un motif d opposition en vertu de l article 38 de la Loi mais ce non respect n a pas t repris dans les motifs d invalidit de l article 18 de la Loi contrairement par exemple au motif de non enregistrabilit qui est pr sent la fois l article 18 et l article 38 de la Loi Dans le cadre d un recours fond sur l article 19 de la Loi ou encore sur l article 20 si la d fenderesse r ussit d montrer l invalidit de l enregistrement le tribunal rejettera la r clamation puisque l invalidit de l enregistrement constitue une d fense complete et enti re a un tel recours9 Si cette question est soulev e dans le cadre d une action en Cour f d rale et que l invalidit de l enregistrement de la demanderesse est d montr e la d fenderesse peut demander et obtenir dans le cadre d une demande reconventionnelle la radiation de l enregistrement en question par le biais de l article 57 de la Loi sur les marques de commerce et de l article 20 de la Loi sur les Cours f d rales qui attribuent la Cour f d rale une comp tence exclusive pour radier une inscription au registre
29. sence de la marque GOLESTAN TEA sur une tiquette Le registraire a consid r que cet emploi tait l emploi 549 Voir ce sujet Canadian Jewish Review Ltd c The Registrar of Trade Marks 1961 37 C P R 89 C de l E le juge Cameron voir galement la partie 3 3 du pr sent texte 550 Boughton Law Corp c Kittling Ridge Ltd 2007 65 C P R 4th 116 Div art 45 agente d audience P H Sprung pages 118 et 119 551 McCarthy T trault LLP c Rex Inc 2007 65 C P R 4th 46 Div art 45 agente d audience D Savard pages 52 et 53 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 172 ROBIC de la marque GOLESTAN puisque le mot tea n tait que le nom d un produit associ la marque e Dans Brett c Coors Global Properties Inc 552 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e COORS en association avec de la bi re et d autres produits Le registraire a consid r que l emploi de la marque graphique suivante valait emploi de la marque nominale COORS PASS e Date pe Por Hie ee NS En reconnaissant l emploi de la marque COORS le registraire a not que le mot LIGHT arborait un graphisme distinct et une couleur diff rente e Dans Paul Smith Intellectual Property Law c Sissel Hande
30. sous la marque d pos e c est dire le mot OMEGA sous la lettre grecque Q La dimension de la police du mot ELECTRONICS est plus petite que celle du mot OMEGA et de la lettre grecque Q 12 Compte tenu de la diff rence de dimension de la police et de la pr sence de traits oblongs entre la marque et le mot ELECTRONICS l agente d audience a conclu que l image composite constituait n anmoins l emploi de la marque OMEGA amp Design en soi 13 Ridout fait valoir que l agente d audience a err en droit et en fait en omettant de comparer la marque employ e et la marque d pos e contrairement l arr t Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l informatique Cll Honeywell Bull Soci t Anonyme 1985 4 C P R 3d 523 C A F Ridout pr tend que la marque qui comprend quatre l ments la lettre grecque Q le mot OMEGA les 477 D cision du registraire des marques de commerce du 30 septembre 2003 relativement l enregistrement LMCDF 05009 agente d audience D Savard pages 9 et 10 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 148 ROBIC traits oblongs et le mot ELECTRONICS doit tre envisag e comme un tout Selon Ridout les traits oblongs et le descripteur ELECTRONICS modifient sensiblement la marque de commerce au dela d une simple
31. toutefois l examen des activit s futures d une entreprise ne devrait pas comprendre de sp culations sur de nouvelles activit s possibles Alticor Inc c Nutravite Pharmaceuticals Inc 2005 CAF 269 C A F paragraphe 37 61 Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc 2001 2 C F 536 C F P l le juge McKeown confirm par Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats 2002 CAF 169 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 21 ROBIC dessins pr sents ailleurs sur les emballages de ses produits pour ce faire il a retenu les principes r gissant l action pour contrefa on que nous venons d examiner 32 Le demandeur all gue galement que l emballage pseudo italien de la d fenderesse qui a t utilis en liaison avec la marque de commerce Parma a eu l effet de diminuer le caract re distinctif de la marque avec les ann es Cependant la pr sentation utilis e en liaison avec une marque de commerce n est pas un facteur pertinent dans une action en contrefa on de marque de commerce 82 L emballage pseudo italien sur lequel tait appos e la marque PARMA n a donc pas t jug pertinent dans l appr ciation du caract re distinctif de celle ci Selon la Cour la m me r gle fondamentale nonc e dans l arr t Mr Submarine s appliqu
32. 1611864 Ontario Inc 2 2 que reconna tre que les titulaires de marques de commerce enregistr es sont l abri des injonctions interlocutoires parce que la Loi prot ge leurs droits jusqu ce que la marque soit d clar e invalide de mani re d finitive limiterait de mani re trop importante les pouvoirs de la Cour de prononcer des injonctions tout en largissant excessivement la protection pr vue par la Loi218 Qui plus est lorsqu il s agit de consid rer l opportunit d mettre une injonction interlocutoire les cours sont g n ralement r ticentes se prononcer sur la validit de tout enregistrement qui est contest 214 En r sum lorsque les gestes reproch s d bordent le cadre des droits conf r s par l enregistrement que d tiendrait une d fenderesse en vertu de l article 19 de la Loi l enregistrement ne met pas l abri d une ordonnance de la Cour 2 4 2 L enregistrement comme moyen de d fense Qu en est il toutefois lorsque les agissements reproch s un marchand sont justement ceux pour lesquels celui ci a obtenu un droit exclusif par le biais d un enregistrement c est dire l emploi de la marque de commerce qui fait l objet d un enregistrement pour les m mes marchandises ou services mentionn s celui ci Selon la jurisprudence l emploi d une marque de commerce d pos e constitue une d fense absolue l encontre d une action pour commercialisation trompeuse lorsqu il 211 Agrop
33. 19 et l article 20 de la Loi cette derni re disposition emp che l emploi d une marque cr ant de la confusion avec la marque enregistr e selon certaines conditions nonc es par le l gislateur L enregistrement facilite galement la preuve du titre de propri t relativement une marque de commerce Sur cette question du titre de propri t dans l affaire Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A le juge Martineau de la Cour f d rale a voqu la pr somption r futable il est vrai tablie au paragraphe 54 3 de la Loi voulant qu uJne copie de l inscription de l enregistrement d une marque de commerce fait foi des faits y nonc s et de ce que la personne y nomm e comme propri taire est le propri taire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la r gion territoriale qui y sont indiqu es 31 Le propri taire d une marque de commerce enregistr e b n ficie de cette pr somption avantageuse nonc e l article 54 de la Loi 2 2 2 Un monopole qui n est pas limit en raison d un contexte d emploi La protection conf r e par l enregistrement d une marque de commerce ne varie pas en raison d un contexte d emploi D s qu il est question des droits d coulant d un enregistrement il faut plut t examiner ce que le monopole octroy gr ce l article 19 de la Loi permet au propri taire de la marque enregistr e de faire avec celle ci en association avec les marchandises
34. 2 C P R 8d 535 T M O B at pp 538 9 449 Devant le registraire la partie qui demandait la radiation de l enregistrement a soulign que l ajout des mots par by Moores que l agente d audience avait not dans ses motifs pouvait indiquer aux membres du public que les produits en question provenaient d une source autre que le propri taire inscrit de la marque de commerce Sur cette question l agente d audience a indiqu que la pr sence des mots par by Moores serait sans doute analys e dans l examen du caract re distinctif de la marque un point toutefois non pertinent dans le cadre d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi De toute fa on la preuve r v lait que le propri taire tait celui qui avait confectionn les articles vestimentaires qui portaient la marque de commerce enregistr e Le registraire a donc conclu que l emploi de la marque avait t d montr par le propri taire et a maintenu l enregistrement au registre Par suite d un appel devant la Cour f d rale le juge Martineau a conclu que cette d cision du registraire tait raisonnable et s appuyait sur la preuve au dossier La preuve additionnelle produite devant la Cour corroborait d ailleurs les conclusions de faits du registraire de toute fa on quelle que soit la norme de contr le applicable le juge Martineau a conclu que la d cision du registraire n tait ni d raisonnable ni manifestement erron e En plus de men
35. 27 ROBIC ceux mentionn s l enregistrement de son c t l article 20 permet d emp cher l emploi d une marque cr ant de la confusion avec une marque de commerce enregistr e84 donc d emp cher l emploi d une marque qui n est pas n cessairement identique la marque enregistr e tandis que l article 22 pr voit un recours pour emp cher la d pr ciation de l achalandage attach une marque de commerce enregistr ess En r sum lorsqu une marque de commerce est enregistr e il faut consid rer ce que l enregistrement permet a son propri taire de faire Ce principe g n ral s applique chaque marque enregistr e y compris a chaque marque enregistr e d un m me propri taire 2 2 3 Une exception mentionn e l article 19 de la Loi sur les marques de commerce cons quences d une invalidit de l enregistrement pour la demanderesse qui l invoque En plus des exceptions pr cis es aux articles 21 32 et 67 de la Loi l article 19 mentionne que si l invalidit de l enregistrement est d montr e son propri taire perd le b n fice du droit exclusif en ce qui concerne l emploi de la marque enregistr e L article 18 de la Loi nonce les motifs d invalidit d un enregistrement 18 1 L enregistrement d une 18 1 The registration of a trade marque de commerce est mark is invalid if invalide dans les cas suivants a the trade mark was not a la marque de commerce registrable at the date
36. 3 du pr sent texte 3 5 5 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce Consid rons maintenant une s rie de d cisions o l emploi d une marque de commerce graphique enregistr e ou all gu e selon le cas n a pas t reconnu par le registraire en raison de certains ajouts ou autres changements la marque qui ont fait en sorte que celle ci n tait plus reconnaissable selon les crit res que nous avons examin s e Dans Fetherstonhaugh amp Co c Sum Spec Canada Ltd une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante Le registraire n a pas consid r que l emploi de la marque de commerce suivante tait l emploi de la marque de commerce enregistr e PURE Lite Selon le registraire les diff rences entre les deux marques taient tr s significatives 600 Fetherstonhaugh amp Co c Sum Spec Canada Ltd 2001 11 C P R 4th 268 Div art 45 agente d audience D Savard pages 270 et 271 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 198 ROBIC i e Dans Osler Hoskin amp Harcourt c Sears Canada Inc 501 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire
37. 378 Borden Elliot Scott amp Aylen c Greb International and Co Limited Partnership 2001 18 C P R 4th 150 Div art 45 agente d audience D Savard page 152 379 Sports Network Inc c Abalene Sales amp Promotions Ltd 2002 CarswellNat 4962 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 18 20 380 Fasken Martineau DuMoulin LLP c AGF Management Ltd 2003 29 C P R 4th 411 Div art 45 agente d audience D Savard pages 414 et 415 381 Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S 2005 CarswellNat 1246 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphe 10 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 116 ROBIC e Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S382 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi o le registraire a not la pr sence du symbole a proximit de la marque NOVOLIN PEN l emploi de cette marque a t reconnu malgr le voisinage d autres l ments en l occurrence JUNIOR ou 3 e Desjardins Ducharme Stein Monast c Baird Neece Packing Corporation383 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi o le registraire a not la pr sence du symbole proximit de la marque POCAHONTAS lemploi de cette marque a t reconnu malgr le voisinage d un autre l ment Par contre la pr sence d un ast risque identifiant une marque de commerce d une
38. 55 de ses motifs dans l arr t Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp 1998 3 C F 534 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 69 ROBIC le propri taire d une marque enregistr e qui serait mise en vertu de l article 22 de la Loi qui permet de faire cesser une mani re d emploi Un autre aspect int ressant de l arr t Veuve Clicquot Ponsardin au sujet du droit octroy par un enregistrement en vertu de l article 19 de la Loi et voqu par le juge Binnie au paragraphe 16 de ses motifs est son allusion au fait qu un enregistrement durant la vie de celui ci prot gerait son titulaire de toute demande d indemnisation pour la p riode durant laquelle l enregistrement aurait t en vigueur Sur cette question il y a quelques d cennies en 1968 il avait t nonc que si l enregistrement d une marque de commerce est invalide l article 19 ne donne alors aucune protection son titulaire une fois que cette invalidit a t constat e puisque la protection s applique seulement l enregistrement d une marque sauf si son invalidit est d montr e en anglais unless shown to be invalid et non pas jusqu ce que son invalidit soit d montr e Ce point de vue a t d crit par le juge Jackett dans une note infrapaginale de la d cision Gat
39. Au sujet de ce dernier exemple le registraire na toutefois pas pu d terminer si ce dessin comprenant la marque EVOLUTION tait employ avec l un ou l autre des articles vestimentaires vendus par le propri taire Toutefois l enregistrement a t maintenu pour certains produits dans la mesure o la marque EVOLUTION tait pr sente sur des factures Dans Aloette Cosmetics Inc c Medique Cosmetics Inc 5 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante all guait l emploi de sa marque ALOEVITE en association avec des produits hydratants pour le visage La preuve r v lait que la requ rante se servait plut t de l expression MEDIQUE ALOEVITE FACE CREAM TM de m me que de MEDIQUE ALOEVITE dans le cadre d un d but de commercialisation de ses produits Apr s examen de la documentation produite le registraire a consid r que cette preuve d emploi ne concordait pas avec l emploi all gu de la marque de commerce ALOEVITE Dans Borden Co c Shenzhen Taitai Pharmaceutical Industry Co 578 un cas de proc dures en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait notamment d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e EAGLE S BRAND en association avec des produits a base de ginseng Apres avoir examin la preuve d emploi le registraire a consid r que l emploi du mot EAGLE sans le mot BRAND ne valait pas emploi de la marque EAGLE S BRAND 577 Aloette
40. Bull S A 1985 1 C F 406 C A F 429 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 430 Ne seront toutefois pas examin es les d cisions qui ont d j fait l objet de commentaires par Barry Gamache Le Revamping d une marque de commerce cons quences d une variation dans l emploi 2001 14 C P I 157 431 Dunsmuir c Nouveau Brunswick 2008 1 R C S 190 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 132 ROBIC Dans l affaire Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation en examinant la jurisprudence de la Cour d appel f d rale sur la question le juge Harrington de la Cour f d rale a identifi la norme de contr le applicable a une d cision du registraire des marques de commerce selon qu une preuve additionnelle est d pos e ou non devant la Cour 8 Le juge D cary a succinctement r sum l tat actuel du droit dans Christian Dior S A c Dion Neckware Ltd 2002 CAF 29 20 C P R 4 155 au paragraphe 8 La norme de contr le applicable dans le cas des d cisions du registraire qui rel vent de son champ d expertise qu elles soient fond es sur les faits sur le droit ou qu elles r sultent de l exercice de son pouvoir discr tionnaire est la norme de la d cision raisonnable simpliciter qui est synonyme de la norme de la d
41. CUSHMAN amp WAKEFIELD WORLDWIDE et conservait ainsi son individualit contrairement la marque BULL qui elle avait t subsum e dans la marque CII HONEYWELL BULL460 selon l examen effectu par la Cour d appel f d rale en 1985 dans l arr t Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull S A 4651 En ce qui concerne le sort de l opposition le juge Harrington a conclu que les marques de la demanderesse taient distinctives et qu il ny avait pas de confusion entre les marques respectives des parties L appel de Cushman amp Wakefield Inc a donc t accueilli Cette d cision du juge Harrington a t confirm e par la Cour d appel f d rale462 Dans ses motifs du 9 d cembre 2004 r dig s au nom de la Cour le juge Pelletier a fait allusion l emploi de la marque CUSHMAN amp WAKEFIELD WORLDWIDE en vertu d une licence octroy e par Cushman amp Wakefield Inc Royal LePage 9 La preuve dont le juge tait saisi r v lait que Royal Lepage avait beaucoup utilis la marque de commerce CUSHMAN amp WAKEFIELD WORLDWIDE en liaison avec le courtage immobilier commercial La marque de commerce apparaissait sur le papier lettres de Royal Lepage ainsi que sur ses cartes professionnelles et dans les revues dans lesquelles la soci t publiait le plus d annonces La marque apparaissait galement dans les annonces publi es continuellement dans les journaux
42. Co le registraire a exprim une id e semblable lorsqu il s agit d appr cier la probabilit de confusion entre marques de commerce dont l une est enregistr e Although the products and the containers of the parties are almost identical the applicant contended that the different colouring on the containers the use of different house marks and the slight difference in container height served to differentiate the products in the market place Although those factors may be of significance in a passing off action they are of little significance in considering the issue of confusion with a registered trade mark The wares of the applicant and the wares of the opponent must be compared as listed in the present application and the opponent s registration and not just in the particular form in which they have been marketed to date see the decisions in Mr Submarine Ltd v Amandista Investments Ltd 1987 19 C P R 8d 3 at pp 10 11 1988 3 F C 91 16 C I P R 282 C A Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien v Super Dragon Import Export Inc 1986 12 C P R 3d 110 at p 112 69 N R 234 1 A C W S 8d 434 F C A and Miss Universe Inc v Bohna 1994 58 C P R 3d 381 at pp 390 2 1995 1 F C 614 176 N R 35 CA The statements of wares of the parties are not restricted to a container of a particular size shape and colour nor are they restricted to use of the respective marks with a particular house m
43. Corp c The Timberland Company rendue par la Cour f d rale en 2005 Il s agissait d un appel devant la Cour f d rale d une d cision du registraire qui avait conclu la probabilit de confusion entre la marque TIMBER CREEK BY WRANGLER de la requ rante pour des chaussures et la marque enregistr e TIMBERLAND de lopposante pour des chaussures et des v tements Dans ses motifs le registraire avait crit qu il y avait une assez forte ressemblance entre les marques des parties que lune et lautre commen aient par le mot TIMBER et avaient toutes deux une connotation sylvestre Dans le cadre de son appel la requ rante qui soutenait qu il ny avait pas de confusion entre sa marque et la marque enregistr e de l opposante reprochait au registraire d avoir not dans ses motifs qu elle la requ rante minimisait les mots BY WRANGLER pour mettre plut t l accent sur les deux premiers l ments de sa marque soit les mots TIMBER CREEK 5 Selon la requ rante le registraire n aurait pas d tenir compte de cette circonstance qui semblait favoriser la position de l opposante puisque la marque que la requ rante souhaitait enregistrer ne minimisait pas la taille des mots BY WRANGER En d autres mots la requ rante soutenait que le registraire aurait du tenir compte de la totalit de l expression qu elle souhaitait enregistrer comme marque et non de la fa on dont elle s en servait un moment donn Cela dit le
44. Cour d appel f d rale48 par contre la Cour a accueilli l appel de la d fenderesse pour d autres motifs 3 4 11 L affaire Fairweather Ltd c Registraire des marques de commerce 2007 488 BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc 2007 CF 262 C F le juge suppl ant MacKay paragraphe 37 voir galement le paragraphe 59 489 Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc 2007 CAF 255 C A F paragraphe 24 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 155 ROBIC Dans cette affaire Fairweather Ltd c Registraire des marques de commerce la marque TARGET APPAREL enregistr e en association avec des v tements pour hommes avait t radi e par le registraire dans le cadre d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi Selon le registraire aucune preuve d emploi de la marque TARGET APPAREL n avait t produite Ce d faut d emploi r sultait de la faillite d un pr d cesseur de l actuel propri taire De plus aucune preuve satisfaisante n avait t produite devant le registraire expliquant les d marches par le nouveau propri taire pour reprendre l emploi de cette marque de commerce Lors de son appel devant la Cour f d rale le propri taire a produit une preuve pour corriger les lacunes not es par le registraire Selon la juge Mactavish cette nouvelle preuve r v lait que des mesures conc
45. D veloppements r cents en droit de la propri t intellectuelle 2009 Collection Service de la formation continue du Barreau du Qu bec Cowansville Blais 2009 Publication 396 1 Stanley Weintraub Beardsley A Biography New York George Braziller 1967 page 85 Le texte de l illustrateur A Beardsley 1872 1898 d o provient cet extrait est intitul The Art of the Hoarding et a t publi dans le New Review en juillet 1894 Voir galement Michael Ayrton British Drawings Aspects of British Art London Collins 1947 pages 54 55 Artist Beardsley Has Joined the Catholic Church The New York Times 13 avril 1897 page 9 o l ascension artistique de Beardsley tait soulign e a moins d un an de son d c s ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC 2 2 2 2 Les proc dures dans le cadre desquelles ce principe est pertinent 2 2 2 3 L exemple d une action pour contrefa on le cas MR SUBMARINE 2 2 2 4 L exemple d une proc dure devant la Cour f d rale pour obtenir la radiation d une marque enregistr e le cas PARMA 2 2 2 5 L exemple d une proc dure d opposition le cas PREDATOR 2 2 2 6 Selon la Cour supr me il faut examiner ce qu un enregistrement de marque permettrait son propri taire de faire 2 2 2 7 Plus d une marque peut tre enregis
46. Hood PINEAPPLE GATEAU RENVERSE Ll ANANAS Le registraire a li l enregistrement LMC 115 594 l enregistrement LMC 113 304 obtenu pr c demment puisqu il a sans doute conclu que les consommateurs taient susceptibles de croire que les m langes a g teaux vendus en association avec l une ou l autre de ces marques de type ROBIN HOOD provenaient de la m me source Si ces marques n avaient pas t d tenues par le m me propri taire l emploi de celles ci dans la m me r gion aurait vraisemblablement cr de la confusion au sens de l article 6 de la Loi Par contre pour d montrer l emploi de la marque enregistr e le 9 octobre 1959 il ne serait sans doute pas utile de prouver l emploi de la marque enregistr e le 20 f vrier 1959 compos e seulement de deux mots l un au dessus de l autre et pr tendre que cette marque a les m mes caract ristiques dominantes que la marque subs quemment enregistr e le 9 octobre 1959 qui comporte notamment la repr sentation d un personnage et d un morceau de g teau renvers l ananas Ainsi dans l hypoth se o une preuve d emploi tait exig e pour cette deuxi me marque 45 qui comporte de nombreux d tails une d monstration de l emploi de la seule marque du 20 f vrier 1959 ne serait sans doute pas jug e acceptable pour d montrer l emploi de la marque du 9 octobre 1959 selon le crit re des m mes caract ristiques dominantes ou encore selon le crit re qui exige
47. Kosie Prince 2007 CF 245 C F la juge Gauthier paragraphes 45 48 359 Le 15 ao t 2007 le bureau des marques de commerce a publi un nonc de pratique pr voyant notamment ce qui suit au sujet des d sistements pr vus par l article 35 de la Loi D sormais en g n ral le registraire n exigera plus de celui qui demande l enregistrement d une marque de commerce l inscription des d sistements conform ment l article 35 de la Loi sur les marques de commerce Les d sistements volontaires continueront d tre accept s Cet nonc de pratique pourrait tre interpr t comme une abdication par le registraire de ses attributions en vertu de l article 35 de la Loi A titre de cons quences pr visibles de cet nonc de pratique on peut citer un faux sentiment d exclusivit pour les titulaires de marques de commerce enregistr es qui auraient normalement d comporter un d sistement quant la portion non enregistrable de celles ci Voir ce sujet le commentaire intitul Au royaume de la confusion par Laurent Carri re publi dans le bulletin d information de LEGER ROBIC RICHARD S E N C R L t 2007 volume 11 no 3 l adresse http newsletter robic ca nouvelle aspx id 54 consult le 29 juin 2009 derni re consultation le 9 septembre 2009 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info rob
48. M C agent d audience J Carri re page 80 d sistement d appel produit le 22 f vrier 2007 au dossier T 142 07 des dossiers de la Cour f d rale 421 Glaskoch B Koch Jr GmbH amp Co KG c Anglo Canadian Mercantile Co 2006 CarswellNat 5363 C O M C agent d audience J Carri re paragraphe 14 422 Parlee McLaws LLP c Molson Canada 2007 CarswellNat 2251 Div art 45 agente d audience P H Sprung paragraphe 8 423 Platsch GmbH amp Co KG c A B Dick Co 2007 CarswellNat 2300 C O M C agente d audience C Tremblay paragraphe 11 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC GRAFIX e Liverton Hotels International Inc c Alicorp S A A 424 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale DIVA di e Great Western Brewing Co c Molson Canada 2005425 ou il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale RICKARD S BREW HOUSE at the Met e Restaurants Pacini Inc c Aulcorp Food Marketers amp Distributors Inc 426 o il a t d cid que l emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale PACINI PACINI 6 PACINI 424 Liverton Hotels International Inc c Alicorp S A A 2007 CarswellNat 4191 C O M C agente d audience J W Bradbury paragraphe 18 425 Gre
49. Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 454 Lors d un appel devant la Cour f d rale le propri taire a produit une preuve additionnelle qui a t examin e par le juge No l Dans ses motifs du 13 avril 2004 celui ci a not que la marque enregistr e n apparaissait sur aucun des exemples d emploi produits en preuve l exception des produits hydratants pour la peau sur lesquels nous reviendrons Par exemple sur certains produits on retrouvait la s rie de caract res chinois de la marque enregistr e mais sans les mots TWO GIRLS Sur d autres exemples on retrouvait seulement les mots Two Girls Brand Ailleurs les mots TWO GIRLS figuraient en haut de l endos d un emballage tandis que les caract res chinois apparaissaient au centre du panneau et taient s par s des mots TWO GIRLS par un texte descriptif libell en chinois et en anglais Le juge No l a conclu qu avec ces diff rents emplois le propri taire n avait pas conserv les caract ristiques dominantes de sa marque de commerce enregistr e Cette derni re n tait donc plus employ e En ce qui concerne les produits hydratants pour la peau le juge a indiqu qu une preuve de l emploi de la marque telle qu enregistr e avait t produite devant le registraire qui avait toutefois not qu on trouvait proximit de la marque des l ments suppl mentaires soit d autres caract res chinois il a donc t impossible pour le registraire
50. Par contre d terminer si une telle marque enregistr e ou all gu e est toujours employ e est une question de fait qui doit tre d cid e au cas par cas 3 6 L emploi de plusieurs marques de commerce enregistr es peut il tre d montr grace l emploi d une seule marque de commerce Dans l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 5 le juge MacGuigan a voqu la possibilit pour un propri taire d employer plusieurs variantes d une m me marque de commerce enregistr e As see it an almost identical second design does not have to be a replacement design it does not have to occupy the field It can coexist with the first design as happened here There may even be more than two almost identical designs in use at the same time 616 Si le propri taire d une marque de commerce enregistr e peut faire emploi de diff rentes variantes de cette m me marque de commerce qu en est il de la situation o le propri taire proc de l enregistrement de ces diff rentes variantes qui seront des marques li es selon l article 15 de la Loi mais qu il n emploie qu une seule de 614 Alibi Roadhouse Inc c Grandma Lee s International Holdings Ltd 1997 76 C P R 3d 327 C F P L le juge Teitelbaum page 339 615 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 616 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F page 71 ROBIC SENCRL 1001 S
51. Q la juge Richer paragraphe 106 100 Fran ois Grenier La juridiction exclusive de la Cour f d rale la juridiction concurrente de la Cour sup rieure proc dures simultan es en Cour sup rieure et en Cour f d rale les conflits de juridiction litispendance et suspension des proc dures les r gles particuli res de la Cour f d rale en mati re de propri t intellectuelle dans Barreau du Qu bec Service de la formation permanente D veloppements r cents en droit de la propri t intellectuelle 1991 Cowansville Les Editions Yvon Blais Inc 1991 pages 91 97 98 101 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 2006 1 R C S 824 paragraphe 5 102 Omega Engineering Inc c Omega SA Omega AG Omega Ltd 2006 CF 1472 C F le juge Blais paragraphes 12 et 13 103 Johnson S C and Son Ltd c Marketing International Ltd 1980 1 R C S 99 page 114 104 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 63 105 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 23 selon le juge LeBel l alin a 7b de la Loi est une disposition cr ant un droit d action de nature civile qui pour l essentiel codifie le d lit de commercialisation trompeuse en common law dans l arr t Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc 2007 CAF 255 C A F demande d autorisation d appel produite a la Cour supr me du Canada le 1er octobre 2007 au dossier 32286 d sistement produit le
52. Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 122 ROBIC L enregistrement d une marque nominale donne donc a son propri taire toute la souplesse n cessaire pour employer celle ci avec un graphisme qui peut tre modifi l occasion sans que les droits rattach s l enregistrement soient affect s Par contre si une marque de commerce compos e d un ou de plusieurs mots est enregistr e avec un graphisme particulier son propri taire devrait normalement toujours se servir de sa marque de commerce en association avec ce graphisme s il y a des changements dans le graphisme employ la question des variations se posera alors et les principes sur le sujet devront tre appliqu s comme nous le verrons plus loin en examinant certains exemples sur la question titre illustratif dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 42 aux paragraphes 12 75 et 88 de ses motifs le juge Binnie a not que l enregistrement d tenu par le fabricant de jouets prot geait la marque nominale BARBIE qui tait toutefois accompagn e dans la publicit et sur les emballages de dessins et d l ments graphiques distinctifs Les d cisions num r es ci apr s offrent l occasion de constater que l enregistrement d une marque sous une forme nominale ou encore all gation d emploi d une marque sous une forme nominale dans certains cas permet son propri taire de faire r f r
53. V tements Golden Brand Canada It e le juge Martineau a indiqu que la question de savoir si une marque enregistr e tait toujours employ e malgr certains changements tait une question mixte de faits et de droit qui doit tre tranch e en fonction des circonstances de l esp ce Quel est alors le r le de la Cour lorsqu elle entend l appel d une d cision du registraire sur cette question Dans les cas de cette nature m me si la Cour peut tirer des conclusions diff rentes de celles du registraire elle doit s en remettre l expertise de celui ci et refuser d intervenir dans la mesure o les conclusions du registraire sont par ailleurs raisonnables suivant l application de la norme de contr le pr c demment d crite moins bien s r d une preuve additionnelle qui aurait un effet sur les conclusions de faits du registraire Lorsqu il faut d terminer si une marque de commerce enregistr e qui fait l objet de variations est toujours employ e un test juridique doit tre appliqu des faits particuliers Voici d ailleurs en quels termes le juge L tourneau de la Cour d appel f d rale dans l arr t Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP48 a confirm les d cisions des instances inf rieures selon lesquelles une marque de commerce enregistr e tait toujours employ e malgr certaines variations dans l emploi de celle ci 6 La juge de la Cour f d rale a conclu l inst
54. abr viation ou encore d un symbole de type proximit d une marque de commerce n a t d aucun secours pour le propri taire de la marque dans les cas suivants e Canadian Council of Professional Engineers c Penn Engineering amp Manufacturing Corp 384 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi ou le registraire a not la pr sence du symbole a proximit de la marque PENN ENGINEERING dont l emploi devait tre d montr Selon le registraire l emploi du symbole dans ce cas envoyait simplement le message que le titulaire tait propri taire de cette marque de commerce comme de plusieurs autres marques qui taient galement montr es proximit du symbole Toutefois la marque PENN ENGINEERING ne se distinguait pas des autres marques et n a donc pas t per ue comme une marque employ e dans les circonstances e Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson s Bay c Sears Canada Inc 385 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi o le registraire a relev la pr sence de l abr viation TM proximit des mots CO ORDINATION FOR EVERY ROOM AFFORDABLY que la requ rante souhaitait enregistrer Toutefois le registraire a not que l emploi de cette abr viation TM n indiquait pas n cessairement que la marque de commerce avait t employ e dans les circonstances selon le registraire les mots CO ORDINATION FOR EVERY ROOM AFFORDABLY servaient
55. action pour violation d une marque de commerce enregistr e peut galement tre d crite comme une action pour usurpation de marque ou encore comme une action pour contrefa on de marque Pour faciliter la lecture de ce texte l expression action pour contrefa on sera utilis e Glissons maintenant quelques mots sur l action pour commercialisation trompeuse ou action en passing off En fran ais le concept de passing off n a pas d quivalent lexicologique exact un fait soulign par le juge Gonthier de la Cour supr me dans l arr t Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc Toutefois plusieurs descriptions quivalentes en fran ais pour d signer l action en passing off ont t recens es par la Cour d appel du Qu bec la juge Rousseau Houle a ainsi r pertori les descriptions suivantes au nom de la majorit dans l arr t Kisber amp Co Ltd c Ray Kisber amp Associates Inc 117 action en imitation trompeuse action en imitation 110 Home Juice Company c Orange Maison Limit e 1970 R C S 942 page 943 111 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 2006 1 R C S 824 paragraphe 14 112 Breck s Sporting Goods Co Ltd c Magder 1976 1 R C S 527 page 529 L expression action en contrefa on est utilis e dans cet arr t 113 S C Johnson amp Son Limited c Marketing International Ltd 1980 1 R C S 99 page 114 114 Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc 2007 CAF
56. ajout aux marques CUSHMAN amp WAKEFIELD du terme WORLDWIDE un mot qui n a gu re de caract re distinctif et qui fait allusion a l tendue des op rations d une partie n a pas eu pour effet de cr er de nouvelles marques de commerce 3 45 L affaire Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 2004 La d cision Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 6 concernait la marque de commerce IN VINO VERITAS qui tait enregistr e en association avec du vin Dans le cadre d une proc dure en vertu de l article 45 le propri taire avait produit en preuve l tiquette suivante devant le registraire 3 TL0000 M me s ils sont difficiles percevoir sur cette tiquette les mots IN VINO VERITAS sont pr sents en lettres minuscules sur la partie inf rieure des armoiries sous les mots VIN MOUSSEUX Le registraire avait maintenu l enregistrement en mentionnant le test nonc par la Cour d appel f d rale dans l arr t Registraire des marques de commerce c 463 Wakefield Realty Corporation c Cushman amp Wakefield Inc 2004 CAF 415 C A F paragraphe 9 464 Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 2004 38 C P R 4th 424 C F la juge Tremblay Lamer ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 142 ROBIC Compagnie Internationale pour l Informatique Cll H
57. al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 66 ROBIC UN MONDE A PART pour r pondre enti rement la demande de Veuve Clicquot Ponsardin25s Quoique le juge Binnie ait confirm le rejet par les cours inf rieures de tous les recours de la demanderesse il a galement rejet la position des d fenderesses selon laquelle l enregistrement en 1997 des marques de commerce de Mademoiselle Charmante Inc tait une r ponse complete au recours de la demanderesse puisqu ici la validit des marques enregistr es de la d fenderesse a t contest e Sur la question de l enregistrement comme moyen de d fense il a indiqu que l enregistrement d une marque de commerce pouvait mettre son propri taire labri d une demande d indemnisation pour la p riode o l enregistrement a t en vigueur supposer que l enregistrement soit radi par la suite 16 Les intim es soutiennent qu il leur suffit d invoquer l enregistrement en 1997 de leurs marques de commerce Cliquot et Cliquot Un monde part pour r pondre enti rement la demande de l appelante Je ne suis pas d accord L appelante a contest la validit de l enregistrement et en demande la radiation Si l appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l inscription les intim es pourraient assur ment plaider qu elles ne devraient pas tre tenues de verser une indemnit pour la p riode pe
58. arr t Mishawaka Rubber amp Woolen Manufacturing Co c S S Kresge Co The protection of trademarks is the law s recognition of the psychological function of symbols If it is true that we live by symbols it is no less true that we purchase goods by them A trademark is a merchandising short cut which induces a purchaser to select what he wants or what he has been led to believe he wants The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol Whatever the means employed the aim is the same to convey through the mark in the minds of potential customers the desirability of the commodity upon which it appears Once this is attained the trademark owner has something of value 14 Une marque de commerce est un actif important pour son propri taire Au Canada selon les dispositions de la Loi sur les marques de commerce il n y a toutefois aucune obligation pour le propri taire d une marque de commerce de proc der son enregistrement D ailleurs comme le juge LeBel l a mentionn dans l arr t Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 5 qu elles soient enregistr es ou pas les marques de commerce partagent certains attributs juridiques communs c est dire qu elles accordent le droit exclusif d utiliser un nom ou un signe distinctift7 de plus elles ont 12 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 parag
59. autre exemple 596 Fact Co c Sorel Corp 2008 CarswellNat 373 Div art 45 agente d audience P H Sprung paragraphes 12 a 14 597 Stikeman Elliott LLP c Haydock 2008 CarswellNat 3454 Div art 45 agente d audience P H Sprung paragraphes 8 a 13 et 26 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 196 ROBIC Lu d emploi montrant la marque enregistr e aux c t s d autres marques aussi pro minentes et cr ant ainsi l impression d une seule longue marque de commerce n a pas t jug acceptable par le registraire e Dans Station Touristique Massif du Sud 1993 Inc c Massif Inc 598 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante ee LE MASSIF Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e LE MASSE Selon le registraire l l ment nominal dominant LE MASSIF demeurait le m me tout comme la place des mots formant cette expression sous les trois sommets de montagne m me s il est vrai que les trois sommets avaient t arrondis dans la marque employ e et qu une ligne illustrant une rivi re ou une vall e avait t ajout e e Dans Ching c 3416968 Canada Inc 599 une proc du
60. bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC alors que le logo de l appelante tait en noir et blanc seulement La Cour a conclu que la juge de premi re instance avait judicieusement exerc son pouvoir discr tionnaire au sujet des marques de commerce des parties L enregistrement procure donc un avantage il permet d valuer les droits de son propri taire en consid rant ce que l enregistrement lui permet de faire et pas seulement ce que le propri taire fait pr sentement avec sa marque Par exemple la personne qui doit se d fendre contre l all gation qu elle emploie une marque de commerce qui cr e de la confusion avec la marque de commerce enregistr e du plaignant ne pourrait affirmer Il ny a pas de confusion entre ma marque de commerce et la marque de commerce enregistr e du plaignant puisque cette marque de commerce enregistr e est pr sentement employ e par ce dernier proximit d un autre symbole qui ne ressemble en rien ma marque de commerce Cette r gle selon laquelle la protection conf r e par l enregistrement d une marque n est pas d termin e par le contexte d emploi a t soulign e dans les termes suivants d s 1944 par le juge en chef Thorson de la Cour de l Echiquier dans l arr t The British Drug Houses Limited c Battle Pharmaceuticals it follows think that the Court must not allow its consideration of the main issue
61. been well established that the registration of an associated and modified mark is permitted under s 15 1 so long as the marks do not create confusion within the public The appellant is of the view that mark TMA 161 3 5 5 is no longer actively in use that the reliance of a later obtained associated registration cannot be sufficient to sustain a previous mark and not supported by the jurisprudence If the jurisprudence sustains the registration of a mark on the evidence of a subsequently altered mark which is unregistered a fortiori a registered associated mark containing the ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 209 ROBIC a dominant features of a preceding registrated mark should be of even more certainty 619 Du moment que certaines conditions sont respect es un emploi d une seule marque peut tre celui de plusieurs marques enregistr es On retrouve une illustration de ce principe dans la d cision Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit Inc 20 Dans cette affaire sept marques de commerce enregistr es au nom du m me propri taire faisaient l objet d autant de proc dures en vertu de l article 45 de la Loi Ces marques de commerce enregistr es en association avec des services de transport et d entreposage taient les suivantes e MAYFLOWER _ Mayflower _ Mayflower 6
62. circonstance de l esp ce la requ rante soutient que la probabilit de confusion est att nu e par le fait que l opposante emploie souvent sa marque PREDATOR de pair avec ses marques MOTOMASTER et CANADIAN TIRE mon avis c est sans importance Premi rement l opposante emploie clairement PREDATOR en soi comme marque de commerce La pr sentation de ses autres marques comme marques maison ou comme r f rence ses magasins ne diminue aucunement le caract re distinctif acquis par sa marque de commerce PREDATOR en 62 Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc 2001 2 C F 536 C F P I le juge McKeown paragraphe 32 63 Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc 2006 CarswellNat 2087 C O M C agente d audience J W Bradbury ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 22 ROBIC elle m me Deuxi mement la requ rante a fait valoir que l association simultan e des pneus de l opposante avec deux autres marques s apparente un habillage ayant une incidence sur la probabilit de confusion Bien que j estime que I habillage constitue un facteur pertinent dans les actions en commercialisation trompeuse ce n est traditionnellement pas le cas pour l analyse d un motif d opposition fond sur l alin a 12 1 d On en tient pas compte parce que l enregistrement d une mar
63. cis qu une marque de commerce au Canada na pas tre identique une marque correspondante d pos e dans un autre pays suivant les param tres fix s par le l gislateur Ainsi l article 14 de la Loi mentionne ceci au sujet de l enregistrement au Canada d une marque d pos e par un requ rant dans son pays d origine 14 1 Nonobstant l article 12 une marque de commerce que le requ rant ou son pr d cesseur en titre a fait d ment d poser dans son pays d origine ou pour son pays d origine est enregistrable si au Canada selon le cas 14 1 Notwithstanding section 12 a trade mark that the applicant or the applicant s predecessor in tile has caused to be duly registered in or for the country of origin of the applicant is registrable if in Canada a elle ne cr e pas de confusion avec une marque de commerce d pos e a it is not confusing with a registered trade mark b it is not without distinctive 292 pays d origine est d fini l article 2 de la Loi sur les marques de commerce L R C 1985 c T 13 b elle n est pas d pourvue de caract re distinctif eu gard aux circonstances y compris la dur e de l emploi qui en a t fait dans tout pays c elle n est pas contraire la moralit ou l ordre public ni de nature tromper le public d son adoption comme marque de commerce n est pas ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Mont
64. consid r e comme la marque faisant l objet de l enregistrement TMA 161 355 m me si elle semblait reprendre les caract ristiques de l enregistrement TMA 300 903 En r pondant par l affirmative a cette question le juge Rouleau a rappel que la jurisprudence permet qu une marque employ e qui n est pas substantiellement diff rente d une marque enregistr e soit consid r e comme l emploi de cette marque enregistr e Selon le juge Rouleau la jurisprudence permet de maintenir l enregistrement d une marque sur la base de la preuve de l emploi d une variante qui reprend les caract ristiques dominantes de la marque enregistr e a fortiori une marque de commerce enregistr e et li e qui reprend les m mes caract ristiques dominantes d une premi re marque enregistr e devrait gr ce son emploi pouvoir d montrer l emploi de cette premi re marque de commerce enregistr e Le juge Rouleau s est exprim ainsi The basic principle to be derived is that a registered owner of a trade mark will not lose his rights to the trade mark even if the mark as used deviates from the registered mark when the deviation is such that no person would be deceived or injured by it Munsingwear supra The jurisprudence provides that if a registered mark as used is not substantially different from the mark as registered preserving the dominant features the trade mark registration ought to be maintained Munsingwear Honeywell Bull supra It has
65. d marches successives pour obtenir la protection de la Loi diff rents moments pour chacune des marques suivantes en liaison avec des services d assurance t moignent de la r alit du revamping des marques de commerce e Enregistrement LMC 103 674 du 29 juin 1956275 Enregistrement LMC 144 347 du 11 mars 1966276 Enregistrement LMC 245 619 du 23 mai 1980277 273 Sans se limiter aux exemples qui sont ici reproduits il s agit de d marches du propri taire de la marque tout en n excluant pas le cas ch ant celles d un pr d cesseur Comme ces exemples le sugg rent au Canada il ny a pas de disposition dans la Loi pr voyant l enregistrement de modifications aux l ments qui composent une marque enregistr e 274 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 275 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 276 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 ROBIC SENCRL 1001 Sq
66. dans la mesure o il pr sentait plut t l emploi de la marque BLUE JET BLEU ou possiblement de la marque JET 535 Sim amp McBurney c JemPak Canada Inc 2002 26 C P R 4th 114 Div art 45 agente d audience D Savard pages 117 et 118 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 166 ROBIC 167 L enregistrement pour la marque JET BLEU a donc t maintenu Dans Sim amp McBurney c Anchor Brewing Co 6 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e STEAM en association avec de la bi re Apr s avoir examin la preuve du propri taire le registraire a consid r que l emballage suivant pr sentait l emploi de la marque STEAM D Francis Ont ai 24 12 oz BOTTLES FOUR 6 PACKS Le registraire a consid r que le mot BEER pr sent sous le mot STEAM tait un descriptif du produit de plus le symbole c t de la marque STEAM informait le public que ce mot tait la marque de commerce employ e dans les circonstances Par contre la pr sentation suivante n a pas t consid r e comme l emploi de la marque STEAM La d cision du registraire de maintenir la marque STEAM sur la base notamment du premier emballage a t confirm e par la Cour f d rale537 et la Cou
67. de conclure l emploi en soi de la marque enregistr e suivant l un des principes nonc s dans la d cision Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 455 Toutefois devant la Cour le propri taire a produit une preuve additionnelle pour expliquer que les autres caract res chinois mentionn s par le registraire constituaient en fait du texte descriptif qui pouvait se traduire par les mots cr me de rose vivante la lumi re de ces explications selon lesquelles les l ments suppl mentaires n avaient pas pour vocation d agir comme l ments distinctifs la Cour a conclu l emploi de la marque pour les produits hydratants pour la peau Sur ce dernier point le juge No l a mentionn l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 4 3 4 4 L affaire Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation 2004 453 Borden Elliot Scott amp Aylen c House of Kwong Sang Hong International Ltd 2001 CarswellNat 4002 Div art 45 agente d audience D Savard 454 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk 455 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk 458 The House of Kwong Sang Hong International Limited c Borden Ladner Gervais 2004 CF 554 C F le juge No l paragraphes 37 38 457 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59
68. de la Loi l poque article num rot 44 qui avait t initi e l encontre de la soci t Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull ci apr s Cll qui d tenait un enregistrement pour la marque BULL Dans ses motifs au nom de la Cour le juge Pratte a indiqu que la soci t CII tait titulaire enregistr e de trois marques de commerce dont celle qui faisait l objet d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi soit la marque de commerce BULL une seconde marque tait form e des initiales Cll tandis qu une troisi me tait 301 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk 302 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 90 ROBIC compos e d un dessin repr sentant un cran d ordinateur et un arbre Selon les motifs de l arr t aucune de ces marques n avait t employ e s par ment Les deux premi res avaient toujours t employ es ensemble avec le mot HONEYWELL pour former la marque composite Cll HONEYWELL BULL 308 Selon le juge Pratte la seule question en litige dans cette affaire consistait a d terminer si Cll avait employ
69. de la marque DELISAUCE ne faisait pas obstacle l emploi connexe d une autre marque de 76 Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2000 11 C P R 4th 95 193 F T R 182 C F P I la juge Tremblay Lamer paragraphes 17 et 34 confirm par Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2002 18 C P R 4th 415 C A F Kraft Limited c Registraire des marques de commerce 1984 2 C F 874 C F P I le juge Strayer page 879 Mantha amp Associates c Old Time Stove Co Inc 1990 30 C P R 3d 574 Div art 45 agent d audience J P D Aoust page 575 A W Allen Ltd c Warner Lambert Canada Inc 1985 6 C P R 8d 270 C F P I le juge Cullen page 272 77 Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2000 193 F T R 182 C F P I la juge Tremblay Lamer confirm par Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2002 18 C P R 4th 415 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 26 ROBIC commerce en l esp ce la marque enregistr e CORDON BLEU sur l tiquette ci apr s reproduite Anast setr OM Of patur 12 ons a m votant momies se ne CO ni B av sauce au BOEUF maitre d h te maitre d h tel eee gt CAE DIENTS in BEEF FAT BELT MOS CAL DOENTS oa GRAS Of BOI
70. deux enregistrements correspondants La demanderesse demandait donc la radiation des enregistrements en vertu des alin as 18 1 a 18 1 b et 18 1 in fine de la Loi elle r clamait galement l arr t de l emploi des marques des d fenderesses Ces derni res ont plaid devant la Cour f d rale que la demanderesse devait en premier lieu surmonter un obstacle pr liminaire et obtenir la radiation des marques CLIQUOT et CLIQUOT UN MONDE A PART et donc la d ch ance du droit exclusif octroy par l article 19 de la Loi avant de pouvoir obtenir une injonction Devant la Cour supr me les d fenderesses ont pr sent l argument de mani re quelque peu diff rente et ont plaid qu il leur suffisait d invoquer l enregistrement en 1997 de leurs marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT 249 En ce qui concerne l importance accord e une remarque incidente dans les motifs d une d cision de la Cour supr me mentionnons l arr t R c Henry 2005 3 R C S 609 o le juge Binnie a indiqu que les remarques incidentes ne sont pas cens es avoir toutes la m me importance et a soulign les r gles suivantes leur sujet 57 Pour reprendre la formulation du comte Halsbury il faut se demander chaque fois quelles questions ont t effectivement tranch es Au del de la ratio decidendi qui est g n ralement ancr e dans les faits comme l a signal le comte Halsbury le point de droit tranch par la Cour peut tre aussi
71. e et celle employ e e Dans Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante qui contenait une revendication de couleurs soit le bleu pale pour l animal le blanc pour les mots Novo Nordisk et le trait sous l animal et finalement le bleu fonc pour le reste de la marque 589 Gowling Lafleur Henderson c Lassonde Inc 2004 CarswellNat 5139 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 17 a 20 d sistements d appel produits le ler d cembre 2005 aux dossiers T 344 05 et T 345 05 des dossiers de la Cour f d rale 590 Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S 2005 43 C P R 4th 305 Div art 45 agente d audience D Savard pages 311 et 312 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC x ka DT pes s z S s Une preuve d emploi montrant notamment la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e Novo Nordisk SE M me si la preuve d emploi ne reprenait pas les couleurs revendiqu es dans l enregistrement le registraire a crit que cette omission tait d importance mineure dans ce cas Par contre l emploi des mots Novo Nordisk sans la repr sentation de l an
72. e par cet enregistrement tait la suivante MOLSON a STOCK ALI Conform ment l article 15 de la Loi cette marque de commerce tait li e la marque de commerce faisant l objet de l enregistrement TMA 300 903 ci apr s reproduite STOCK ALE 617 Voir ce sujet Ridout amp Maybee c Vagden Mills Ltd 1988 21 C P R 3d 525 Div art 45 agent d audience J P D Aoust page 527 voir galement Telcor Canada Directories Inc c Tele Direct Publications Inc 1988 19 C P R 3d 415 Div art 45 agent d audience J P D Aoust 618 John Labatt Ltd c Molson Breweries A Partnership 1992 46 C P R 3d 6 C F P I le juge Rouleau ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC En r ponse a cette proc dure en vertu de l article 45 de la Loi contre l enregistrement TMA 161 355 le propri taire avait d pos en preuve un exemple d emploi montrant la marque suivante w STOCK ALE Devant le registraire la partie qui demandait la radiation de l enregistrement TMA 161 355 a soutenu que l emploi d montr n tait pas celui de l enregistrement TMA 161 355 mais plut t celui de l enregistrement TMA 300 903 et que le premier enregistrement devait donc tre radi La question suivante a donc t pos e la Cour la marque employ e pouvait elle tre
73. employ e 561 Sports and Entertainment Inc c SkyDome Corp 2002 28 C P R 4th 240 C O M C agent d audience M Herzig pages 245 247 562 Ridout amp Maybee c 420123 Ontario Ltd 2002 25 C P R 4th 281 Div art 45 agente d audience D Savard pages 283 et 284 563 Smart amp Biggar c Swede Can Group Inc 2003 28 C P R 4th 117 Div art 45 agente d audience D Savard pages 122 124 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 176 ROBIC iQ FURNITURE STORE Par contre le registraire a consid r que emploi de l nonc suivant sur une affiche Thank you for shopping at I Q furniture store constituait l emploi de la marque I Q FURNITURE en association avec les services Selon le registraire il s agissait toutefois d un cas limite Dans Riches McKenzie amp Herbert LLP c Horizon Sant International Inc 64 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e PHYTOMIN en association avec des suppl ments de vitamines Apr s avoir examin la preuve d emploi le registraire a constat que l emploi de la marque PHYTOMIN C ne valait pas emploi de la marque PHYTOMIN Dans Sunny Fresh Foods Inc c Sunfresh Ltd 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri
74. en vertu d une disposition p nale L enjeu dans ce type de sc nario n est pas tant le droit exclusif conf r par l article 19 de la Loi mais plut t une mani re sp cifique d emploi de ce droit qui elle peut faire l objet de sanctions ce sujet lavis de r ception qu envoie pr sentement le Bureau des marques de commerce tout requ rant qui a d pos une demande d enregistrement contient la mention qu un ventuel enregistrement ne garantit aucunement que l emploi de la marque qui fait l objet de la demande satisfera aux exigences d autres lois ou encore que cet emploi ne constituera pas une infraction d autres lois2 6 Par contre l all gation et m me la preuve d une activit au Canada par le propri taire d une marque de commerce qui violerait les dispositions d une autre loi que la Loi sur les marques de commerce ne fait pas perdre les droits de ce propri taire sur sa marque de commerce 203 R c Discount Broadloom Centre Ltd 1976 31 C P R 2d 110 C Ct Ont le juge Houston 204 Loi relative aux enqu tes sur les coalitions S R C 1970 c C 23 205 En fait en juillet 2009 le Bureau des marques offrait la mise en garde suivante tout requ rant qui demandait l enregistrement d une marque de commerce La Loi sur les marques de commerce pr voit un syst me d enregistrement des marques de commerce II est important de remarquer que l enregistrement d une marque de com
75. enregistr la marque suivante pour des services d enqu te priv e 360 Enregistrement consult le 29 juin 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 361 s agit d une v ritable hypoth se puisque cet enregistrement LMC 115 594 du 9 octobre 1959 a t radi le 30 mars 1990 pour d faut de renouvellement 362 Gowling Strathy amp Henderson c Monarch Protection Services Ltd 1994 54 C P R 3d 570 Div art 45 pr sident G W Partington ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC L enregistrement contenait un d sistement pour l expression SECURITY SYSTEMS La preuve produite par l intim e r v lait l emploi de la marque suivante Dans ses motifs le registraire a consid r que la marque enregistr e tait toujours employ e dans la mesure ou l omission des termes SECURITY SYSTEMS et leur remplacement par des toiles n avaient pas cr une nouvelle marque de commerce Le registraire a crit que ces mots taient d importance minime lorsqu on examinait la marque dans son ensemble Dans l affaire Gowling Strathy amp Henderson c Market Services Pty Ltd 363 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi
76. essentielles et dominantes de la marque de commerce enregistr e De plus la preuve r v lait que les changements apport s la marque employ e dans les faits avaient t requis par certains repr sentants gouvernementaux Ces derniers avaient soulign au propri taire que l emploi de la feuille d rable sugg rait erron ment que les produits taient canadiens de plus toujours selon la preuve on avait demand au propri taire d ajouter l abr viation Co apr s les mots NATURE S CHOICE pour dissiper l impression que tous les produits vendus taient naturels ce qui n tait pas le cas de certains bonbons Voici d ailleurs en quels termes le juge Mosley a r sum dans ses motifs du 21 juillet 2005 les propos de l agente d audience qui repr sentait le registraire 11 The officer found that the eleven point maple leaf was not a distinctive element of the design and its removal would not deceive or injure the public in any way so as to breach the principles laid down in Honey Dew Ltd v Rudd 1929 1 D L R 449 Ex Ct She relied upon the decision of the Federal Court in Saccone amp Speed Lid v Registrar of Trade marks 1982 67 C P R 2d 119 in which changes to the trade mark in question had been necessitated by legislation The officer concluded that the situation here was similar in that changes had been requested by a government department She found that the owner of the mark had acted in good faith th
77. info robic com 43 ROBIC mati re de commercialisation trompeuse en soulignant que l article 1457 du Code civil du Qu bec pouvait tre invoqu au Qu bec au soutien de ce type d action 21 Cela tant l intim e sur la base de sa marque ou de son nom commercial pouvait donc fonder son recours sur l article 7 paragr b de la Loi sur les marques de commerce tout autant que sur l article 1457 C c Q qui s applique en mati re de commercialisation trompeuse et adresser sa demande d injonction a la Cour sup rieure qui a pleine comp tence en vertu des articles 52 et 53 2 de la Loi sur les marques de commerce ou en vertu des r gles ordinaires du Code de proc dure civile 24 Selon la jurisprudence trois l ments sont n cessaires a une action en commercialisation trompeuse l existence d un achalandage la d ception du public due la repr sentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur Les m mes exigences valent par ailleurs sous l empire de l article 1457 C c Q qui peut galement servir d assise au recours de l intim e La preuve de l intention frauduleuse ou de la malice du contrevenant n est pas requise 165 Ce dernier extrait rappelle toutefois qu en mati re de commercialisation trompeuse tout comme lorsqu il est question de responsabilit civile en g n ral il n est pas n cessaire de d montrer la mauvaise foi de la d fenderesse pu
78. info robic com ROBIC sce Dans ses motifs le registraire a d cid que les caract ristiques dominantes du dessin d un ours debout n avaient pas t pr serv es dans la marque employ e qui montrait la photo d un ours dans son habitat naturel e Dans Blake Cassels amp Graydon LLP c 932129 Ontario Inc 3 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante HOSPITAL La preuve d emploi produite r v lait toutefois l emploi de la marque de commerce avec les l ments suivants 613 Blake Cassels amp Graydon LLP c 932129 Ontario Inc 2007 CarwellNat 4055 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 14 20 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC HOSPITAL SS ATT Ca IE ER OS SRR Ea FHS Selon le registraire l emploi de la marque avec le logo graphique HMC n tait pas l emploi de la marque enregistr e Que retenir de cette revue de la jurisprudence du registraire Comme le juge Teitelbaum de la Cour f d rale l a mentionn dans l affaire Alibi Roadhouse Inc c Grandma Lee s International Holdings Ltd elle permet d illustrer comment des changements une marque enregistr e ou all gu e peuvent transformer ou pas cette marque en une autre marque
79. l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC l tiquette et trait la question comme une question reli e au caract re distinctif On en trouve galement une preuve dans les observations suivantes figurant dans sa d cision traduction le fait que la marque de commerce est accompagn e par des mots susceptibles de porter atteinte au caract re distinct de la marque n est pas une question trancher dans le cadre d une proc dure intent e selon l article 45 non soulign dans l original L 13 ll est manifeste l examen mat riel de l tiquette que les mots par by Moores sont dans une police diff rente et l ext rieur du dessin o se trouve repr sent e la marque vis e lls sont galement dans une autre langue ce qui accentue leur caract re distinctif On peut donc raisonnablement soutenir que les mots par by Moores ne font pas partie de la marque LE COLLEZIONI TRADIZIONI DI SUCCESSO employ e sur l tiquette appos e sur les marchandises 451 Le juge Martineau a galement conclu que m me si le mot TRADIZIONI ne figurait pas entre parenth ses sur l tiquette il s agissait dun changement peu important qui n emp chait pas de conclure l emploi de la marque de commerce d pos e L enregistrement a donc t maintenu 3 4 3 L affaire The House of Kwong Sang Hong International Limited c Borden Ladner Gervais 2004 Dans l affaire Th
80. l arr t Honey Dew Limited c Rud de 1928 et la question de la tromperie du public qui y avait t discut e dans des circonstances factuelles particuli res310 3 2 3 L arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc de la Cour d appel f d rale 1992 Sept ans apr s l arr t relatif la marque BULL la Cour d appel f d rale s est a nouveau pench e sur la question des variations dans l emploi d une marque de commerce enregistr e et ce gr ce aux faits particuliers de l affaire Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 3 Dans son recours intent en 1988 Promafil Canada Lt e demandait a la Cour f d rale la radiation de l enregistrement d une marque graphique qui tait au nom de Munsingwear Inc Parmi les motifs de radiation all gu s la demanderesse invoquait celui de l alin a 18 1 c de la Loi c est dire l abandon de cette marque de commerce Quels taient les principaux faits a la base de la demande de radiation par Promafil Canada Lt e En 1977 un licenci de la soci t Munsingwear Inc Standfield s 30 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l le juge en chef Maclean 310 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l le juge en chef Maclean 311 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F demande d autorisation d appel la Cour supr me du Canada rejet e 1993 47 C P R 3d v ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria
81. ligne de d marcation interrompue 6 La juge de la Cour f d rale a conclu l instar de la registraire que cet ajout n affectait pas l impression premi re que laissait la marque graphique et que donc il y avait preuve de l utilisation de la marque II s agit l d une conclusion laquelle la preuve donnait ouverture 481 Le juge L tourneau a abord la question de la variation en faisant r f rence l impression premi re que laisse la marque de commerce employ e comme test pour d terminer si une marque enregistr e est toujours employ e en d autres mots elle doit demeurer reconnaissable pour reprendre le vocabulaire du test labor par le juge MacGuigan dans l arr t Promafil 3 4 8 L affaire Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette Kosie Prince 2007 Dans cette affaire Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette Kosie Prince 2 la soci t Guido Berlucchi amp C S r l tait propri taire d une marque de commerce ci apr s reproduite dont l enregistrement avait t obtenu notamment pour des vins mousseux 481 Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP 2005 CAF 306 C A F paragraphes 5 6 482 Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette Kosie Prince 2007 CF 245 C F la juge Gauthier d sistement d appel produit le 19 d cembre 2007 au dossier A 183 07 des dossiers de la Cour d appel f d rale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tag
82. mark were so minor as not to mislead a purchaser In my view the evidence is clear that Wheeler never used the DIRT SHIRT mark in isolation and that its wares were always labelled P E I DIRT SHIRT or THE ORIGINAL P E I DIRT SHIRT This is evident from a consideration of the photographs of Wheeler s wares filed by both parties The tags affixed to Wheeler s wares also feature these words in conjunction with DIRT SHIRT The word P E I is written in the same font and size as the words DIRT SHIRT on Wheeler s wares The words THE ORIGINAL are smaller and displayed above the words P E I DIRT SHIRT 485 484 Coastal Culture Inc c Wood Wheeler Inc 2007 57 C P R 4th 261 C F le juge O Keefe 485 Coastal Culture Inc c Wood Wheeler Inc 2007 57 C P R 4th 261 C F le juge O Keefe paragraphe 54 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 153 ROBIC Dans ses motifs le juge O Keefe a galement fait r f rence aux motifs du juge MacGuigan dans l arr t Promafil et au test qui exige que l acheteur ne soit pas tromp par l emploi de la variante il a ajout 56 would note that Mr Wheeler deposed that the words THE ORIGINAL were added to the alleged mark in order to distinguish Wheeler s wares from those of other vendors While accept that this may be a mino
83. marque de commerce sur certains types de produits le propri taire d une marque de commerce enregistr e modifie parfois dans les faits 288 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 289 Roger T Hughes et Toni Polson Ashton Hughes on Trade Marks 2 edition feuilles mobiles Markham LexisNexis Canada 2005 pages 572 573 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 79 ROBIC l aspect visuel de la marque qui fait l objet d un enregistrement obtenu en vertu de l article 19 de la Loi Suivant ce sc nario le propri taire de cette marque enregistr e emploie une marque qui est diff rente de celle enregistr e au d part soit en d autres mots une variante de la marque enregistr e de plus il est fr quent qu aucune nouvelle demande d enregistrement ne soit produite pour prot ger cette nouvelle variante employ e Selon l importance des diff rences entre la marque enregistr e et la marque employ e dans les faits en cas de litige il nest pas rare qu une instance d cisionnelle soit alors appel e d terminer si le propri taire de cette marque de commerce enregistr e se sert toujours de sa marque prot g e ou enco
84. of n tait pas enregistrable la registration date de l enregistrement b the trade mark is not b la marque de commerce distinctive at the time proceedings n est pas distinctive a bringing the validity of the l poque ou sont entam es registration into question are les proc dures contestant la commenced or validit de l enregistrement c the trade mark has been c la marque de commerce a abandoned t abandonn e and subject to section 17 it is invalid 83 Tradition Fine Foods Ltd c The Oshawa Group Limited 2005 CAF 342 C A F paragraphe 8 demande d autorisation d appel a la Cour supr me du Canada rejet e le 23 mars 2006 au dossier 31261 84 Johnson S C and Son Ltd c Marketing International Ltd 1980 1 R C S 99 page 114 85 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 2006 1 R C S 824 paragraphes 38 70 86 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F pages 101 102 et 103 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 28 ROBIC Sous r serve de l article 17 l enregistrement est invalide si l auteur de la demande n tait pas la personne ayant droit de l obtenir 2 Nul enregistrement d une marque de commerce qui tait employ e au Canada par l inscrivant ou son pr d cesseur en titre au point d tre devenue di
85. of authority clearly establishes that the mere fact of registration is no defence to a passing off action 6 In Re Lyle amp Kinahan Ltd Lord Alverston L C J held at p 262 The registration of a Trade Mark does not confer any right at all of the description there pointed to but it does confer a right and the only right is the right to prevent anybody else from using that Trade Mark as a 231 Voir ce sujet la d cision Wing Wing Hing Electrical Engineers Co c Golden Gold Enterprises Co 1996 A C F no 221 C F P I le juge Muldoon ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 61 ROBIC mark for their goods but it does not give the registered owner of the Trade Mark any right to use that Trade Mark if the Trade Mark would deceive conceive that if at the date when application is made to register a Trade Mark there is no ground of objection upon the footing that it will be calculated to deceive and if subsequently by alterations in the character of the business of the two parties respectively the use of the Trade Mark will be calculated to deceive and a passing off action were brought by one party against the other it would be no defence at all on the part of the owner of the registered Trade Mark to say Deception or no deception am entitled to do it because that is my registered Tra
86. ou l adresse du propri taire de l une d un groupe de marques de commerce li es ne peut tre apport e moins que le registraire ne soit convaincu que le m me changement s est produit l gard de toutes les marques de commerce de ce groupe et que 2 On the registration of any trade mark associated with any other registered trade mark a note of the registration of each trade mark shall be made on the record of registration of the other trade mark 3 No amendment of the register recording any change in the ownership or in the name or address of the owner of any one of a group of associated trade marks shall be made unless the Registrar is satisfied that the same change has occurred with respect to all the trade marks in the group and corresponding entries are made contemporaneously with respect to all those trade marks les inscriptions correspondantes sont faites la m me poque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce Pour cette raison le propri taire de marques peut utiliser plus d une marque de commerce la fois pour identifier ses biens ou services 6 Ainsi chaque marque de commerce enregistr e est prot g e comme un atout distinct qui aura toutefois son achalandage sp cifique selon les circonstances d emploi qui lui sont propres titre d exemple dans la d cision Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e la juge Tremblay Lamer a consid r que l emploi
87. ou services sp cifi s l enregistrement 2 2 2 1 nonc du principe La protection que conf re une marque de commerce enregistr e ne change pas en raison des circonstances qui teintent le contexte d emploi de celle ci Par exemple le monopole conf r par l enregistrement d une marque de commerce gr ce l article 19 de la Loi n est pas modifi en raison de la pr sence sur l emballage qui montrerait la marque enregistr e d autres marques d autres dessins d autres couleurs ou d autres l ments qui retiendraient galement l attention du consommateur Il s agit l d un aspect intrins que du monopole conf r par 28 Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A 2003 32 C P R 4th 366 C F P I le juge Martineau paragraphe 22 confirm par Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A 2004 32 C P R 4th 306 C A F 29 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphes 30 et 58 30 Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A 2003 32 C P R 4th 366 C F P I le juge Martineau confirm par Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A 2004 32 C P R 4th 306 C A F 31 Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A 2003 32 C P R 4th 366 C F P I le juge Martineau paragraphe 15 confirm par Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A 2004 32 C P R 4th 306 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Q
88. paragraphe 111 voir galement Jonathan Boutique Pour Hommes Inc c Jay Gur International Inc 2003 23 C P R 4th 492 C F P I le juge Hugessen paragraphes 4 et 6 216 Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Ltd 1951 15 C P R 1 C A C B 217 Loi sur la concurrence d loyale 1932 22 23 George V c 38 218 Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Ltd 1951 15 C P R 1 C A C B page 13 219 Voir galement Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont 220 Citrus Growers Association Ltd c William D Branson Ltd 1990 1 C F 641 C F P I le juge Rouleau page 646 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 57 ROBIC l alin a 18 1 in fine de la Loi qui r f re a l article 16 de la Loi en raison des obligations de fiduciaire qui existent entre un mandataire et son mandant22 D s 1951 par le biais d une remarque incidente dans l arr t Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Ltd 22 le juge Sidney Smith a sugg r que l appropriation d lib r e de la marque d un tiers ne devait pas tre tol r e Plaintiff s counsel and Mr Fox have both urged that it would be unreasonable to believe the Legislature meant to give anyone who gets a trade name registered any priority over
89. peut g n ralement consid rer les autres l ments qui selon le cas caract risent le contexte d emploi de la marque ou de tout autre signe ou symbole distinctif sur lequel la demanderesse fonde sa r clamation Parmi ces l ments notons le style des caract res utilis s par les marques des parties la coloration de leurs enseignes ou encore la pr sentation des marques qu on retrouverait sur leurs affiches ou leurs bo tes respectives 25 Par exemple dans l arr t 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 1 5 la Cour d appel du Qu bec a confirm la d cision du juge de premi re instance de faire droit au recours pour commercialisation trompeuse de la demanderesse qui all guait que l emploi par la d fenderesse de la marque AUTO PRIX cr ait de la confusion avec sa marque non enregistr e AUTO PRIX En confirmant qu il y avait confusion entre les marques des parties sur la base de l article 6 de la Loi la Cour a valu les diff rents crit res du paragraphe 6 5 et a not que le contexte d emploi des marques des parties ne permettait pas d liminer le risque de confusion 38 JLe fait que les appelantes g rent leurs affaires de fa on plut t traditionnelle alors que l intim e se vante d avoir un concept plus moderne et plus original n est pas une diff rence suffisante N est pas non plus suffisant le fait que les appelantes et l intim e emploient une graphie diff rente pour les mots Auto Prix
90. pr voit galement d autres prohibitions afin de contrer la concurrence d loyale celles ci ont t analys es par la Cour supr me y compris sous l angle constitutionnel dans les arr ts MacDonald c Vapor Canada Ltd 1977 2 R C S 134 et Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 Dans ce dernier arr t au paragraphe 62 le juge LeBel a soulign que certains recours pr vus l article 7 notamment celui dont il est question l alin a 7c visent express ment la commercialisation trompeuse 121 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 27 122 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 11 123 Le juge LeBel a utilis cette expression au paragraphe 10 de ses motifs dans l arr t Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 124 On peut galement crire action en commercialisation trompeuse comme l a fait le juge de Montigny dans la d cision Drolet c Stiftung Gralsbotchaft 2009 CF 17 C F il suffit de comparer les paragraphes 205 et 212 de ses motifs ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 34 ROBIC En mati re de commercialisation trompeuse lorsqu il s agit d examiner les droits r clam s par une demanderesse sur ce qui identifie l aspect distinctif d un produit ou d un service le tribunal
91. que l appelante avait agi de mauvaise foi l poque bien qu aucune raison satisfaisante n ait t avanc e pour expliquer pourquoi l appelante avait chang les noms Beau Sac et Sacsibo dans le cas de ses sacs et avait demand l enregistrement de sa marque de commerce 268 PVR Co Ltd c Decosol Canada Ltd 1972 10 C P R 2d 203 C F P I le juge Walsh page 210 269 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 71 ROBIC Jaguar en 1981 Le juge a conclu qu il existait des l ments de preuve tablissant une probabilit de confusion au moment o l action a t introduite en 1991 et que cette probabilit de confusion subsisterait si la marque de commerce de l appelante demeurait au registre Je crois que dans ces conditions l appelante a le droit de se pr valoir de l article 19 de la Loi qui pr voit 19 Sous r serve des articles 21 32 et 67 l enregistrement d une marque de commerce l gard de marchandises ou services sauf si son invalidit est d montr e donne au propri taire le droit exclusif l emploi de celle ci dans tout le Canada en ce qui concerne ces marchandises ou services 111 Selon la jurisprudence l emploi d une marque de commerce d pos e constitue une d f
92. que la marque employ e demeure reconnaissable Pourtant il sagit de marques li es au sens de l article 15 de la Loi La question de la confusion entre marques de commerce au sens de l article 6 de la Loi est donc une question quelque peu diff rente de celle de l examen d une marque et de sa variante pour d terminer s il s agit de la m me marque de commerce Dans le premier cas il faut appliquer le test pr vu par le l gislateur l article 6 de la Loi dans le second il faut appliquer les crit res d velopp s par la jurisprudence soit par exemple l examen des caract ristiques dominantes d une marque et de sa variante 345 s agit d une v ritable hypoth se puisque cet enregistrement LMC 115 594 du 9 octobre 1959 a t radi le 30 mars 1990 pour d faut de renouvellement ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 106 ROBIC Ainsi lorsqu il s agit de consid rer la confusion que cr erait l emploi d une variante le test de l article 6 de la Loi n est sans doute pas n cessairement adapt pour mesurer si dans les faits deux marques pr sentent les m mes caract ristiques dominantes puisque deux marques peuvent cr er de la confusion entre elles sans toutefois exhiber les m mes caract ristiques dominantes D ailleurs deux marques pourraient cr er de la confusion entre el
93. question a le droit exclusif l emploi de la marque enregistr e dans tout le Canada en ce qui concerne les marchandises ou services num r s l enregistrement moins qu il ne conteste la validit de l enregistrement en question un tiers ne peut donc pas obtenir que l emploi de marque par un propri taire en vertu du droit exclusif conf r par l article 19 soit amoindri de quelque mani re 2 4 2 2 L arr t Building Products Ltd c BP Canada Ltd de la Cour de l Echiquier 1961 L enregistrement d une marque de commerce obtenu en vertu de l actuelle Loi sur les marques de commerce a t identifi comme un moyen de d fense a une action pour contrefa on et pour commercialisation trompeuse par le juge Cameron dans l arr t Building Products Ltd c BP Canada Lid 22 Dans cette affaire la demanderesse tait titulaire de marques enregistr es dont une composante tait form e des lettres BP Dans l action qu elle avait intent e contre la d fenderesse une filiale de British Petroleum la demanderesse all guait que celle ci s tait rendue coupable de contrefa on en vertu de l article 20 de la Loi ainsi que de commercialisation trompeuse en vertu de l alin a 7b de la Loi A la base de ces reproches la demanderesse soulignait l emploi des lettres BP par la d fenderesse suivant la permission octroy e par sa maison m re British Petroleum qui elle d tenait trois enregistrements pour les marques
94. qui a t enregistr e un symbole ou une abr viation ou un ast risque identifiant une marque peut aider a d terminer si une marque de commerce a t employ e dans une situation donn e comme en a d cid le registraire dans les cas suivants 375 Wilson c Kellogg Salada Canada Inc 1991 37 C P R 3d 563 Div art 45 agent d audience M Herzig d sistement d appel produit le ler septembre 1992 au dossier T 2482 91 des dossiers de la Cour f d rale 376 Wilson c Kellogg Salada Canada Inc 1991 37 C P R 3d 563 Div art 45 agent d audience M Herzig page 567 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 115 ROBIC Canadian Council of Professional Engineers c Ardex Inc 3 7 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi o le registraire a not la pr sence du symbole proximit de la marque ENGINEERED CEMENTS l emploi de cette marque a t reconnu malgr le voisinage d un autre l ment en l occurrence le mot ARDEX une autre marque Borden Elliot Scott amp Aylen c Greb International and Co Limited Partnership378 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi o le registraire a not la pr sence du symbole proximit de la marque SURVIVORS l emploi de cette marque a t reconnu malgr le voisinage d un autre l ment en l occurrence
95. re d cennie sur la question des variations dans l emploi des marques de commerce qui sera examin e dans les prochaines pages confirme que les principes de la d cision Nightingale Interloc et des arr ts Honeywell Bull et Promafil ainsi que de l arr t Honey Dew de 1928 sont toujours utilis s pour guider les instances d cisionnelles qui doivent se pencher sur ce type de cas Bien s r une partie importante de cette jurisprudence est celle d cid e dans le cadre de proc dures administratives en vertu de l article 45 de la Loi sur les marques de commerce Lors de ces proc dures comme le pr cise l article 45 le propri taire inscrit doit fournir un affidavit ou une d claration solennelle indiquant l gard de chacune des marchandises ou de chacun des services que sp cifie 389 Ralston Purina Canada Inc c H J Heinz Co of Canada Ltd 2003 33 C P R 4th 173 C O M C agent d audience J Carri re page 183 390 Riches McKenzie amp Herbert LLP c Parfums de C ur Ltd 2006 51 C P R 4th 220 Div art 45 agente d audience J W Bradbury page 223 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 119 ROBIC l enregistrement si la marque de commerce a t employ e au Canada a un moment quelconque au cours des trois ans pr c dant la date de lavis et dans la n gative la date o elle
96. registraire avait d j conclu une ressemblance entre les marques des parties avant de traiter de la dimension des mots BY WRANGLER dans les preuves d emploi de la requ rante Comme dans l arr t Asbjorn Hogard A S le registraire a fait r f rence au contexte d emploi pour soutenir sa conclusion de ressemblance entre les marques des parties et ultimement de confusion et non pour affaiblir une telle conclusion de confusion Dans ses motifs la juge Snider a crit que l valuation des l ments des marques en cause tait identique l appr ciation approuv e par le juge Linden dans l arr t Pink Panther Beauty Corp 52 Le registraire pouvait donc examiner comment les marques en cause i e la marque enregistr e de l opposante et la marque que la requ rante souhaitait enregistrer taient pr sent es au public Par contre selon la juge Snider le registraire e t il pris en compte la preuve montrant que la marque d une partie devait figurer sur le talon de ses bottes et celle de l autre partie sur la languette de 50 Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722 C F la juge Snider 51 Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722 C F la juge Snider paragraphe 32 52 Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722 C F la juge Snider paragraphe 35 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 F
97. sur cette disposition exigerait donc que soit prouv cet l ment de faute de la d fenderesse Ainsi dans l arr t 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 64 de 2006 la Cour d appel du Qu bec a implicitement voqu la notion de faute en 158 Drolet c Stiftung Gralsbotchaft 2009 CF 17 C F le juge de Montigny paragraphe 207 159 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 160 Andr Nadeau et Richard Nadeau Trait pratique de la responsabilit civile d lictuelle Montr al Wilson amp Lafleur 1971 161 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 page 133 Parmi les principes g n raux r gissant la responsabilit civile d lictuelle au Qu bec on retrouve l existence de la faute qu il faut d montrer en ce qui concerne la faute non voulue celle ci peut tre le r sultat d un acte d imprudence ou de n gligence Jean Louis Baudouin et Patrice Deslauriers La responsabilit civile 7 dition Volume Cowansville Les ditions Yvon Blais Inc 2007 page 165 162 Code civil du Qu bec L Q 1991 c 64 163 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q paragraphes 21 et 24 r f rences omises 164 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca
98. t enregistr e et celle sous laquelle elle a t employ e Le crit re pratique qu il faut appliquer pour r soudre un cas de cette nature consiste comparer la marque de commerce enregistr e et la marque de commerce employ e et d terminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont ce point minimes qu un acheteur non averti concluerait selon toute probabilit qu elles identifient toutes deux malgr leurs diff rences des marchandises ayant la m me origine Si on consid re le probl me sous cet angle et qu on applique ce crit re nous ne pouvons que conclure qu en employant la marque composite Cll 303 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F page 407 304 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F page 407 305 Harold G Fox The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition 3e d Toronto Carswell 1972 pages 64 65 306 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l le juge en chef Maclean ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 91 ROBIC Honeywell Bull Cll na pas employ sa marque Bull 307 Non soulign dans l original La Cour a do
99. tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 120 ROBIC sur les marques de commerce pr sentement en vigueur depuis le 1er juillet 1954 ne fait pas de distinction semblable entre les diff rentes marques de commerce qui sont enregistr es en vertu de ses dispositions selon qu il s agisse d une marque compos e uniquement d un ou de plusieurs mots d un dessin ou d une combinaison de mots et d un dessin Toutes ces possibilit s peuvent faire l objet d un enregistrement si par ailleurs les exigences nonc es la Loi dont celles de l article 12 et de l alin a 30h sont respect es Par contre l article 27 de la Loi maintient selon certaines conditions les distinctions qui s appliquaient aux marques enregistr es avant l entr e en vigueur de l actuelle Loi Lorsqu il est question de changements apport s une marque de commerce enregistr e y a t il un avantage pour le propri taire d une marque si celui ci obtient un enregistrement pour une marque sous forme nominale ou encore sous forme graphique Pour un propri taire lorsque l aspect le plus pr cieux de sa marque de commerce est le ou les mots qui la composent et qu il n est pas pr vu que ces mots seront modifi s il est certainement sugg r d obtenir l enregistrement de cette marque de commerce sous forme nominale m me si dans les faits la marque de commerce est employ e en associat
100. taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e SUNFRESH en association avec des produits alimentaires et des produits nettoyants Apr s avoir examin la preuve produite le registraire a consid r que l emploi des expressions SUNFRESH LIMITED ou SUNFRESH LIMITED LIMITEE ne valait pas emploi de la marque SUNFRESH Selon le registraire rien ne distinguait le mot SUNFRESH des autres mots les gens percevraient donc l emploi d un nom commercial plut t que celui de la marque de commerce SUNFRESH Sur ce point le registraire a mentionn la d cision Road Runner Trailer Mfg Ltd c Road Runner Trailer Co 5 au soutien de la proposition que l on peut reconna tre l emploi d une marque qui est la composante d un nom commercial lorsque la marque se distingue des l ments identifiant le nom commercial or ce n tait pas le cas ici Dans Cadbury Trebor Allan Inc c Effem Inc 567 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi lopposante all guait que la requ rante n avait pas l intention de se servir de la marque de commerce 564 Riches McKenzie amp Herbert LLP c Horizon Sant International Inc 2003 28 C P R 4th 114 Div art 45 agente d audience D Savard pages 115 a 117 565 Sunny Fresh Foods Inc c Sunfresh Ltd 2003 30 C P R 4th 118 Div art 45 agente d audience D Savard pages 120 et 121 566 Road Runner Trailer Mfg Ltd c Road Runner Tr
101. the earlier inventor of the name even if the registrant acted in bona fide ignorance of the prior invention Unreasonableness could not overcome the language of the statute But in any event there is as usual something to be said on the other side No one by registration however bona fide can obtain priority over the first user of a mark in Canada so it is only a foreign manufacturer who has failed to introduce his goods into Canada who can lose out by failure to register think our Legislature deliberately adopted a policy whereby a foreign manufacturer who delays introducing his goods here does so at the risk of losing his rights Deliberate filching of other people s marks is not countenanced but a foreigner who delays does so at the risk of being defeated by honest duplication here 223 Les circonstances auxquelles le juge Sidney Smith a fait allusion en 1951 sont aujourd hui des motifs d invalidit d un enregistrement en vertu de l article 18 de actuelle Loi sur les marques de commerce par exemple celui qui all gue s tre servi en premier d une marque de commerce cr ant de la confusion peut obtenir selon certaines conditions que l enregistrement d tenu par un tiers soit d clar invalide et radi en vertu de l alin a 18 1 in fine de la Loi 4 pareillement en vertu du m me alin a un enregistrement peut tre d clar invalide lorsqu il y a eu appropriation d lib r e de la marque d un tiers en violation des oblig
102. to extend the application of this principle to a situation in which the variations in question were arguably more than very minor however to the extent that there was any such extension it should in my opinion be considered as being restricted to cases involving ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC expungement proceedings in which the changes in question were necessitated by legislation such as the Consumer Packaging and Labelling Act 1970 71 72 Can c 41 299 Appliquant ces principes aux faits l agent d audience a conclu que l emploi par la partie opposante de l expression NIGHTINGALE INTERLOC sur ses tiquettes ne constituait pas l emploi de la marque de commerce INTERLOC per se Il tait plut t d avis que sur la base d une premi re impression les membres du public ne percevraient pas le mot INTERLOC sur les tiquettes comme une marque de commerce distincte et s par e du mot NIGHTINGALE puisque ces deux mots NIGHTINGALE et INTERLOC taient pr sent s dans des lettres de m me dimension et a proximit l un de l autre Il a donc conclu que l opposante ne s tait pas d charg e de son fardeau de prouver l emploi ant rieur de sa marque INTERLOC Dans cette affaire Nightingale Interloc l agent d audience Troicuk a tent de faire une synth se de la j
103. was formally warned to desist from using the mark DECOSOL REGD by letter of PVR s attorney dated April 14 1971 266 Gattuso c Gattuso Corporation Limited 1968 2 R C E 609 C de l E le juge Jackett page 618 267 PVR Co Ltd c Decosol Canada Ltd 1972 10 C P R 2d 203 C F P L le juge Walsh ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 70 ROBIC c from the date of institution of the present proceedings on October 29 1971 or d only from the date of final judgment expunging the trade mark DECOSOL REGD 268 Au paragraphe 16 de ses motifs dans Veuve Clicquot Ponsardin le juge Binnie n a pas fait de distinction entre les differents motifs de radiation et leur effet possible sur toute protection qu un titulaire pourrait r clamer durant la vie de l enregistrement Pour cette raison les commentaires du juge Binnie semblent approuver la position qu un enregistrement peut tre consid r comme un bouclier permettant de repousser toute demande d indemnit visant l poque o il a t en vigueur quels que soient les motifs ayant conduit la radiation de celui ci 2 4 4 Le traitement en jurisprudence du paragraphe 16 des motifs du juge Binnie dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin une r vision de l arr t Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd de la Cour d appel f d rale Les r
104. www robic ca info robic com 151 ROBIC i La repr sentation du mur et des arcades apparaissant au dessus du mot CUVEE dans la version de la marque d pos e est diff rente dans la version de la marque employ e ii des dessins ressemblant des feuilles et ou des fleurs ont t ajout s la version de la marque employ e alors qu ils n apparaissent pas dans la version de la marque d pos e iii les mentions manuscrites qui apparaissent l int rieur de la forme ovale different entre les deux versions iv la version de la marque d pos e utilise l expression M THODE CHAMPENOISE qui est une expression connue et en langue fran aise alors que la version de la marque employ e utilise une expression compl tement diff rente et en langue italienne soit METODO TRADIZIONALE CLASSICO v les mots CUVEE IMPERIALE et BERLUCCHI semblent occuper une place moins importante dans la version de la marque telle qu employ e alors que dans la version de la marque d pos e ils occupent beaucoup plus d espace vi le contour ou le cadre de l ovale dans la version de la marque employ e est diff rent du contour ou du cadre de l ovale dans la version de la marque d pos e 46 La Cour ne peut tout simplement pas convenir avec le d fendeur que l une ou l autre de ces diff rences prises isol ment ou ensemble pourraient constituer une modification significative susceptible d induire en erreur un c
105. 02 22 C P R 4th 409 Div art 45 agente d audience D Savard page 412 Le r sum de l diteur montre la marque employ e 388 88766 Canada Inc c National Cheese Co 2002 24 C P R 4th 410 Div art 45 agente d audience D Savard page 416 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 118 ROBIC tait la totalit du dessin et non seulement les mots Tre Stelle ainsi que les trois toiles soit les l ments de la marque enregistr e Ce message n emp chait toutefois pas de reconna tre l emploi de la marque enregistr e e Ralston Purina Canada Inc c H J Heinz Co of Canada Ltd 389 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi ou le registraire a reconnu l emploi de la marque MEDI CAL FELINE REDUCING FORMULA de la requ rante dans un cas o celle ci se servait ainsi de sa marque MEDI CAL FELINE REDUCING FORMULA avec un l ment graphique Cette revue de la jurisprudence montre que l emploi d un symbole identifiant une marque de commerce comme le symbole peut tre utile pour reconna tre un emploi de marque mais n est certainement pas d cisif dans toutes les circonstances puisque l emplacement du symbole en question peut donner lieu diff rentes interpr tations390 3 2 8 Un dernier constat L abondante jurisprudence de la derni
106. 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Consid rons maintenant quelques exemples tir s de la jurisprudence qui confirment que certaines circonstances d un contexte d emploi ne sont pas jug es pertinentes pour d cider si une marque cr e de la confusion avec une marque enregistr e 2 2 2 3 L exemple d une action pour contrefa on le cas MR SUBMARINE L enregistrement d une marque de commerce donne a son propri taire le droit exclusif a l emploi de sa marque en liaison avec des marchandises et services enregistr s C est ce monopole qui permet au propri taire d emp cher l emploi par un tiers d une marque identique selon les conditions de l article 19 de la Loi ou encore d une marque cr ant de la confusion selon les conditions de l article 20 de la Loi A titre illustratif dans l arr t Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 59 l appelante demanderesse en premi re instance all guait la contrefa on de sa marque enregistr e MR SUBMARINE en raison de l emploi par la d fenderesse de la marque MR SUBS N PIZZA dans le domaine de la restauration Le juge en chef Thurlow de la Cour d appel f d rale a not comment par exemple la pr sence d autres l ments sur les bo tes respectives des parties n tait pas pertinente dans l valuation du bien fond de l action pour contrefa on de la
107. 19 John Labatt Ltd c Molson Breweries A Partnership 1992 46 C P R 3d 6 C F P I le juge Rouleau page 12 620 Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit Inc 1999 2 C P R 4th 543 Div art 45 agente d audience C Folz voir galement Cinnabon Inc c Austin Nichols amp Co 1998 86 C P R 3d 241 Div art 45 agente d audience D Savard ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Mayflower CORPORATION Mayflower EY ee d w M ayflower En r ponse a ces diff rents avis le propri taire a d pos la m me preuve d emploi au soutien de chacun des enregistrements Cette preuve incluait la reproduction d une annonce montrant les l ments suivants en association avec les services offerts par le propri taire Agent for MayCower Tram Ine oe ou Willlams Moving amp Storage Ltd RARES sat 252 5460 miam La partie qui demandait la radiation des enregistrements a soutenu que la preuve produite pouvait tout au plus constituer une preuve d emploi de l enregistrement pour la marque nominale MAYFLOWER et la marque graphique qui contenait uniquement la repr sentation d un bateau selon elle le propri taire n avait certainement pas d montr l emploi de chacune des cinq autres marques enregistr es qui faisaient l obje
108. 242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC e SUPLA JHOTSH CONE WARNING Keep oat of reach of CNREE F2 AVERTISSEMENT Gardez hors de ls pote Res RES avertissements sar lembat e Vienna Sausage Manufacturing Co c Vienna Meat Products Ltd o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale VIENNA W e Petro Canada c UPI Inc o il a t d cid que l emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale PETRO CANADA PETRO CANADA PETRO CANADA 410 Vienna Sausage Manufacturing Co c Vienna Meat Products Ltd 1999 CarswellNat 3523 C O M C agent d audience D Martin paragraphe 24 d sistement d appel produit le 18 f vrier 2000 au dossier T 256 00 des dossiers de la Cour f d rale 411 Petro Canada c UPI Inc 2000 6 C P R 4th 401 C O M C agent d audience M Herzig page 403 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC el e Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd c o b as Muskoka Fine Watercraft and Supply Co 2 ou il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale CHESTNUT CANOE CO e Credit Union Central of Canada c Bank of MontreaF o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale ACCULINK AccuLink
109. 255 C A F paragraphe 4 115 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c Lexus Foods Inc 2001 2 C F 15 C A F paragraphe 11 demande d autorisation d appel a la Cour supr me du Canada refus e le 12 juillet 2001 au dossier 28376 116 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 page 133 117 Kisber amp Co Ltd c Ray Kisber amp Associates Inc 1998 R J Q 1342 C A Q page 1351 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 33 ROBIC frauduleuse et d lit civil de tromperie Plus r cemment dans l arr t Demco Manufacturing Inc c Foyer d artisanat Raymond inc 18 la Cour d appel a not que ce type de d lit pouvait galement tre qualifi de commercialisation trompeuse et de d lit de substitution Ces expressions doivent tre utilis es avec pr caution puisque la description imitation frauduleuse par exemple sugg re une initiative malveillante alors que la Cour d appel du Qu bec a indiqu que la preuve d une intention frauduleuse n tait pas requise en mati re de commercialisation trompeuse 9 Toutefois lorsqu il est question de d signer le recours en passing off originant de la common law ou celui fond sur l alin a 7b 2 de la Loi l expression action pour commercialisation trompeuse d crit en fran ais ces deux r alit s pa
110. 4 845 7874 www robic ca info robic com 94 ROBIC the visual impact of the two designs are sufficiently different that could not conclude that one is merely a variant of the other or that an unaware purchaser would conclude they denoted the same origin 314 La Cour d appel f d rale sous la plume du juge MacGuigan a pris une approche diff rente Par la m me occasion elle a pass en revue les similarit s et les differences entre le pingouin mince et le pingouin corpulent The respondent alleged that the reproductions are sufficiently different to constitute different trade marks because of the following differences 1 the head is round in the earlier representation oval in the later 2 the beak in the former is a single line of equal thickness throughout and linked to the eye whereas the latter is lightly hooked 3 the later penguin is wearing a bow tie while the earlier one is not 4 the older penguin seems to be wearing a jacket the newer one a shirt front held in place by two buttons 5 the limbs of the corpulent penguin are more realistic whereas those of the slim penguin rather suggest the sleeves of a too large jacket and 6 the right foot of the first design seems to be webbed the left foot not and conversely in the other design In my opinion these differences do exist The question is whether they are sufficient to make the two trade marks substantially differen
111. 5 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q 173 PharmaCommunications Holdings Inc c Avencia International Inc 2009 FCA 144 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 45 ROBIC 10 More recently in Kirkbi AG v Ritvik Holdings Inc 2005 SCC 65 2005 3 S C R 302 at para 66 the Supreme Court affirmed the tripartite test including the requirement of actual or potential damage at para 66 It also confirmed that the same principles inform both the common law and the statute at para 63 174 Comme l avait fait en 2006 la Cour d appel du Qu bec dans l arr t 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc la Cour sup rieure du Qu bec en 2009 dans la d cision M dias Transcontinental s e n c c Carignan a not qu un recours pour commercialisation trompeuse au Qu bec proc de la fois de l alin a 7b de la Loi et des principes g n raux de la responsabilit civile codifi s l article 1457 du Code civil du Qu bec selon ces dispositions une demanderesse doit tablir l existence d un achalandage la repr sentation trompeuse ainsi que l existence ou la probabilit de dommages en raison de la croyance erron e engendr e par cette repr sentation trompeuse1 77 Cette harmonisation permet de noter que malgr ses fondements diff rents le re
112. 5 d cembre 2007 au ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 31 ROBIC prot ger l achalandage qui se rattache a l l ment distinctif associ un produit soit par exemple une marque ou I habillage d un article pour emp cher une repr sentation trompeuse qui s merait la confusion dans le public et causerait des dommages la partie demanderesse L action pour commercialisation trompeuse n exige pas la pr sence d une marque de commerce enregistr e En plus de celui pr vu l alin a 7b le l gislateur f d ral a galement codifi d autres recours a l article 7 de la Loit07 afin de permettre de r agir contre la concurrence d loyale 2 3 1 Quelques pr cisions lexicologiques L expression action pour contrefa on est utilis e pour d crire le recours pr vu l article 20 de la Loi Par contre il est vrai que le mot contrefa on n est toutefois pas mentionn dans la Loi sur les marques de commerce pour identifier ce type d action La version anglaise de l article 20 de la Loi est accompagn e de la note marginale suivante 1 Infringement cette disposition utilise une expression similaire pour d crire l infraction en question The right of the owner of a registered trade mark shall be deemed to be infringed La version fran aise du
113. 8 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 2006 1 R C S 824 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 65 ROBIC 19 de la Loi Bien qu il s agisse de remarques incidentes24 pouvant tre jug es convaincantes mais pas n cessairement contraignantes 250 les motifs de la Cour supr me ont par la suite servi de guide pour l laboration de principes visant a d limiter la force r elle d un enregistrement25 Sur l importance attribu e a une remarque incidente le juge Shore de la Cour f d rale a sans doute bien r sum la situation en crivant au sujet d une telle remarque de la Cour d appel f d rale m me si la d cision ne lie pas cette Cour ces commentaires ont tout de m me un caract re tr s persuasif 252 Avant d aborder ces remarques de la Cour supr me rappelons que dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin l une des d fenderesses Mademoiselle Charmante Inc avait obtenu l enregistrement de ses marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT UN MONDE A PART le ter ao t 1997 soit plus d un an avant que la demanderesse n entame sa demande d injonction et de radiation judiciaire le 5 novembre 1998 Mademoiselle Charmante Inc avait cons quemment le b n fice du droit exclusif en vertu de l article 19 de la Loi en ce qui concerne les marques prot g es par les
114. ART OF TIME Le registraire a galement consid r que les mots Art of Time se distinguaient des autres l ments employ s proximit e Dans Saul Zaentz Co c BoldF24 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que emploi par l opposante de la marque THE LORD OF THE RINGS valait emploi de la marque enregistr e LORD OF THE RINGS e Dans Ipex Inc c Prinsco Inc 525 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par l opposante de la marque PIPE WITH THE STRIPE valait emploi de la marque enregistr e THE PIPE WITH THE STRIPE e Dans Andres Wines Lid c Adriano Ramos Pinto Vinhos S A 526 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par l opposante de la marque COLLECTORS CHOICE valait emploi de la marque all gu e THE COLLECTORS CHOICE 3 5 1 7 Des mots invers s e Dans Paris amp Italia Inc c Soci t de Commerce Acadex Inc 52 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque CLUB SNOB au lieu de la marque enregistr e SNOB CLUB n tait pas fatal toutefois cette marque enregistr e a t radi e pour d autres raisons 3 5 1 8 L ajout de chiffres e Dans Smart amp Biggar c Oy Lahden Polttimo AB 8 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi l
115. Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 170 ROBIC e Dans Spencer Law Firm c Canadian Imperial Bank of Commerce 6 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e SMART en association avec diff rents types de services financiers La preuve produite r v lait l emploi de l expression SMART TRUST avec le mot SMART pr sent en lettres plus larges que le mot TRUST le registraire a donc constat l emploi de la marque SMART e Dans Bereskin amp Parr c Red Carpet Food Systems Inc 547 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e CARIBREW COFFEE en association avec des machines a caf ainsi que des services de fourniture de caf Le registraire a consid r que l emploi de la marque CARIBREW valait emploi de la marque CARIBREW COFFEE dans la mesure ou le mot COFFEE tait un mot descriptif qui n tait pas une caract ristique dominante de la marque de commerce e Dans Avalon Sunsplash Ltd c The Friendly Stranger Corp 48 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante demandait l enregistrement d une premi re marque soit la marque de commerce graphique THE FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP ci apr s reproduite
116. C est pour cette raison que l emploi de la marque de la demanderesse a t examin Ce crit re Nobody has been deceived tire donc son origine de l alin a 11 c de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique de m me que des faits particuliers de cette affaire Honey Dew o il s agissait de comparer deux marques au nom de deux propri taires diff rents Par contre justement pour ces raisons il est opportun d examiner la pertinence de ce crit re en mati re de variation lorsqu une seule marque est en cause soit une marque enregistr e et sa variante employ e Sur cette question voici en quels termes en 1985 le registraire a limit la pertinence des motifs du juge en chef Maclean en ce qui concerne le crit re Nobody has been deceived dans la d cision Du Pont Canada Inc c Lubrification Engineers Inc also have my doubts as to the application of the comments of Maclean P in Honey Dew Ltd v Rudd et al 1929 1 D L R 449 1929 Ex C R 83 referred to above to an opposition proceeding the comments in the Honey Dew case that nobody has been deceived being restricted to the action in that instance namely an infringement case Essentially Maclean P was simply determining whether the plaintiff s manner of use of its trade mark involved misrepresentations sufficient to disentitle the plaintiff from obtaining the remedies sought as opposed to making a determination as to whether or no
117. C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 139 ROBIC Dans Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation il s agissait d un appel devant la Cour f d rale par Cushman amp Wakefield Inc suite a sa demande au registraire pour obtenir l enregistrement d une version nominale et d une version graphique de la marque de commerce CUSHMAN amp WAKEFIELD en liaison avec des services de courtage immobilier Ces deux demandes avaient t rejet es par le registraire suite a une opposition de la part de Wakefield Realty Corporation qui all guait de la confusion entre les marques CUSHMAN amp WAKEFIELD d une part et ses propres marques qui taient compos es du mot WAKEFIELD pour des services de courtage immobilier Dans ses motifs le registraire avait not que les marques de Cushman amp Wakefield Inc n avaient jamais t employ es au Canada et ce malgr une preuve d emploi de la marque CUSHMAN amp WAKEFIELD WORLDWIDE En appel devant le juge Harrington Cushman amp Wakefield Inc a soutenu que le registraire avait err en concluant l absence de preuve d emploi de la marque CUSHMAN amp WAKEFIELD WORLDWIDE un emploi qui quivalait l emploi des deux marques CUSHMAN amp WAKEFIELD Sur ce motif d appel le juge Harrington a donn raison Cushman amp Wakefie
118. Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F 501 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l le juge en chef Maclean 502 Swabey Ogilvy Renault c Entreprises Krasnow Lt e Krasnow Enterprises Ltd 1997 83 C P R 3d 259 Div art 45 agente d audience C R Vandenakker page 262 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 158 ROBIC emploi de la marque enregistr e BOOTLEGGERS toutefois cet enregistrement a t radi pour d autres raisons e Dans Osler Hoskin amp Harcourt c Sears Canada Inc 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque SHOPPER STOPPER valait emploi de la marque enregistr e SHOPPER STOPPERS L emploi de la marque SHOPPER STOPPERS avec un point d exclamation a galement t consid r comme l emploi de la marque SHOPPER STOPPERS e Dans Axa Assurances Inc c Charles Schwab amp Co Inc 54 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a crit que l emploi par l opposante de TELECOURTIERS plut t que de TELECOURTIER n induirait pas le public en erreur e Dans R Griggs Group Ltd c 359603 Canada Inc une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r qu
119. Cosmetics Inc c Medique Cosmetics Inc 2006 51 C P R 4th 196 C O M C agente d audience J W Bradbury page 202 578 Borden Co c Shenzhen Taitai Pharmaceutical Industry Co 2006 CarswellNat 3685 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphe 32 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC e Dans Starving Students Inc c Starving Students Moving Co Ltd 5 9 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante demandait l enregistrement de la marque de commerce STARVING STUDENTS MOVING LTD en association avec des services de d m nagement La preuve produite par la requ rante r v lait l emploi d une version graphique de la marque STARVING STUDENTS Dans ses motifs le registraire a d cid que l emploi de la marque STARVING STUDENTS avec un l ment graphique ne valait pas emploi de la marque STARVING STUDENTS MOVING LTD e Dans Oyen Wiggs Green amp Mutala c Rubicon Products Limited58 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e SUNEXOTIC en association avec diff rents jus de fruits La preuve produite montrait l emploi de la marque suivante Dans ses motifs le registraire a indiqu que cet exemple ne d montrait pas l emploi de la marque SUNEXOTIC dans
120. Die Cast Limited 2006 57 C P R 4th 69 Div art 45 agente d audience D Savard ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 113 ROBIC un propri taire de marque peut employer en m me temps et sur un m me support plus d une marque de commercess 3 2 7 Les symboles identifiant les marques de commerce sont ils pertinents en mati re de variation Lorsqu il s agit de d terminer si une marque de commerce enregistr e ou all gu e est employ e quelle est la pertinence de la pr sence d un symbole identifiant g n ralement une marque de commerce comme le symbole 369 l abr viation MD870 l abr viation TMS ou l abr viation MC372 ou encore un ast risque qui r f re a un texte ou une note pr sentant la marque Comme le registraire l a indiqu dans la d cision Stikeman Elliott c Boulangerie Au Pain Dor Lt e373 la Loi n impose aucune obligation en ce qui concerne l emploi de ce symbole ou de l abr viation TM proximit d une marque de commerce enregistr e Toutefois la pr sence du symbole ou de l abr viation MD proximit d une marque enregistr e ou encore des abr viations TM ou MC proximit d une marque enregistr e ou pas ou encore d un ast risque est elle une circonstance pertinente pour reconna tre l emploi d une marque de commerce Selo
121. Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 52 ROBIC dispositions d une autre loi son propri taire ne peut utiliser son enregistrement comme bouclier afin de se soustraire l application de cette autre disposition C est la conclusion laquelle est arriv le juge Houston de la Cour de comt de l Ontario district de York en 1976 dans l affaire R c Discount Broadloom Centre Ltd 2 Dans sa d cision le juge Houston a constat que les dispositions de la Loi sur les marques de commerce qui conf rent un droit exclusif ainsi que les dispositions de la Loi relative aux enqu tes sur les coalitions 2 en vigueur l poque et qui non aient certaines prohibitions ne cr aient pas entre elles un conflit insoluble La Cour a ainsi d termin que la marque de commerce enregistr e FACTORY CARPET OUTLET tait trompeuse en vertu des dispositions de la Loi relative aux enqu tes sur les coalitions puisque l accus n exploitait pas une usine contrairement a ce que la marque laissait sous entendre et son propri taire n a donc pas pu viter une condamnation2 Toutefois il peut tre soutenu que le droit conf r par l article 19 de la Loi n tait pas en cause dans un tel cas mais plut t la mani re dont un emploi donn tait effectu Par exemple si le propri taire de la marque enregistr e FACTORY CARPET OUTLET avait exploit une usine il n aurait pas fait l objet d une d claration de culpabilit
122. GERS amp SON La preuve d emploi produite r v lait que la seule marque employ e tait la marque 1847 ROGERS BROS Le registraire a consid r que l emploi de cette marque de commerce ne valait pas emploi de l une et l autre des diff rentes marques de commerce enregistr es e Dans Genencor International Inc c Gencor The Genetic Corp une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante demandait l enregistrement de la marque de commerce suivante GENC R La preuve d emploi produite par la requ rante r v lait toutefois l emploi de la marque de commerce suivante 604 Shapiro Cohen c Wallace International Silversmiths Inc 2003 30 C P R 4th 412 Div art 45 agente d audience D Savard pages 415 et 416 605 Genencor International Inc c Gencor The Genetic Corp 2004 CarswellNat 4624 C O M C agente d audience C R Folz paragraphes 18 24 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC OR GENC Dans ses motifs le registraire a pr cis que l emploi par la requ rante de cette marque de commerce ne valait pas emploi de la marque que la requ rante souhaitait enregistrer Dans Bereskin amp Parr c Star Kist Foods Inc une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marqu
123. LE COLLEZIONI TRADIZIONI DI SUCCESSO enregistr e en association avec des v tements pour hommes Une preuve d emploi avait t produite devant le registraire Voici en quels termes celle ci a t d crite par l agente d audience Bradbury qui repr sentait le registraire The label displays the mark in a design form followed by the words par by Moores Although the label does not include the brackets around the word 444 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 445 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C 83 C de l E le juge en chef Maclean 446 Filodoro Calze S p A c Manufacturier de bas de nylon Doris It e Doris Hosiery Mills Ltd dossier T 537 98 1998 12 02 C F P I le juge Rothstein paragraphe 2 447 Filodoro Calze S p A c Manufacturier de bas de nylon Doris lt e Doris Hosiery Mills Ltd dossier T 537 98 1998 12 02 C F P I le juge Rothstein paragraphe 6 448 Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada It e 2002 CFPI 458 C F P I le juge Martineau ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 136 ROBIC TRADIZIONI that is a minor variation that does not detract from finding that the registered mark has been used see Principle 2 Nightingale Interloc Ltd v Prodesign Ltd 1984
124. NEO STARCH WTOAMTIEO PLANT PAOTEW AMOON MOCHE PROTE MeL SULTAN NOUR SALT TOMATO PASTE CA RAMIL MO AMTES tana SAL PATE OF TOMATE Pace gt TAR TAA ADO COANE Ci TAMATE MONDE PCTs eu bo LCI ONE uug anh M CuANTLATI TA TAQUE USUMATE DISD PH oom SAMU CC ET TE ER T steve succtston MEAT AND SERVE ni conan atu auttawationat LILLATS MONTRIAL CANADA mr enaura prt Suwit EN Canana N 284 mL Le propri taire d une marque enregistr e peut donc employer celle ci proximit d autres marques de commerce D ailleurs dans ce cas la marque enregistr e b n ficie toujours de la m me protection offerte par l article 19 de la Loi79 La protection conf r e par l enregistrement vaut donc pour toutes et chacune des marques de commerce enregistr es ind pendamment de la fa on dont elles sont effectivement employ es tant donn que le mode d utilisation pour chacune d entre elles peut varier dans les faits80 Ainsi lorsqu une marque est enregistr e on ne peut faire r f rence un mode d emploi qui viterait la confusion Toutefois si les marques en cause ont un caract re distinctif inh rent peu lev les consommateurs pourraient rechercher des indices plus clairs au sujet de la provenance des produits cette circonstance pour appr cier la confusion est alors celle de l alin a 6 5 a de la Loi et non celle d un mode d emploi ou d un contexte d emploi
125. Par exemple dans l arr t Syndicat Northcrest c Amselem 2004 2 R C S 551 le juge Binnie a utilis ces images pour d crire dans ses motifs dissidents la libert religieuse selon qu elle serait invoqu e dans un litige entre parties priv es d une part ou dans un litige opposant un citoyen l tat d autre part 185 Il existe selon moi une norme diff rence entre le fait d utiliser la libert de religion comme un bouclier contre les atteintes port es par l tat la libert de religion et le fait de l utiliser comme une p e contre des cocontractants dans un immeuble priv 26 Old Dutch Foods Ltd c W H Malkin Ltd 1969 2 R C E 316 C de I E le juge Gibson 27 Old Dutch Foods Ltd c W H Malkin Ltd 1969 2 R C E 316 C de l le juge Gibson page 325 note infrapaginale omise ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC dans tout le Canada tait soulign plus recemment en 2003 par le juge Martineau de la Cour f d rale dans Bacardi amp Co c Havana Club Holding S A 8 Par ailleurs comme l a indiqu le juge LeBel dans l arr t Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 22 l enregistrement conf re a son titulaire le droit exclusif d utiliser cette marque partout au Canada ainsi qu un droit de recours pour toute violation de ce droit grace l article
126. ROBIC l ment descriptif comme elle le souligne Dans les circonstances les l ments essentiels de la marque savoir la lettre grecque Q et le mot OMEGA pouvaient tre per us par les consommateurs D ailleurs il ne faut pas oublier que la description de la marque exig e par la l gislation en vigueur en 1894 et qu on retrouve l enregistrement obtenu le 24 juillet 1894 mentionnait ces deux seuls l ments La d cision de la Cour f d rale a t port e en appel devant la Cour d appel f d rale par Omega SA puisque la juge Tremblay Lamer avait accueilli pour d autres motifs l appel de Ridout amp Maybee s r l de la d cision du registraire Le 20 septembre 2005 la Cour d appel f d rale a r tabli la d cision du registraire et sur la question de la variation dans l emploi a confirm la d cision du registraire de m me que celle de la juge Tremblay Lamer en ce qui concerne la suffisance de la preuve d emploi en soi de la marque faisant l objet de l enregistrement LMCDF 05009 Sur ce point le juge L tourneau a crit ce qui suit au nom de la Cour 5 L intim e a pr tendu que de toute fa on la juge de la Cour f d rale a eu tort de conclure qu une preuve avait t faite de l utilisation de la marque de commerce Elle se fonde cet gard sur le fait que la marque telle qu utilis e comportait l ajout du mot Electronics qui appara t sous la marque et qui en est s par par une
127. SPARE PAIR PALE MIE SECOURS En reconnaissant l emploi de la marque SECRET SPARE PAIR le registraire a toutefois not qu il s agissait dun cas limite et qu en employant la marque de la sorte le propri taire jouait avec le feu 533 Comstock Ltd c Commodity Quotations Inc 1997 83 C P R 3d 240 C O M C agente d audience C R Vandenakker pages 245 et 246 534 Vanity Fair Inc c Manufacturier de Bas de Nylon Doris Lt e 1999 CarswellNat 3391 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 13 a 18 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 165 ROBIC e Dans Sim amp McBurney c JemPak Canada Inc 5 5 une proc dure en vertu de larticle 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e JET BLEU en association avec du d tergent Le registraire a consid r que l emploi de l emballage suivant constituait un emploi de la marque JET BLEU dans la mesure o les mots JET et BLEU taient tous deux pr sent s avec une couleur qui diff rait de celle employ e pour le mot ultra m me si par ailleurs les mots JET et BLEU taient chacun de dimension diff rente et n taient pas r unis par un trait d union Par contre l emballage suivant na pas t accept comme preuve d emploi de la marque JET BLEU
128. TA S n tait pas l emploi de la marque enregistr e ROSITA S FINE FOODS puisque l expression FINE FOODS malgr le d sistement son endroit tait un l ment dominant de ce que le registraire a nomm la distinctive totality Dans l affaire Alibi Roadhouse Inc c Grandma Lee s International Holdings Lta sss une proc dure devant la Cour f d rale en vertu de l article 57 de la Loi l intim e tait le propri taire de la marque de commerce suivante qui avait t enregistr e pour des services de restaurant et de bar L enregistrement contenait un d sistement pour les termes BAR et GRILL Parmi les points a trancher dans cette affaire le juge Teitelbaum devait d terminer si l emploi de la marque enregistr e pouvait tre reconnu dans l emploi de la marque AUBI Dans ses motifs le juge Teitelbaum a consid r que l emploi de la marque ALIBI sans l expression BAR amp GRILL et sans le losange pouvait tre assimil l emploi de la marque graphique ALIBI enregistr e De plus il a d crit les mots 364 Riches McKenzie amp Herbert c Rosita s Fine Foods 1985 Ltd 1997 82 C P R 3d 237 Div art 45 agente d audience C J Campbell 365 Alibi Roadhouse Inc c Grandma Lee s International Holdings Ltd 1997 76 C P R 3d 327 C F P I le juge Teitelbaum appel rejet pour retard le 18 juin 1999 au dossier A 738 97 des dossiers de la Cour d appel f d r
129. Toutefois la preuve r v lait que la requ rante s tait servie du slogan suivant vers la date all gu e de premier emploi Le registraire a consid r que cet emploi de LA COMP TITION RIT JAUNE COMPAREZ NOS PRIX ne valait pas emploi de la marque LA COMP TITION RIT JAUNE dans la mesure o ce slogan tait crit l int rieur de la m me figure g om trique qu il n y avait rien pour s parer les deux composantes de ce slogan et que l abr viation MD tait situ e a la fin de la deuxi me ligne et non apr s LA COMP TITION RIT JAUNE Ainsi la preuve soulevait un s rieux doute au sujet de l emploi de la marque de la requ rante et le motif d opposition de l opposante sur ce point a donc t accueilli e Dans LIDL Stitfung amp Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd 572 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer 570 Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S 2005 43 C P R 4th 68 Div art 45 agente d audience D Savard pages 70 73 571 Rona Inc c Mat riaux bas prix Lt e 2005 CarswellNat 2464 C O M C agent d audience J Carri re paragraphes 23 26 572 LIDL Stitfung amp Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd 2005 48 C P R 4th 147 Div art 45 agente d audience D Savard pages 151 et 152 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca
130. a Dans ses motifs l agent d audience Troicuk a indiqu qu il ny avait au dossier aucune preuve d montrant que le mot INTERLOC seul avait t employ par lopposante avant la date de production de la demande d enregistrement produite par la requ rante Ce qui avait t employ par l opposante tait plut t la marque graphique ci haut reproduite qui incluait a la fois les mots NIGHTINGALE et INTERLOC Dans le cadre des arguments des parties le procureur de la requ rante a soutenu que la preuve d emploi produite par l opposante ne r v lait pas l emploi de la marque INTERLOC qui avait t all gu dans la d claration d opposition et que le motif d opposition fond sur l emploi ant rieur de cette marque par la partie opposante devait donc tre rejet Pour sa part le procureur de l opposante tait plut t d avis que l emploi des tiquettes montrant les mots NIGHTINGALE et INTERLOC constituait l emploi de la marque INTERLOC per se Face a ces pr tentions contradictoires l agent d audience a r sum l tat de la jurisprudence sur la question des variations dans l emploi de marques de commerce en formulant les deux principes suivants Principle 1 298 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk page 538 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 F
131. a t ainsi employ e en dernier lieu et la raison de son d faut d emploi depuis cette date Ainsi de nombreuses d cisions du Bureau des marques de commerce ont t rendues dans le cadre de ces proc dures en vertu de l article 45 o l un des points en litige tait la question des changements apport s dans les faits par un propri taire sa marque enregistr e Toutefois comme nous l avons mentionn plus t t les proc dures en vertu de l article 45 de la Loi ne sont pas les seules o ces questions ont t analys es celles ci ont notamment fait l objet de commentaires dans le cadre de proc dures d opposition en vertu de l article 38 de la Loi Par ailleurs au cours des ann es venir des proc dures judiciaires en vertu de l article 22 de la Loi qui vise emp cher la diminution de la valeur de l achalandage attach a une marque enregistr e pourraient inclure des discussions sur la question des variations entre une marque enregistr e et sa variante employ e par une d fenderesse En effet dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 9 le juge Binnie a indiqu au paragraphe 48 de ses motifs qu une d fenderesse ne devait pas obligatoirement employer une marque identique celle enregistr e par la demanderesse pour que l article 22 trouve application Si le simple observateur peut reconna tre la marque employ e par la d fenderesse comme la marque enregistr e de la dem
132. a cause of action for infringement assuming that one already existed at common law and in equity Its purpose was to create procedural and evidential advantages for registered marks and in order to encourage registration it provided that no one was to be entitled to institute proceedings to prevent the infringement of any trade mark as defined in the Act unless and until it had been registered The courts immediately began to enforce the new registered trade marks thereby implicitly confirming Lord Westbury s view that an enforceable right of property already existed in them at common law and in equity 48 Bien avant 1875 le Canada avait d j pr vu une proc dure pour l enregistrement de marques de commerce d une part gr ce une loi pr conf d rative de 1861 An Act 138 Harold G Fox The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition 3e d Toronto Carswell 1972 page 403 note infrapaginale omise L auteur Fox ajoute toutefois Intention may however have a direct bearing on the question of damages 189 Edelsten c Edelsten 1863 1 De G J amp S 185 46 E R 72 140 Edelsten c Edelsten 1863 1 De G J amp S 185 46 E R 72 pages 72 et 78 141 Christopher Wadlow The Law of Passing Off Unfair Competition by Misrepresentation 3e d London Sweet amp Maxwell 2004 page 28 142 Trade Marks Registration Act 38 amp 39 Vict c 22 143 Christopher Wadlow The Law of Passing O
133. a info robic com 202 ROBIC la marque LA CREME DU YOGOURT ni de la version graphique de cette marque de commerce Beatrice NATURY n L omission des mots du yogourt dans chaque cas donnait lieu a l emploi d une marque diff rente Dans Clic Import Export Inc c 3430961 Canada Inc 8 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante demandait l enregistrement de la marque de commerce graphique suivante sur la base de l emploi de celle ci depuis le 1er ao t 1993 La preuve r v lait toutefois que l emploi de cette marque avec la composante AAAAA n avait d but qu en 2001 Le registraire a d cid que l emploi avant 2001 d une marque qui omettait la composante AAAAA ne valait pas emploi de la marque pour laquelle la requ rante all guait un emploi depuis le 1er ao t 1993 Dans Sealy Canada Ltd c Simmons l P Inc une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante demandait l enregistrement de la marque de commerce suivante sur la base de l emploi de celle ci depuis octobre 1997 608 Clic Import Export Inc c 3430961 Canada Inc 2005 CarswellNat 448 C O M C agente d audience J W Bradbury paragraphes 10 a 15 609 Sealy Canada Ltd c Simmons I P Inc 2005 47 C P R 4th 296 C O M C agente d audience C R Folz pages 305 a 309 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Mont
134. afil mentionnent que le test au niveau des variations permises entre une marque enregistr e et sa variante employ e doit tre effectu aupr s de l acheteur non averti 52 Par contre lorsqu il s agit de d terminer si deux marques de commerce cr ent de la confusion selon l article 6 de la Loi le crit re utilis sera celui du consommateur occasionnel plut t press s5s Y a t il une diff rence entre un crit re qui serait bas sur l appr ciation d un acheteur et celui qui serait bas sur l appr ciation d un consommateur II existe effectivement une diff rence s mantique entre les mots acheteur et consommateur Ainsi le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert d finit le terme acheteur comme la pJersonne qui ach te 354 tandis que le terme consommateur est d fini comme une pJersonne qui utilise des marchandises des richesses des services pour la satisfaction de ses besoins 55 L acheteur est donc la personne qui ach te des biens ou des services tandis que le consommateur est celle qui utilise ces biens ou services sans exclure le fait qu elle puisse tre galement celle qui a achet les biens ou services en question De m me un acheteur peut acheter des biens ou services pour autrui et ne pas tre obligatoirement le consommateur de ces produits 351 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F
135. ailer Co 1984 1 C P R 3d 443 C F P I le juge Rouleau 567 Cadbury Trebor Allan Inc c Effem Inc 2004 41 C P R 4th 358 C O M C agent d audience M Herzig pages 364 et 365 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 177 ROBIC ne mentionn e dans sa demande d enregistrement en l occurrence la marque M amp M S CROUSTILLANTS pour des friandises La preuve r v lait que la marque employ e par la requ rante sur ses emballages dont sur celui ci apr s reproduit tait la suivante fTanre LLAN 13 Le registraire a consid r que l emploi de ces diff rents l ments sur l emballage de la requ rante ne valait pas emploi de la marque M amp M S CROUSTILLANTS dans la mesure o le mot CROUSTILLANTS semblait tre un l ment de peu d importance sur l emballage et qu un consommateur ne percevrait donc pas l emploi de la marque M amp M S CROUSTILLANTS Selon le registraire l opposante avait satisfait son l ger fardeau en ce qui concerne la preuve du non emploi de la marque que la requ rante souhaitait enregistrer e Dans Riches McKenzie amp Herbert c Vincor International Inc 8 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e HERITAGE en association avec des vins Apr s avoir exam
136. aire conclure tort aux acheteurs ventuels que les marchandises et services m me s ils n appartiennent pas la m me cat gorie g n rale sont n anmoins offerts par la m me personne Une telle conclusion n est videmment possible en l esp ce que si un lien ou une association est susceptible de s tablir dans l esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE qui sont notoires et la source des restaurants de l intim e qui sont moins connus Si aucun lien n est susceptible d tre tabli il ne peut exister de probabilit de conclusion erron e et par cons quent aucune confusion au sens de la Loi 357 Non soulign dans l original Le m me constat s applique en mati re de variationsss 3 2 5 Un d sistement mentionn l enregistrement d une marque est il un facteur pertinent en mati re de variation De nombreux enregistrements de marques de commerce contiennent un d sistement en vertu de l article 35 de la Loi pour la portion d une marque de commerce qui ne serait pas ind pendamment enregistrable 39 Quelle est la cons quence de ce d sistement sur la portion d une marque de commerce qui ne serait pas ind pendamment enregistrable lorsqu il s agit de d montrer l emploi de la 356 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 357 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 6 358 Voir par exemple Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette
137. ait en l esp ce 2 2 2 5 L exemple d une proc dure d opposition le cas PREDATOR Dans le cadre d une proc dure d opposition selon l article 38 de la Loi la pr sence d une autre marque de commerce proximit de la marque enregistr e de l opposante n est pas un facteur pertinent pour d terminer s il y a confusion entre cette marque enregistr e de l opposante et la marque de la requ rante ce sujet examinons la d cision Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi devant le registraire des marques de commerce L opposante tait titulaire d une marque de commerce PREDATOR enregistr e en liaison avec des pneus elle s opposait la demande d enregistrement pr sent e par la requ rante pour une marque PREDATOR en liaison notamment avec des syst mes de s curit pour automobiles Un des arguments de la partie requ rante selon lequel il n y avait pas de probabilit de confusion entre les marques des parties dans les circonstances tait bas sur l emploi par l opposante de sa marque PREDATOR de pair avec ses autres marques MOTOMASTER et CANADIAN TIRE Selon la requ rante ce contexte d emploi att nuait de mani re significative la probabilit de confusion Voici comment le registraire a trait cet argument de m me que la jurisprudence cit e par la requ rante dont l arr t Pink Panther Beauty Corp 28 Comme autre
138. al Culture Inc c Wood Wheeler Inc 484 Wood Wheeler Inc tentait notamment d obtenir l enregistrement de la marque DIRT SHIRT pour des tee shirts Coastal Culture Inc s tait oppos e cette demande d enregistrement en all guant dans ses arguments crits que Wood Wheeler Inc ne s tait pas servie de sa marque de commerce depuis le 20 mai 1997 comme elle l avait revendiqu dans sa demande d enregistrement L opposition de Coastal Culture Inc avait toutefois t rejet e par le registraire Dans le cadre de l appel entrepris par Coastal Culture Inc devant la Cour f d rale le juge O Keefe devait donc notamment d terminer si Wood Wheeler Inc avait employ sa marque de commerce DIRT SHIRT depuis le 20 mai 1997 au Canada Sur la question de l emploi de la marque de commerce DIRT SHIRT la preuve r v lait que cette expression avait toujours t employ e avec d autres l ments pour former les combinaisons suivantes P E I DIRT SHIRT ou THE ORIGINAL P E I DIRT SHIRT Dans les circonstances le juge O Keefe a indiqu dans ses motifs du 2 mai 2007 qu il ny avait pas eu emploi de la marque de commerce DIRT SHIRT depuis le 20 mai 1997 54 In order to determine whether Wheeler s alleged deviation from the DIRT SHIRT mark through the addition of the words P E I and THE ORIGINAL to the mark rendered it unable to comply with paragraph 30 b of the Act must assess whether the variations of the DIRT SHIRT
139. al compris la question qui leur tait soumise L 69 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 58 70 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphes 53 et 74 71 Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc 2006 CarswellNat 2087 C O M C agente d audience J W Bradbury 72 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 73 L arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 a t rendu le 2 juin 2006 tandis que la d cision Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc 2006 CarswellNat 2087 C O M C du registraire est dat e du 5 juin 2006 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 24 ROBIC 74 ll est important de se rappeler comme le dit l appelante que ce qui est en cause ce n est pas l tendue des activit s actuelles de l intim e mais l tendue de la protection qu elle cherche obtenir en demandant l enregistrement de sa marque de commerce Non soulign dans l original En d autres mots comme le registraire lavait voqu dans l affaire Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc 75 c est l enregistrement qui d termine l tendue des droits du propri taire et non les activit s pr sentes ou actuelles de ce dernier en liaison avec sa marque enregistr e soit les
140. ale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 112 ROBIC BAR et GRILL comme des portions insignifiantes de la marque le losange absent de la marque employ e a fait l objet d un constat similaire Dans l affaire Whistler Mountain Resort Limited Partnership c Woznow amp une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi l intim e tait notamment le propri taire de la marque enregistr e DUSTY S SALOON en liaison avec des services de restaurant L enregistrement contenait un d sistement pour le mot SALOON La preuve produite par l intim e r v lait notamment l emploi de l expression DUSTY S Dans ses motifs le registraire a consid r que l emploi de DUSTY S n tait pas l emploi de la marque enregistr e DUSTY S SALOON dans la mesure o la marque enregistr e avait deux composantes essentielles l emploi de l expression DUSTY S sans le mot SALOON refl tait l emploi d une marque de commerce substantiellement diff rente Dans l affaire Sterling amp Affiliates c Mattel Vendor Operations Die Cast Limitea une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi l intim e tait le propri taire de la marque enregistr e DINKY TOYS pour des jouets L enregistrement contenait un d sistement pour le mot TOYS La preuve produite par l intim e r v lait l e
141. anderesse comme ce serait le cas si Kleenex tait autographi Klenex une partie du test exig par l article 22 serait alors remplie L article 22 de la Loi pourrait donc galement donner lieu une jurisprudence en mati re de variation Examinons maintenant quelques affaires d cid es au cours de la derni re d cennie selon certains regroupements et de mani re chronologique Ce corpus jurisprudentiel de la d cennie qui se termine permet d illustrer par des exemples les principes que nous venons d analyser Dans les pages qui suivent les d cisions mentionn es concernent tant des marques nominales compos es uniquement d un ou de plusieurs mots que des marques graphiques c est dire de marques compos es la fois de mots et d l ments graphiques ou encore d l ments graphiques uniquement D butons notre revue jurisprudentielle en identifiant toutefois les avantages que procure l enregistrement d une marque nominale en situation de variation 3 3 Faut il enregistrer une marque nominale ou une marque graphique Quelques consid rations strat giques Contrairement a la Loi sur la concurrence d loyale 193239 qui tablissait une diff rence entre un dessin marque 3 et un mot servant de marque 3 la Loi 391 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot lt e 2006 1 R C S 824 392 Loi sur la concurrence d loyale 1932 22 23 George V c 38 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8
142. ante all guait l emploi de sa marque PVA Pour sa part l opposante pr tendait que l emploi du graphisme suivant par la requ rante ne constituait pas l emploi de la marque PVA PAR RSS VINCSL RUE 541 Distillerie Stock U S A Ltd c Vincor International Ltd 2005 43 C P R 4th 476 Div art 45 agente d audience D Savard pages 478 a 480 542 CPSA Sales Institute c Groupe Conseil Parisella Vincelli Associ s Inc 2005 CarswellNat 2789 C O M C agent d audience J Carri re paragraphes 27 et 28 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 169 ROBIC Le registraire a reconnu dans cet exemple l emploi de la marque PVA en soulignant que la partie dominante de ce graphisme tait les lettres PVA en raison de leur grosseur et du fond noir sur lequel elles apparaissaient De plus le registraire a constat que les autres mentions verbales taient purement descriptives e Dans Courtyard Restaurant Inc c Marriott Worldwide Corp 5 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi l opposante all guait l emploi ant rieur d une marque COURTYARD en association avec des services de restaurant L emploi de la marque de commerce suivante a t consid r par le registraire comme l emploi de la marque COURTYARD Dans les circonstances le mot RESTAURANT tait u
143. ar de la registraire que cet ajout n affectait pas l impression premi re que laissait la marque graphique et que donc il y avait preuve de l utilisation de la marque Il s agit l d une conclusion laquelle la preuve donnait ouverture 439 La question visant d terminer si une marque enregistr e est toujours employ e malgr des variations d pend essentiellement de la preuve produite Lorsqu il s agit de revoir cette preuve en appel la norme de contr le applicable est donc celle de la 435 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 436 Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada lt e 2002 CFPI 458 C F P I le juge Martineau 437 Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada lt e 2002 CFPI 458 C F P I le juge Martineau paragraphe 14 438 Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP 2005 CAF 306 C A F 439 Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP 2005 CAF 306 C AF paragraphe 6 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 134 ROBIC d cision raisonnable a moins d une preuve additionnelle devant la Cour qui aurait un effet sur les conclusions de faits du registraire Comment d crire une d cision raisonnable Le carac
144. ark such as LIPTON or HORMEL Thus must consider the wares and trades of the parties to be virtually identical 57 Non soulign dans l original 55 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 56 Lipton Division of UL Canada Inc c Geo A Hormel amp Co 1996 66 C P R 3d 543 C O M C agent d audience D J Martin 57 Lipton Division of UL Canada Inc c Geo A Hormel amp Co 1996 66 C P R 3d 543 C O M C agent d audience D J Martin pages 547 et 548 Remarquons toutefois les motifs du juge de Montigny sur la contrefagon dans la r cente affaire Drolet c Stiftung Gralsbotchaft 2009 CF 17 C F aux paragraphes 199 203 ou la Cour a not que la facture du livre publi par le d fendeur reconventionnel avec une marque pr tendument contrefaite sur la page couverture tait tr s diff rente de l apparence des ouvrages de la demanderesse reconventionnelle Par contre ce n tait peut tre pas le facteur le plus important dans les circonstances en effet la Cour a conclu a l absence de contrefa on notamment en raison d une diffusion tr s limit e du livre en question aupr s de ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC En r sum comme l a expliqu le juge Binnie dans l arr t Mattel lorsqu il s agit d valuer l tendue d un monopole oc
145. as sa marque de commerce mais plut t un slogan g n rique Canadian Pacifi Hotels amp Resorts World s ONLY sports and filertainment hotel Selon le registraire en utilisant ainsi les mots de sa marque la requ rante ne pr sentait pas un emploi de celle ci e Dans Ridout amp Maybee c 420123 Ontario Ltd 562 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e RELAY STATION TRUCK STOPS en association avec l op ration d une station d essence et d un restaurant La preuve produite r v lait toutefois l emploi de la marque BEAMSVILLE RELAY STATION TRUCKSTOP En raison de la pr sence du mot BEAMSVILLE devant les mots RELAY STATION TRUCKSTOP le registraire na pas constat l emploi de la marque de commerce enregistr e Le registraire a toutefois not que l emploi de l expression TRUCK STOP en un ou deux mots tait sans cons quence e Dans Smart amp Biggar c Swede Can Group Inc 5 3 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e Q FURNITURE en association avec des meubles et des services de vente au d tail de meubles Apr s avoir examin la preuve produite le registraire a consid r que l exemple suivant ne valait pas emploi de la marque de commerce enregistr e dans la mesure o I Q FURNITURE ne serait pas per ue comme la marque
146. at Western Brewing Co c Molson Canada 2005 2008 68 C P R 4th 305 C O M C agent d audience M Herzig page 312 426 Restaurants Pacini Inc c Aulcorp Food Marketers amp Distributors Inc 2008 CarswellNat 4338 C O M C agente d audience A Robitaille paragraphe 25 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC L enregistrement d une marque de commerce nominale permet donc davantage de souplesse pour son propri taire qui souhaiterait apporter des modifications au graphisme utilis avec celle ci 3 4 La Cour f d rale et le revamping un aper u de certaines d cisions de la derni re d cennie Au cours des dix derni res ann es la Cour f d rale du Canada de m me que le registraire ont eu recours aux diff rents principes nonc s dans la d cision Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 42 de m me que dans les arr ts Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 428 et Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 42 pour r soudre des situations de variation dans l emploi d une marque de commerce enregistr e ou allegu e selon le cas Ces d cisions constituent donc toujours des r f rences incontournables lorsqu il s agit de traiter de ce sujet Continuons notre survol jurisprudentiel en examinant certaines d cis
147. athan Boutique Pour Hommes Inc c Jay Gur International Inc 234 le juge Hugessen a r sum l arr t Molson Canada c Oland Breweries Ltd 235 en crivant que la Cour d appel de l Ontario dans ses motifs a appliqu la r gle bien tablie selon laquelle l emploi d une marque de commerce d pos e constitue une d fense absolue l encontre d une action pour commercialisation trompeuse236 Par contre dans la d cision Distech C V A C inc c Distech Contr les inc 237 la demanderesse avait utilis en premier le nom Distech A la suite du recours de cette demanderesse la Cour sup rieure du Qu bec a ordonn la d fenderesse 233 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont paragraphes 12 et 16 234 Jonathan Boutique Pour Hommes Inc c Jay Gur International Inc 2003 23 C P R 4th 492 C F P I le juge Hugessen Il s agit d une d cision du 31 janvier 2003 235 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont 236 Jonathan Boutique Pour Hommes Inc c Jay Gur International Inc 2003 23 C P R 4th 492 C F P I le juge Hugessen paragraphe 4 Dans ses motifs le juge Hugessen a consid r que cette r gle ne s appliquait pas dans les circonstances puisqu il tait vident que la d fenderesse n employait pas exactement ses marques de commerce comme elles avaient t enregistr es Il a donc rejet la requ te pour jugement sommaire de la
148. ation particuli re d un produit peut tre distingu e par une marque de commerce une description commerciale ou des caract ristiques particuli res de l tiquetage ou de l emballage Selon les efforts effectu s par le propri taire un achalandage peut tre reconnu pour l un ou l autre de ces l ments ou pour plusieurs d entre eux En raison de tous ces facteurs variables voil pourquoi lorsque des droits sont r clam s sur une marque de commerce non enregistr e il est n cessaire de consid rer le contexte d emploi y compris l achalandage qui s est d velopp en lien avec la marque A ce sujet mentionnons les motifs de la Cour d appel du Qu bec dans l arr t 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc un litige concernant la marque AUTO PRIX de la demanderesse d une part et la marque AUTO PRIX de la d fenderesse d autre part employ es par leur propri taire respectif dans le domaine de la vente et l achat de v hicules usag s outre les marques la Cour a consid r leur graphie l apparence physique des tablissements ainsi que leurs couleurs respectives lors de l examen des commerces des parties Dans ce cas apr s avoir not le contexte d emploi la Cour d appel a confirm le jugement du juge du proces selon lequel il y avait eu commercialisation trompeuse en raison de l emploi par la d fenderesse de sa marque AUTO PRIX Pour sa part le juge du proces avait not que le contexte d emplo
149. ations de fiduciaire qui existeraient entre deux parties 25 221 Citrus Growers Association Ltd c William D Branson Ltd 1990 1 C F 641 C F P I le juge Rouleau page 647 222 Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Ltd 1951 15 C P R 1 C A C B 223 Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Ltd 1951 15 C P R 1 C A C B page 13 224 On doit toutefois tenir compte du paragraphe 17 2 de la Loi qui nonce Dans des proc dures ouvertes apr s l expiration de cing ans a compter de la date d enregistrement d une marque de commerce ou compter du 1 juillet 1954 en prenant la date qui est post rieure l autre aucun enregistrement ne peut tre radi modifi ou jug invalide du fait de l utilisation ou r v lation ant rieure mentionn e au paragraphe 1 a moins qu il ne soit tabli que la personne qui a adopt au Canada la marque de commerce d pos e a fait alors qu elle tait au courant de cette utilisation ou r v lation ant rieure 225 Citrus Growers Association Ltd c William D Branson Ltd 1990 1 C F 641 C F P I le juge Rouleau page 647 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 58 ROBIC Ainsi moins que l invalidit de l enregistrement ne soit d montr e le propri taire de l enregistrement en
150. au test labor en 1992 Celui ci mentionne galement que la marque enregistr e doit demeurer reconnaissable dans la variante employ e et qu aucune confusion ne doit tre cr e aupr s de l acheteur non averti Comment faut il aborder cette formulation particuli re du test 3 2 3 3 De quelle confusion s agit il Il est sans doute plus facile d appliquer le crit re qui exige qu une variante conserve les caract ristiques dominantes de la marque de commerce enregistr e que celui qui demande qu aucune confusion ne soit cr e dans l esprit de l acheteur non averti Dans l arr t Promafil la Cour a utilis une expression qu on retrouve l article 6 de la Loi c est dire la confusion toutefois comme nous l avons soulign en examinant l arr t Honeywell Bull cette confusion mentionn e par le juge MacGuigan ne serait pas identique celle de l article 6 de la Loi En effet les circonstances pour d terminer la probabilit de confusion entre marques de commerce sont d crites l article 6 de la Loi et ont pour but d viter que les 340 Home Appliances Manufacturing Company c The Oneida Community 1923 R C S 570 page 577 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 103 ROBIC consommateurs concluent erron ment que deux produits fabriqu s par deux entit s distinctes provienn
151. ax 514 845 7874 www robic ca info robic com 87 ROBIC Use of a mark in combination with additional material constitutes use of the mark per se as a trade mark if the public as a matter of first impression would perceive the mark per se as being used as a trade mark This is a question of fact dependent upon such factors as whether the mark stands out from the additional material for example by the use of different lettering or sizing see e g Standard Coil Products Canada Ltd v Standard Radio Corp et al 1971 1 C P R 2d 155 at p 163 1971 F C 106 or whether the additional material would be perceived as purely descriptive matter or as a separate trade mark or trade name see e g Carling O Keefe Lid v Molson Cos Ltd 1982 70 C P R 2d 279 at pp 280 1 applying Bulova Accutron Trade Mark 1969 R P C 102 at pp 109 10 Principle 2 A particular trade mark will be considered as being used if the trade mark actually used is not substantially different and the deviations are not such as to deceive or injure the public in any way Honey Dew Ltd v Rudd et al 1929 1 D R L 449 1929 Ex C R 83 at p 89 Although most of the cases in which this principle has been applied involve the question of whether a registered trade mark has been used it is clear that it is of broader application and is applicable for example when one is determining a date of first use for the purposes of s 29 b maintenant 30b o
152. ax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC ses produits il y aurait alors probablement eu erreur de la part du registraires3 Ce commentaire de la juge Snider confirme que toutes les circonstances du contexte d emploi ne sont pas pertinentes lorsqu une marque enregistr e est en cause puisque celle ci est prot g e quelle que soit la fa on dont elle est employ e En d autres mots un certain contexte d emploi qui peut tre appel changer et qui n est pas pr cis l enregistrement comme la position de la marque ne peut transformer des marques qui cr ent de la confusion en marques qui n en cr ent pas Quelle est la v ritable port e des commentaires du juge Linden au paragraphe 37 de ses motifs dans l arr t Pink Panther Beauty Corp Pourrait on faire r f rence des habillages diff rents pour soutenir qu il ny a pas de confusion entre deux marques dont l une enregistr e qui se ressemblent beaucoup Rappelons tout d abord qu en mati re de contrefa on l article 20 de la Loi mentionne qu un plaignant peut emp cher l emploi d une marque cr ant de la confusion avec sa marque enregistr e Il faut donc valuer les marques en cause pour d terminer s il y a probabilit de confusion Il est vrai que dans le cadre de cet exercice comme la jurisprudence le sugg re on peut examiner comment les marques sont pr sent es au public surtout si cet examen confirme une conclusion de confusion entre marques de
153. by a declaration setting out the date on which and the country of the Union in or for which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade mark for use in association with the same kind of wares or services is filed within a period of six months after that date which period shall not be extended b the applicant or if the applicant is a transferee the applicant s predecessor in title by whom any earlier application was filed in or for any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment and c the applicant furnishes in accordance with any request under subsections 2 and 3 evidence necessary to establish fully the applicants right to priority 2 The Registrar may request the evidence before the day on which the application is allowed pursuant to section 39 3 The Registrar may specify in the request the manner in which the evidence must be furnished and the period within which it must be 84 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC cette preuve avant que la furnished demande d enregistrement ne soit admise aux termes de l article 39 3 Le registraire peut dans sa demande pr
154. ca info robic com 38 ROBIC cette dition de 1972 Fox a d crit en ces termes la question de la pertinence de l intention dans le cadre d une action pour contrefa on Intention is therefore no part of the case in an action for infringement however relevant it may be in a passing off action An injunction will be granted no matter how innocent the infringement may have been provided infringement is proved 138 Finalement dans l affaire Edelsten c Edelsten 199 du Royaume Uni un cas d infringement mentionn par le juge Binnie dans ses motifs Lord Westbury a crit 4 qu il existait a right of property in a trade mark En rappelant ce principe la Cour supr me a soulign qu il peut y avoir violation de ce droit m me en l absence d intention coupable Comme l a not l auteur Wadlow1 cette d cision Edelsten a t rendue avant l adoption au Royaume Uni du premier Trade Marks Registration Act de 1875 cette loi a bien s r eu un effet sur l action pour contrefa on puisqu une marque enregistr e serait dor navant n cessaire pour ce recours Ceci a permis de mesurer la justesse de l approche de Lord Westbury qui avait qualifi de droit de propri t le droit sur une marque avant m me que le l gislateur britannique introduise la proc dure d enregistrement The 1875 Act did not ostensibly affect the action for passing off at all but its indirect effects were considerable The Act did not create
155. cals c The British Drug Houses Limited 1946 R C S 50 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC confined to any particular use of it such as its use with a particular shape of bottle or on a particular form of label 45 Toutefois cette regle g n rale voulant que le contexte d emploi n est pas pertinent lorsqu il s agit d valuer la protection conf r e par un enregistrement semble avoir t quelque peu nuanc e en 1998 par la Cour d appel f d rale dans l arr t Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp 4 o la Cour devait d cider dans le cadre d une proc dure d opposition de la pr sence au registre de la marque PINK PANTHER pour des produits capillaires malgr l objection de l opposante qui d tenait une marque enregistr e THE PINK PANTHER pour des services de divertissement Au paragraphe 37 de ses motifs le juge Linden a crit au nom de la majorit que la pr sentation de la marque de commerce dans le contexte du produit lui m me constitue une circonstance importante et que l habillage ou la fa on dont un produit est emball et donc la mani re dont la marque est pr sent e au public compte sensiblement dans l appr ciation de la probabilit de confusion ce sujet il a mentionn l arr t Asbjorn Horgard A S c Gibbs Nortac Industries Ltd 4 un cas de commer
156. celle qui est employ e l gard de la vente d une classe de marchandises d une nature particuli re specific according to the use to which it is applied or intended to be applied by the proprietor thereof a general trade mark is one used in connection with the sale of various articles in which the proprietor deals in his trade business occupation or calling generally b specific trade mark is one used in connection with the sale of a class of merchandise of a particular description 146 De plus la demande qui a donn lieu l enregistrement LMCDF 05009 avait t produite en vertu de l article 8 de l Acte des marques de commerce et dessins de fabrique 8 Le propri taire d une marque de commerce pourra la faire enregistrer en transmettant au ministre de l Agriculture en m me temps que l honoraire ci apr s mentionn un dessin et une description en double de 8 The proprietor of a trade mark may have it registered on forwarding to the Minister of Agriculture together with the fee hereinafter mentioned a drawing and description in duplicate of such trade mark and a declaration that the same was not in use to his knowledge by any other person than himself at the time of his adoption thereof cette marque ainsi qu une d claration comportant que personne autre que lui ne faisait usage de cette marque sa connaissance lorsqu il l a adopt e Dans le cas de l enr
157. chef Maclean 495 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F 496 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 497 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk 498 Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette Kosie Prince 2007 CF 245 C F la juge Gauthier 499 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 157 ROBIC c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 500 Une analyse afin de d terminer si ces diff rences pourraient constituer une modification significative susceptible d induire en erreur un consommateur non averti Honey Dew Limited c Rudi M me si ces diff rents tests ont des origines diverses ils tendent vers le m me r sultat et sugg rent tous la m me question dans la marque employ e le consommateur non averti reconnaitrait il toujours la marque enregistr e ou all gu e selon le cas 3 5 Le registraire et le revamping Examinons maintenant l abondante jurisprudence du registraire des marques de commerce relativement aux situations de revamping mise jour ou actualisation
158. choix des marques de type CLIQUOT ne pouvait tre qu une publicit de la demanderesse Toutefois dans ses remarques au paragraphe 16 le juge Binnie n a pas indiqu qu on devait tenir compte de l intention d une d fenderesse lors de l analyse de la question de l indemnit Ainsi malgr les conclusions factuelles de la juge du proc s et que le juge Binnie a soulign es il appert selon la Cour supr me que les propri taires des magasins Cliquot pouvaient toujours plaider qu elles ne devaient pas tre tenues de 270 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F paragraphes 110 111 112 113 et 114 271 Au paragraphe 60 et au paragraphe 92 de ses motifs le juge L tourneau a not entre autres que le juge du proc s avait accept le t moignage du repr sentant de l appelante 272 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot lt e 2003 CFPI 103 C F P L la juge Tremblay Lamer paragraphe 43 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 73 ROBIC verser une indemnit pour la p riode pendant laquelle leurs enregistrements taient en vigueur m me dans ventualit o la demanderesse avait gain de cause et obtenait la radiation des enregistrements en question 2 4 5 Les avantages d fensifs d un enregistrement la suite des arr ts Veuve Clicquot Pon
159. chose jug e entre les parties Ainsi selon la r gle du stare decisis si une preuve identique tait pr sent e a la Cour f d rale cette derni re d clarerait fort probablement que l enregistrement contest est invalide et en ordonnerait la radiation du registre00 Finalement un enregistrement de marque de commerce est pr sum valide et c est la partie qui all gue son invalidit qui a bien s r le fardeau d en faire la d monstration102 2 3 L action pour contrefa on d une marque enregistr e une comparaison avec l action pour commercialisation trompeuse Une marque enregistr e permet d intenter une action pour contrefa on un recours qui a plusieurs avantages lorsqu on le compare une action pour commercialisation trompeuse L action pour contrefa on d une marque de commerce enregistr e est pr vue a l article 20 de la Loi Elle vise emp cher l emploi d une marque cr ant de la confusion avec une marque de commerce enregistr e1 Une marque enregistr e est n cessaire pour ce recours De son c t l action pour commercialisation trompeuse a t d velopp e par la common law qui tr s t t a cherch garantir aux acheteurs qu ils puissent conna tre la provenance des biens disponibles sur le march 104 Bien qu il existe en common law ce recours a galement t codifi l alin a 7b de la Loits Il vise 99 Illico Communication inc c Vid otron lt e 2004 R J Q 2579 C S
160. cialisation trompeuse combin a une demande de radiation d un enregistrement Dans l arr t Asbjorn Horgard A S la Cour a indiqu qu il y avait de la confusion entre les marques des parties ainsi qu entre les habillages sur lesquels les marques taient pr sentes8 Cet extrait de l arr t Pink Panther Beauty Corp semble tre la source d une incertitude en jurisprudence qui donne lieu la question suivante en raison de cet extrait doit on tenir compte du contexte d emploi par exemple la pr sentation de l emballage sur lequel la marque enregistr e est pr sente lors d un recours pour contrefa on d une marque de commerce enregistr e Il est vrai que dans l arr t Asbjorn Horgard A S la confusion quant l habillage ou l emballage du produit soutenait la conclusion de confusion entre les marques de commerce Par contre 45 The British Drug Houses Limited c Battle Pharmaceuticals 1944 R C E 239 C de l le juge en chef Thorson page 246 46 Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp 1998 3 C F 534 C A F demande d autorisation d appel a la Cour supr me du Canada accord e le 19 novembre 1998 au dossier 26689 d sistement produit le 21 juin 1999 47 Asbjorn Horgard A S c Gibbs Nortac Industries Ltd 1987 14 C P R 3d 314 C A F d sistement d appel produit le 11 d cembre 1989 au dossier 20402 des dossiers de la Cour supr me du Canada 48 Asbjorn Horgard A S c Gibbs Nortac Industrie
161. cision Nightingale Interloc en relation avec les changements une marque exig s par une autre loi Pour sa part le juge Mosley a d crit le test en mati re de variation de la mani re suivante 35 The test for whether an owner is using the trade mark as registered is whether it is used in such a way that it does not lose its identity and remains recognizable whether the differences are so unimportant that an unaware purchaser would be likely to infer that both identify goods having the same origin Registrar of Trade Marks v Compagnie Internationale pour l informatique CII Honeywell Bull et al 1985 4 C P R 3d 523 F C A at 525 471 Appliquant ce test la situation devant lui le juge Mosley a indiqu qu il tait d accord avec lappr ciation du registraire selon laquelle les caract ristiques dominantes de la marque enregistr e taient les mots NATURE S CHOICE il a galement not que la feuille d rable n tait pas un l ment dominant de la marque et que l ajout du signe Co n tait pas significatif Le juge Mosley a donc conclu que le registraire avait nonc le bon test en l occurrence et que sa d cision tait raisonnable 3 4 7 L affaire Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP 2005 L arr t Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP472 rendu le 20 septembre 2005 par la Cour d appel f d rale r sulte d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi a
162. cision manifestement d raisonnable Toutefois lorsque des l ments de preuve suppl mentaires sont soumis la Section de premi re instance et que ces l ments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l exercice de son pouvoir discr tionnaire le juge doit en venir ses propres conclusions au sujet du bien fond de la d cision du registraire voir les arr ts Brasseries Molson c John Labatt Lt e 2000 3 C F 145 C A le juge Rothstein a la page 168 et Polo Ralph Lauren Corp c United States Polo Assn 2000 9 C P R 4th 51 C A F le juge Malone au paragraphe 13 et le juge Isaac au paragraphe 10 et le jugement Garbo Creations Inc c Harriet Brown amp Co 1999 3 C P R 4th 224 C F 1 inst le juge Evans a la page 234 483 En l absence de preuve additionnelle la norme de contr le g n ralement applicable une d cision du registraire est donc celle de la d cision raisonnable Toutefois le champ d expertise du registraire voqu par le juge Harrington dans ses motifs ne s tend pas par exemple une question d interpr tation de l article 45 de la Loi434 C est la norme de la d cision correcte qui s applique ce type de question Comme l extrait des motifs du juge Harrington le sugg re la production d une preuve additionnelle devant la Cour ne veut pas n cessairement dire que la norme de la d cision raisonnable est alors cart e en faveur
163. comme tant certifi e conforme par le registraire fasse foi des faits y nonc s titre d exemple dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot lt e sans toutefois mentionner l article 54 de la Loi la juge Tremblay Lamer de la Cour f d rale a examin les inscriptions de l enregistrement que d tenait la demanderesse pour la marque VEUVE CLICQUOT afin d en mesurer la dur e d emploi et a not une revendication d emploi au Canada de cette marque pour des vins de champagne depuis au moins 1899 C est notamment sur la base de cette inscription l enregistrement que la Cour a pu constater que la p riode d emploi comme circonstance pertinente pour appr cier la probabilit de confusion favorisait la demanderesse dans cette affaire La encore il ne s agissait toutefois que d un 189 Bonus Foods Ltd c Essex Packers Ltd 1964 43 C P R 165 C de l le juge Cattanach page 183 190 Veuve Clicquot Ponsardin Maison fond e en 1772 c Boutiques Cliquot lt e 2003 CFPI 103 C F P 1 la juge Tremblay Lamer paragraphe 60 confirm par Veuve Clicquot Ponsardin Maison fond e en 1772 c Boutiques Cliquot lt e 2004 CAF 164 C A F et par Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot lt e 2006 1 R C S 824 voir galement la d cision Cluett Peabody Canada Inc c Effigi Inc 2005 CF 400 C F le juge de Montigny dans cette affaire il s agissait d une all gation de confusion entre marques
164. commerce Par contre comme l a soulign d s 1944 le juge en chef Thorson dans l arr t British Drug Houses selon les crit res en vigueur a cette poque des diff rences entre des bouteilles ou des tiquettes par exemple ne peuvent pas transformer des marques de commerce cr ant de la confusion en marques qui n en cr ent pas A titre illustratif dans la d cision 417394 Alberta Ltd c H2O Co Beverages Ltd 54 la juge Simpson a fait droit une requ te en jugement sommaire de la demanderesse fond e sur la contrefa on de sa marque enregistr e H2OCOOL et a interdit l emploi de H2O Co de plus en raison de l norme impact de l l ment commun des marques des parties elle a crit que les differences au niveau de la pr sentation ne sont pas importantes On peut donc raisonnablement affirmer que plus le degr de ressemblance entre les marques de commerce sera lev et plus les diff rents crit res du paragraphe 6 5 de la Loi favoriseront une conclusion de confusion moins un contexte d emploi diff rent par exemple l emploi de couleurs dissemblables sur les emballages de part et d autre sera pertinent dans l valuation d un cas de confusion avec une marque enregistr e Dans l arr t British Drug Houses le juge en chef Thorson a crit que la protection conf r e par l enregistrement doit s tendre tout emploi normal de la marque de commerce et n est pas limit e un usage particulier par exempl
165. commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull Soci t Anonyme et al 1985 1 C F 406 4 C P R 3d 523 page 525 C A F 490 Fairweather Ltd c Registraire des marques de commerce 2006 CF 1248 C F la juge Mactavish confirm par Bereskin amp Parr c Fairweather Ltd 2007 CAF 376 C A F L arr t de la Cour d appel f d rale a t rendu en 2007 d o le titre de la partie 3 4 11 491 Bereskin amp Parr c Fairweather Ltd 2005 40 C P R 4th 92 Div art 45 agente d audience D Savard ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 156 ROBIC 61 Dans tous les exemples de la marque ici en cause le mot TARGET semble tre la caract ristique dominante les mots APPAREL et CO figurant en caract res plus petits Dans ces conditions je suis convaincue que l ajout du mot Co ne constitue pas une variante importante de la marque 4 2 Sur la base de ces constatations de m me que des principes labor s par la Cour d appel f d rale l enregistrement pour la marque de commerce TARGET APPAREL a donc t r tabli La d cision de la juge Mactavish a t confirm e par la Cour d appel f d rale le 26 novembre 2007493 sans toutefois que la question sp cifique des variations soit abord e dans les motifs de la Cour 3 4 12 Les crit res
166. constances la juge Tremblay Lamer a rappel la norme de contr le applicable la d cision de celui ci 3 4 6 L affaire Marks amp Clerk c Sparkles Photo Limited 2005 Cette affaire Marks amp Clerk c Sparkles Photo Limited4 tire son origine d une proc dure en vertu de l article 45 l encontre de la marque de commerce suivante enregistr e pour diff rents produits alimentaires NATURE S CHOICE La preuve d emploi produite par le propri taire devant le registraire montrait toutefois l emploi de la marque de commerce suivante 465 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F 466 Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 2004 38 C P R 4th 424 C F la juge Tremblay Lamer paragraphes 16 et 18 467 Marks amp Clerk c Sparkles Photo Limited 2005 41 C P R 4th 236 2005 FC 1012 C F le juge Mosley ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 143 ROBIC REA NATURE S CHOICE co CHOICE co ee Devant le registraire le propri taire avait r ussi d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e malgr les diff rences entre cette derni re et la marque employ e Selon les conclusions du registraire les mots NATURE S CHOICE taient les caract ristiques
167. cours pour commercialisation trompeuse issu de la common law ou fond sur un texte de loi exige dans tous les cas un examen de comportement de la d fenderesse R sumons l action pour contrefa on d une marque de commerce enregistr e exige qu on d termine si l emploi de la marque de la d fenderesse cr e de la confusion selon l article 6 de la Loi par contre en mati re de commercialisation trompeuse que l action de la demanderesse soit fond e sur l alin a 7b de la Loi ou encore sur l article 1457 du Code civil du Qu bec il faut plut t d terminer si le comportement de la d fenderesse serait source de responsabilit suivant les crit res examin s ci haut L action pour contrefa on dans le cas d une marque enregistr e permet donc d viter l tude du comportement de la d fenderesse lorsqu il s agit de d cider s il y a probabilit de confusion entre les marques respectives des parties178 D ailleurs puisque l action pour contrefa on et l action pour commercialisation trompeuse fond e sur l alin a 7b de la Loi ou encore sur l article 1457 du Code civil du 174 PharmaCommunications Holdings Inc c Avencia International Inc 2009 FCA 144 C A F paragraphes 8 et 10 par contre dans l arr t Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc 2007 CAF 255 C A F la Cour d appel f d rale a indiqu que pour se pr valoir de l alin a 7b de la Loi un plaignant doit prouver qu il poss de une marque de commerce
168. d intrusion la preuve qu elle ait voulu en causer une n tablit pas qu il y a confusion Fox p 403 Historiquement les tribunaux ont h sit conclure que l intention tablie de pirater n avait pas atteint son but mais en l esp ce la Commission n a pas constat l existence d une telle intention 136 Dans cet extrait le juge Binnie a fait r f rence l auteur Fox et la troisi me dition de son trait The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competitions Dans 184 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c Lexus Foods Inc 2001 2 C F 15 C A F paragraphe 11 au m me paragraphe le juge Linden pr cise toutefois que la connaissance pourrait tre un facteur pertinent dans une action en contrefa on s agissant particuli rement du montant des dommages int r ts a accorder 135 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 dans cette affaire il s agissait d une proc dure d opposition selon l article 38 de la Loi o l opposante all guait que la marque que souhaitait enregistrer la requ rante cr ait une probabilit de confusion avec sa marque enregistr e 136 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 90 137 Harold G Fox The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition 3e d Toronto Carswell 1972 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic
169. d une part du monopole pancanadien qui en d coule et d autre part de la formulation du test de confusion au paragraphe 6 2 de la Loi Le juge Cattanach a soulign ce point dans l arr t Bonus Foods Ltd c Essex Packers Ltd 188 dans les termes suivants It must to begin with be emphasized that to bring the defendant within s 20 it does not have to appear that the plaintiff and the defendant had in fact used the mark Bonus in the same area or that the public had ever in fact been confused in the sense that they had thought that the plaintiff s canned meats spreads chicken and other products had been made by the same person as made the defendant s canned dog food The test in s s 2 of s 6 is not what has happened in fact but what inference would be likely to be 184 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F 185 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 102 186 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 187 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 76 188 Bonus Foods Ltd c Essex Packers Ltd 1964 43 C P R 165 C de l le juge Cattanach ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 48 ROBIC drawn if it did happen that the plaintiff and the defendant used the ma
170. d fenderesse et a laiss au juge du proc s le soin de d cider si la d fenderesse s cartait pour l essentiel de ses marques d pos es ou si elle employait les l ments essentiels de celles ci 237 Distech C V A C inc c Distech Contr les inc 2006 QCCS 5010 C S Q le juge H bert Il s agit d une d cision du 28 ao t 2006 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 63 ROBIC qui d tenait pourtant une marque de commerce enregistr e Distech Contr les 238 pour des appareils et dispositifs de contr le et de gestion nerg tique239 de ne plus utiliser le mot Distech titre de marque de commerce ou autrement en liaison avec des produits services et entreprises reli s au domaine du chauffage de la ventilation de l 6nergie ou de tout autre secteur s y rapportant soit les domaines d activit de la demanderesse Dans ses motifs du 28 ao t 2006 la Cour a soulign que la d fenderesse ne s tait jamais conform e a une d cision pr alablement rendue le 9 mars 2000 dans le cadre d une requ te pr sent e en vertu de l article 123 27 1 de la Loi sur les compagnies249 Dans cette d cision l inspecteur g n ral des institutions financi res du Qu bec avait ordonn a la d fenderesse de changer sa d nomination sociale en raison d un risque de confusion puisque chaque
171. da H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC ve CAN DRAN Dans ses motifs le registraire a soulign que les diff rences entre la marque enregistr e et la marque employ e n taient pas importantes Par contre l emploi du seul personnage sans l expression CAN D MAN n a pas t consid r comme emploi de la marque enregistr e e Dans Brouillette Kosie Prince c Jardin Inc 59 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante c CA So 2 Dans un Jardin CP A t Taspemeat a Luis Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e Dans un Jardin LES SENS ET LES SOINS Dans ses motifs le registraire a crit qu il ne pouvait raisonnablement conclure que les modifications la marque enregistr e pourraient induire en erreur les consommateurs quant l origine des services associ s la marque 595 Brouillette Kosie Prince c Jardin Inc 2008 CarswellNat 375 Div art 45 agent d audience J Carri re paragraphes 2 a 20 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC e Dans Fact Co c Sorel Corp 59 une proc
172. dans l arr t Home Juice Company c Orange Maison Limit e L article 20 de la Loi mest pas la seule disposition qui voque la notion d infringement on retrouve cette derni re dans la version anglaise des articles 50 et 58 de la Loi Toutefois dans la version frangaise de ces dispositions contrairement a l article 20 o il est question de violation les articles 50 et 58 mentionnent plut t le concept d usurpation de marque Par exemple l article 58 de la Loi l quivalent en langue fran aise de l expression action for the infringement of the trade mark est action pour usurpation de la marque de commerce A titre illustratif la Cour supr me a utilis l expression action pour usurpation pour d crire le recours pr vu l article 20 de la Loi dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e Finalement malgr son omission dans la Loi l expression action pour contrefa on est galement utilis e pour d crire le recours de l article 20 c est d ailleurs ce type d expression qu a utilis la Cour supr me dans les arr ts Breck s Sporting Goods Co Ltd c Magder 2 et S C Johnson amp Son Limited c Marketing International Ltd 3 pour d signer ce recours La Cour d appel f d rale a fait de m me dans l arr t Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc 4 ainsi que dans l arr t Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c Lexus Foods Inc 15 En r sum l
173. de Mark That could not be advanced for a moment In other words the registration of a Trade Mark does not confer any right to do that which could not have been done irrespective of the Trade Mark in the sense of doing any acts which would be competition in business The only right which it confers is a right to restrain others from using that Trade Mark 7 In Chancery Van Zeller v Mason Cattley amp Co Mr Justice Joyce made a similar assertion He said at p 41 of his reasons do not think it was seriously argued that the registration of the Trade Mark affects the case think it does not affect the case If a mark contains a misrepresentation in respect of which another person can sue and is entitled to an injunction of course the mark cannot be used it does not matter to whom it belongs or what it is It appears to me that this case becomes merely an ordinary case of passing off 8 In my view Justice Muldoon and the trial judge erred in looking to these English authorities for guidance While the U K Trade Marks Act 1905 5 Edw VII c 15 had a similar provision to our s 19 it also had a s 45 reading 45 Nothing in this Act contained shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods as those of another person or the remedies in respect thereof 9 There is no comparable provision in the Canadian Act and thus reliance should not have been placed on these English authoritie
174. de commerce dans le cadre d une opposition selon l article 38 de la Loi o au paragraphe 8 de ses motifs la Cour a constat que pour mesurer leur dur e d emploi le registraire avait eu recours aux nonc s du certificat d enregistrement de l opposante en ce qui concerne deux marques de type ARROW pour conclure que celles ci avaient t en usage au Canada depuis respectivement 1949 et 1902 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 49 ROBIC facteur parmi les autres pour appr cier la probabilit de confusion en vertu de l article 6 de la Loi Gr ce l article 19 de la Loi qui octroie un monopole pancanadien en ce qui concerne l emploi d une marque de commerce enregistr e de m me qu l article 54 qui permet dans certains cas de mesurer la dur e d emploi d une marque enregistr e l enregistrement offre ainsi des avantages qui ne sont pas pr sents en mati re de commercialisation trompeuse 2 3 2 4 L importance du libell des marchandises ou services Lorsqu il est question de commercialisation trompeuse il faut examiner les activit s des parties ainsi qu elles se pr sentent afin d en mesurer les ressemblances et diff rences11 Par contre la situation est diff rente en mati re de contrefa on ou dans toute autre proc dure o une marque de commerce enregistr e est invo
175. de commerce enregistr e et que son nom figurait au bas de la documentation remise au client ce dernier en raison de ses changes avec Omega Electronics SA aurait probablement per u la marque de commerce comme tant la marque graphique OMEGA ELECTRONICS plut t que la marque graphique OMEGA 475 Enregistrement consult le 13 mai 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 476 L enregistrement LMCDF 05009 a t amend le 2 juin 1945 de m me que le 24 octobre 1952 pour ajouter des marchandises celles enregistr es en premier lieu le 24 juillet 1894 Ces amendements du 2 juin 1945 et du 24 octobre 1952 ont t effectu s en vertu de la Loi sur la concurrence d loyale 1932 22 23 George V c 38 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Cette pr tention a toutefois t rejet e par le registraire repr sent par l agente d audience Savard dans une d cision du 30 septembre 2003 La partie requ rante a soulev un bon point toutefois compte tenu de la preuve dans son ensemble je ne suis pas convaincue que la marque de commerce OMEGA et Dessin en soi ne serait pas galement per ue comme la marque de commerce employ e La taille du
176. de la norme de la d cision correcte Cette derni re est appliqu e que lorsque certaines conditions sont r unies ainsi la Cour aura recours cette norme de la d cision correcte si une preuve additionnelle 432Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation 2004 CF 210 C F le juge Harrington confirm par Wakefield Realty Corporation c Cushman amp Wakefield Inc 2004 CAF 415 C A F 433 Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation 2004 CF 210 C F le juge Harrington paragraphe 8 434 United Grain Growers Limited c Lang Michener 2001 3 C F 102 C A F paragraphe 9 demande d autorisation d appel a la Cour supr me du Canada accord e le 13 septembre 2001 au dossier 28544 d sistement produit le 15 mai 2002 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 133 ROBIC est produite devant la Cour et que cette preuve additionnelle a un effet sur les conclusions de faits du registraire ou sur l exercice de son pouvoir discr tionnaire Cette approche a t approuv e par la Cour supr me du Canada dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 435 au paragraphe 41 La d termination de l emploi d une marque de commerce enregistr e une question mixte de faits et de droit Dans la d cision Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd
177. de variation il appert que la d cision d employer une version actualis e d une marque enregistr e est parfois prise sans que les cons quences d un tel geste soient pleinement mesur es En effet le produit le plus en vogue le plan de marketing le plus habile ou les chiffres d affaires les plus enviables ne mettent pas l abri des cons quences f cheuses li es la perte de l enregistrement d une marque en raison d une d cision de revamping Voila pourquoi la mise en garde de Eccl siaste est sans doute pertinente la course n est point aux agiles ni la guerre aux vaillants ni le pain aux sages ni la richesse 621 Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit Inc 1999 2 C P R 4th 543 Div art 45 agente d audience C Folz pages 550 et 551 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 213 ROBIC aux intelligents ni la faveur aux savants car tout d pend pour eux du temps et des circonstances 622 DROIT AFFAIRES SCIENCES ARTS 622 Eccl siaste 9 11 extrait de la Bible version Louis Segond 1910 consult e le 29 juillet 2009 sur le site de l Alliance biblique fran aise l adresse http www la bible net bible segond1910 ec htmil derni re consultation le 9 septembre 2009 Cet extrait est bien s r non soulign dans l original ROBIC SENCRL 1001 Squa
178. des marques de commerce Comme la Cour f d rale le registraire par le biais de la Commission des oppositions ou encore de la Division de l article 45 s est prononc a de nombreuses reprises sur cette probl matique et s est galement inspir des m mes arr ts que ceux pr c demment tudi s pour trancher les cas qui lui ont t soumis Eu gard a cette abondante jurisprudence du registraire tentons maintenant de r unir les diff rentes d cisions rendues par celui ci selon certains themes tant au niveau des principes que des r sultats 3 5 1 Des changements mineurs la pr sentation de certains mots Lorsque la diff rence entre la marque employ e et la marque enregistr e ou encore la marque dont l emploi est all gu r sulte d un changement mineur la pr sentation de certains mots le registraire applique les enseignements des arr ts de principe pr c demment examin s et constate ainsi que la marque employ e est bel et bien celle qui est enregistr e ou celle dont l emploi a t all gu selon le cas Mentionnons certaines d cisions sur ce point 3 5 1 1 L ajout ou l omission d un S marquant le pluriel ou en anglais le possessif e Dans Swabey Ogilvy Renault c Entreprises Krasnow Lt e Krasnow Enterprises Ltd 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque BOOTLEGGER valait 500 Registraire des marques de commerce c
179. des Etablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc 2000 CarswellNat 2512 C F P I le juge Pelletier paragraphe 46 131 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F voir galement The British Drug Houses Limited c Battle Pharmaceuticals 1944 R C E 239 C de l E le juge en chef Thorson page 246 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 36 ROBIC coloration des enseignes des parties et que la pr sentation des deux marques qu on retrouve sur les affiches les bo tes etc est tr s diff rente A mon avis il s agirait de facteurs tr s pertinents si l action tait une action en passing off en common law Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefagon d une marque de commerce enregistr e et on n aurait pas d en tenir compte en d terminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux cr ent de la confusion avec la marque enregistr e de l appelante 132 En r sum sous r serve de nos commentaires effectu s la partie 2 2 2 du pr sent texte notamment en ce qui concerne la port e des motifs du juge Linden dans l arr t Pink Panther Beauty Corp il faut g n ralement effectuer une comparaison des marques de commerce en cause pour d terminer s il y a contrefa on d une marque
180. des marques de commerce 91 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F 92 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F paragraphe 54 93 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F paragraphe 54 94 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F paragraphe 56 95 Biba Boutique Ltd c Dalmys Canada Ltd 1976 25 C P R 2d 278 C F P I le juge en chef associ Thurlow pages 282 283 96 National Car Rental System Inc c Megill Stephenson Co Ltd 1996 70 C P R 3d 295 C F P I le juge Nadon page 297 97 Drolet c Stiftung Gralsbotchaft 2009 CF 17 C F le juge de Montigny paragraphe 193 Adidas Canada Ltd c Colins Inc 1978 38 C P R 2d 145 C F P I le juge Walsh page 170 98 oj sur les Cours f d rales L R C 1985 c F 7 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 30 ROBIC Si par contre cette question est soulev e dans le cadre d une action prise devant la Cour sup rieure du Qu bec cette derni re a le pouvoir de d clarer qu un enregistrement est invalide et donc inopposable a la partie d fenderesse En ce cas le jugement de la Cour sup rieure n a pas pour effet d invalider l enregistrement in rem ni de le radier du registre mais a toutefois autorit de la
181. devait d montrer emploi de la marque de commerce enregistr e suivante Le registraire a d cid que l emploi de la marque de commerce suivante dans la documentation produite ne valait pas emploi de la marque de commerce enregistr e Selon les motifs du registraire l ajout d un octogone entourant l expression SHOPPER STOPPER tait un changement majeur D autres exemples d emploi semblables n ont pas t consid r s comme l emploi de la marque enregistr e e Dans Borden amp Elliot c Rapha l Inc 6 2 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante 601 Osler Hoskin amp Harcourt c Sears Canada Inc 2001 11 C P R 4th 272 Div art 45 agente d audience D Savard pages 274 et 275 602 Borden amp Elliot c Rapha l Inc 2001 16 C P R 4th 96 Div art 45 agente d audience D Savard pages 99 et 100 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Raphael un nom un style Une preuve d emploi de cette marque sans les mots UN NOM UN STYLE n a pas t consid r e comme la preuve d un emploi de la marque de commerce enregistr e puisque ces mots formaient un l ment dominant de la marque de commerce enregistr e e Dans Brouillette Kosie c B
182. dly but in my opinion they differ only in petty details The dominant impression created by the dominant features in both designs is that of a spread eagled formally dressed penguin with head beak and limbs turned similarly Nevertheless in my view it is a mere variation of the slim penguin because it maintains the same dominant features L 322 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F page 66 323 Lanham Act 15 U S C 1057 e 324 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F page 69 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 97 ROBIC Obviously with every variation the owner of the trade mark is playing with fire In the words of Maclean P the practice of departing from the precise form of a trade mark as registered is very dangerous to the registrant But cautious variations can be made without adverse consequences if the same dominant features are maintained and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser The law must take account of economic and technical realities The law of trade marks does not require the maintaining of absolute identity of marks in order to avoid abandonment nor does it look to miniscule differences to catch out a registered trade mark owne
183. e Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 150 ROBIC Lors d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi commenc e devant le registraire par Brouillette Kosie Prince Guido Berlucchi amp C S r l avait omis de produire une preuve d emploi montrant la marque de commerce qu elle apposait sur ses bouteilles de vin mousseux Le registraire a donc d cid que cet enregistrement serait radi Lors d un appel entrepris devant la Cour f d rale le propri taire de la marque a produit l tiquette suivante qui tait appos e sur ses bouteilles de vin mousseux vendues au Canada Parmi les arguments soulev s par Brouillette Kosie Prince devant la juge Gauthier de la Cour f d rale il y avait un reproche fond sur les diff rences entre la marque enregistr e de Guido Berlucchi amp C S r l et la marque dont elle se servait au Canada La juge Gauthier a toutefois conclu que l impression dominante et l effet visuel des deux marques en cause taient g n ralement les m mes Elle s est exprim e ainsi dans ses motifs du 2 mars 2007 45 Cela dit la Cour doit maintenant d terminer l effet des diff rences entre les marques de commerce qui sont d crites au paragraphe 67 des observations crites du d fendeur ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874
184. e CANNABIS CULTURE SHOP puisque cette composante pouvait se distinguer de l expression THE FRIENDLY STRANGER de m me que l emploi de la marque nominale CANNABIS CULTURE SHOP En ce qui concerne les marques de l opposante le registraire a consid r que l emploi de la marque graphique suivante quivalait a l emploi de la marque nominale CANNABIS CULTURE LS EA PA ROMA RS G CRTC T Selon le registraire l emploi d une marque graphique comme la marque graphique CANNABIS CULTURE SHOP de la requ rante peut tre consid r comme lemploi dune marque nominale lorsque les caract ristiques graphiques de la marque sont intrins ques aux mots qui la composent549 Dans Boughton Law Corp c Kittling Ridge Ltd 55 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e SHAKERS CLASSIC COCKTAILS en association avec des boissons alcoolis es La preuve d emploi r v lait la pr sence d tiquettes ou lon voyait le mot CLASSIC au dessus des deux mots SHAKERS COCKTAILS Cet emploi a t consid r par le registraire comme l emploi de la marque de commerce enregistr e Dans McCarthy T trault LLP c Rex Inc une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e GOLESTAN en association avec du th et du riz La preuve d emploi r v lait la pr
185. e l emploi par la requ rante de la marque DOC MARVEL valait emploi de la marque all gu e DOC MARVEL S e Dans Ridout amp Maybee LLP c Walgreen Co 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque WALGREENS valait emploi de la marque enregistr e WALGREEN Les mots THE BRAND THAT AMERICA TRUSTS apparaissant sous la marque WALGREENS n ont pas t per us comme une partie de la marque WALGREENS et cette derni re a donc t consid r e comme l quivalent de WALGREEN Pour d autres raisons le registraire a d cid que l enregistrement serait radi cette d cision a toutefois t infirm e par la Cour f d rale e Dans Boy Scouts of Canada c Aleksiuk une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par l opposante de la marque BEAVERS valait emploi de la marque all gu e BEAVER 503 Osler Hoskin amp Harcourt c Sears Canada Inc 2001 11 C P R 4th 275 Div art 45 agente d audience D Savard pages 277 et 278 504 Axa Assurances Inc c Charles Schwab amp Co Inc 2005 49 C P R 4th 47 C O M C agente d audience C Tremblay page 54 appel accueilli sans que ce point soit trait par la Cour le 20 d cembre 2005 au dossier T 940 05 des dossiers de la Cour f d rale 505 R Griggs Group Ltd c 359603 Canada Inc 2005 47 C P R 4th 215 C O M C agente d audie
186. e House of Kwong Sang Hong International Limited c Borden Ladner Gervais une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi la soci t The House of Kwong Sang Hong International Limited devait d montrer l emploi de sa marque de commerce graphique ci apr s reproduite enregistr e en liaison avec diff rents articles de soins personnels dont des produits hydratants pour la peau Two GIRLS Se ik ie Devant le registraire le propri taire avait produit des emballages qui montraient uniquement l emploi des mots TWO GIRLS les caract res chinois pr sents sous les mots TWO GIRLS dans la marque enregistr e n apparaissaient pas sur les 451 Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada lt e 2002 CFPI 458 C F P I le juge Martineau paragraphes 10 et 13 452 The House of Kwong Sang Hong International Limited c Borden Ladner Gervais 2004 CF 554 C F le juge No l appel accueilli suite au consentement des parties le 14 novembre 2005 au dossier A 264 04 des dossiers de la Cour d appel f d rale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 138 ROBIC emballages ainsi produits Le registraire a donc conclu453 que la marque enregistr e n tait pas employ e et a ordonn la radiation de celle ci du registre en se fondant sur la d cision
187. e Linden soit par une ordonnance de la Cour ou autrement le propri taire de la marque enregistr e conserverait toujours le droit d employer celle ci en liaison avec les marchandises ou services nonc s a l enregistrement Puisque l article 19 de la Loi consacre le droit exclusif d un propri taire l emploi d une marque de commerce identique la marque enregistr e pour des marchandises ou des services identiques ceux num r s l enregistrement qu arrive t il lorsque ce propri taire se sert d une marque diff rente de sa marque enregistr e Ce propri taire peut il faire l objet d une injonction pour faire cesser cet emploi Selon la jurisprudence l emploi d une marque de commerce sous une forme qui diff re de celle vis e par l enregistrement ne prot gerait pas son titulaire contre une demande d injonction C est ce que le juge Hugessen de la Cour f d rale a d cid dans Jonathan Boutique Pour Hommes Inc c Jay Gur International Inc 210 Dans cette affaire le juge Hugessen a rejet la requ te pour jugement sommaire de la d fenderesse qui tait fond e sur la marque enregistr e qu elle d tenait le dossier r v lait que la demanderesse contestait l emploi sp cifique effectu par la d fenderesse d une marque de commerce qui reprenait le m me mot que la marque enregistr e de cette d fenderesse mais avec un graphisme particulier diff rent de celui reproduit dans sa marque enregistr e Dans ces circon
188. e cas a the trade mark in any a modifier la 2 R glement sur les marques de commerce DORS 96 195 et amendements ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 85 ROBIC marque de commerce a quelque manner whatsoever gard que ce soit Selon ces dispositions l gislatives et r glementaires sur les marques de commerce des diff rences entre une marque d origine et une deuxi me version2 sont tol r es dans certaines circonstances De son c t la jurisprudence indique que des variations sont galement possibles dans le cas d une marque enregistr e ainsi l emploi d une variante sera consid r comme l emploi de la marque enregistr e si la variante n est pas substantiellement diff rente de la marque enregistr e pour reprendre la formulation adopt e par le juge en chef Maclean en 1928 dans l arr t Honey Dew Limited c Rudd Depuis cet nonc g n ral en 1928 la jurisprudence a tent de formuler diff rentes r gles pour d limiter la fronti re des variations permises en mati re de marques de commerce 3 2 Les crit res d velopp s par certaines d cisions de principe pour d terminer si des changements apport s une marque de commerce enregistr e permettent toujours de la reconna tre D s le milieu des ann es 1980 la jurisprudence a mentionn certaines r gles v
189. e de commerce enregistr e suivante Pamper La preuve d emploi produite r v lait l emploi d une marque PAMPER sans inclure toutefois la repr sentation du chat qu on retrouve dans la marque de commerce enregistr e Le registraire a d cid que cette omission n tait pas mineure et que l emploi du mot PAMPER sans la repr sentation du chat n tait pas l emploi de la marque de commerce enregistr e Dans Mendelsohn Rosentzveig Shacter c Parmalat Dairy amp Bakery Inc 97 il s agissait de deux proc dures en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e LA CREME DU YOGOURT ainsi que d une version graphique de cette marque de commerce du yogourt Le registraire a d cid que la preuve d emploi suivante montrant la marque LA CREME sans les mots du yogourt ne valait pas emploi de 606 Bereskin amp Parr c Star Kist Foods Inc 2004 37 C P R 4th 61 Div art 45 agente d audience D Savard pages 63 et 64 607 Mendelsohn Rosentzveig Shacter c Parmalat Dairy amp Bakery Inc 2004 40 C P R 4th 443 Div art 45 agente d audience D Savard pages 446 a 448 appel accueilli suite au consentement des parties le 23 mars 2006 au dossier T 338 05 des dossiers de la Cour f d rale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic c
190. e en vertu de l alin a 18 1 c et de l article 57 de la Loi21 Par exemple dans le cadre d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi si le registraire constate que la marque enregistr e n est plus employ e en raison des changements apport s celle ci par son propri taire qui se servirait d une marque 290 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F page 64 291 Dans le cadre d une proc dure en vertu de l alin a 18 1 c de la Loi l intention d abandonner la marque enregistr e est galement un facteur pertinent ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 81 ROBIC diff rente la marque enregistr e mais non employ e est susceptible de radiation suivant le paragraphe 45 3 de la Loi Avant d examiner les crit res d velopp s en jurisprudence pour d terminer si l emploi d une variante constitue toujours l emploi de la marque enregistr e a l origine notons que le l gislateur a d j pr vu dans la Loi quelques situations o une marque et sa variante seront consid r es selon certaines conditions comme la m me marque de commerce Les termes utilis s par le l gislateur dans ces circonstances peuvent tre not s et compar s par la suite ceux utilis s en jurisprudence ce sujet la Loi pr voit express ment dans certains cas pr
191. e jouets et propri taire de la marque enregistr e bien connue BARBIE associ e depuis plusieurs d cennies des poup es Dans les circonstances fallait il consid rer les activit s courantes du restaurateur ou plut t les termes de sa demande d enregistrement qui d limiterait son monopole Dans les motifs de la Cour le juge Binnie a indiqu que lorsqu il s agit de mesurer les droits ventuels du propri taire sur la marque que celui ci cherche enregistrer il faut examiner l tendue du monopole qui serait octroy et non ce que le propri taire fait pr sentement avec sa marque 53 L appelante a soutenu que les instances inf rieures ont eu tort d examiner les activit s r elles de l intim e plut t que les termes figurant dans sa demande d enregistrement de la marque projet e Il est vrai qu il faut s attacher aux termes employ s dans la demande parce que ce qui est en cause est ce que l enregistrement permettrait l intim e de faire et non pas ce qu elle fait actuellement je ne crois pas que la Commission ou les tribunaux inf rieurs aient mal appr ci la nature du litige Les termes employ s par l intim e dans sa demande TRADUCTION des services de restaurant des services de mets a emporter des services de traiteur et de banquet ont t repris par la Commission et le juge des requ tes et a la lecture de leurs motifs respectifs consid r s dans leur ensemble je ne crois pas qu ils aient m
192. e la Loi sur les marques de commerce ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 64 ROBIC Breweries Ltd 243 Toutefois en raison de l article 57 de la Loi sur les marques de commerce la Cour s est reconnue sans comp tence pour faire droit a l une des r clamations de la demanderesse et ordonner la radiation de la marque enregistr e d tenue par la d fenderesse244 La Cour a galement octroy 5 000 pour le temps consacr pour limiter les d g ts 245 apr s certaines situations de confusion identifi es par la demanderesse 20 000 ont galement t accord s titre de dommages int r ts punitifs puisque la Cour a conclu que la d fenderesse perp tuait la confusion par l emploi de sa marque et que ceci constituait un abus de droit qui justifie l octroi de dommages int r ts punitifs 246 Dans cette affaire la d cision de la Cour semble avoir t motiv e en partie par le comportement de la d fenderesse relativement cette d cision ant rieure de l inspecteur g n ral des institutions financi res du Qu bec 2 4 3 La Cour supr me et le monopole pr vu par l article 19 de la Loi sur les marques de commerce Le 2 juin 2006 la Cour supr me du Canada a rendu deux arr ts fort attendus par ceux qu int resse la protection des marques de commerce Dans Mattel Inc c
193. e les diff rences sont mineures entre une marque enregistr e ou une marque dont l emploi est all gu et une marque employ e 3 5 2 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements n ont pas t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce Consid rons maintenant une s rie de d cisions o l emploi d une marque de commerce enregistr e ou all gu e selon le cas a t reconnu malgr certains ajouts ou autres changements qui n ont pas emp ch la marque en question de demeurer reconnaissable selon les crit res que nous avons examin s e Dans Comstock Ltd c Commodity Quotations Inc 533 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi o la requ rante demandait l enregistrement de la marque COMSTOCK en association avec des services financiers le registraire a consid r que lemploi par la requ rante d une combinaison S amp P COMSTOCK tait en fait l emploi de deux marques de commerce puisque la preuve r v lait galement l emploi de l expression S amp P comme marque distincte sur d autres documents de la requ rante e Dans Vanity Fair Inc c Manufacturier de Bas de Nylon Doris Lt eS une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque enregistr e SECRET SPARE PAIR en association avec des bas pour dames La preuve d emploi suivante a t produite aupr s du registraire SECRET
194. e que l enregistrement permettrait l intim e de faire et non pas ce qu elle fait actuellement Les termes employ s par l intim e dans sa demande TRADUCTION des services de restaurant des services de mets a emporter des services de traiteur et de banquet ont t repris par la Commission et le juge des requ tes et a la lecture de leurs motifs respectifs consid r s dans leur ensemble je ne crois pas qu ils aient mal compris la question qui leur tait soumise 262 Les italiques sont n tres Ce commentaire du juge Binnie peut tre vu comme une formulation actualis e du principe de droit nonc par le juge en chef Thurlow de la Cour d appel f d rale dans Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 283 sans toutefois qu il y ait de r f rence la notion d exclusivit Tant dans Veuve Clicquot Ponsardin que dans Mattel la Cour supr me semble avoir adopt la position qu un enregistrement obtenu en vertu de l article 19 de la Loi est non seulement une p e qui peut tre utilis e contre les tiers mais galement un bouclier qui permet au propri taire de la marque de commerce enregistr e de mener ses activit s avec sa marque en liaison avec les marchandises ou services nonc s l enregistrement sauf si son invalidit est d montr e Au paragraphe 16 de ses motifs dans Veuve Clicquot Ponsardin le juge Binnie a indiqu que l enregistrement des marques de Mademoiselle Charmante Inc ne pou
195. e registraire a consid r que l emploi des marques MALTAX 200 F et MALTAX 1500 valait emploi de la marque enregistr e MALTAX 524 Saul Zaentz Co c Boldt 2006 CarswellNat 3737 C O M C agente d audience C Tremblay paragraphe 12 525 Jpex Inc c Prinsco Inc 2008 CarswellNat 781 C O M C agente d audience J W Bradbury paragraphe 21 526 Andres Wines Ltd c Adriano Ramos Pinto Vinhos S A 2008 68 C P R 4th 462 C O M C agent d audience M Herzig page 465 527 Paris amp Italia Inc c Soci t de Commerce Acadex Inc 2008 72 C P R 4th 192 Div art 45 agent d audience J Carri re page 194 528 Smart amp Biggar c Oy Lahden Polttimo AB 2004 35 C P R 4th 348 Div art 45 agente d audience D Savard pages 350 a 352 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 163 ROBIC e Dans Johnston Avisar c Aastra Technologies Ltd 52 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi des marques NOMAD 9300 NOMAD 7300 et NOMAD 8300 valait emploi de la marque enregistr e NOMAD e Dans Info Touch Technologies Corp c HE Holdings Inc une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par l opposante de la marque NETLOCK 98 valait emploi de la marque all gu e NETLOCK
196. e un usage en liaison avec un certain type de bouteille ou encore une certaine pr sentation d tiquette Ce principe g n ral a t repris par le juge Binnie dans l arr t Mattel Inc 53 Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722 C F la juge Snider paragraphe 35 54 417394 Alberta Ltd c H2O Co Beverages Ltd 2005 CF 224 C F la juge Simpson paragraphes 40 42 d sistement d appel produit le 10 mai 2005 au dossier A 109 05 des dossiers de la Cour d appel f d rale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC c 3894207 Canada Inc qui a notamment indiqu au paragraphe 74 de ses motifs que lorsqu il s agit de d cider si une marque de commerce doit tre enregistr e en raison d une all gation de probabilit de confusion ce qui est en cause n est pas l tendue des activit s actuelles ou pr sentes d une requ rante avec sa marque de commerce mais plut t l tendue de la protection qu elle cherche obtenir en demandant l enregistrement de sa marque de commerce C est donc ce facteur qu il faut examiner pour mesurer la probabilit de confusion Pareillement lorsqu une marque est enregistr e il faut consid rer l tendue de la protection ainsi obtenue gr ce l enregistrement Dans la d cision Lipton Division of UL Canada Inc c Geo A Hormel amp
197. egistr e TAG De plus m me si la marque T A G tait montr e au dessus des mots Techniques Avant et Garde cet ajout n affectait pas l apparence g n rale de la marque 3 5 1 6 L ajout ou l omission d un article e Dans Gowling Lafleur Henderson LLP c Bulova Watch Company Limited23 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a 519 Lang Michener LLP c 3362426 Canada Inc 2008 CarswellNat 775 Div art 45 agente d audience J W Bradbury paragraphe 17 appel accueilli par le juge Kelen le 17 septembre 2009 au dossier T 663 08 des dossiers de la Cour f d rale 520 Bank of Montreal c Midland Walwyn Capital Inc 1998 86 C P R 3d 555 C O M C agent d audience D J Martin page 560 521 Northern amp Shell plc c Hachette Filipacchi Presse 2001 18 C P R 4th 391 Div art 45 agente d audience D Savard page 395 522 88766 Canada Inc c Phillips 2008 CarswellNat 2209 Div art 45 agente d audience C Laine paragraphes 6 10 523 Gowling Lafleur Henderson LLP c Bulova Watch Company Limited 2006 51 C P R 4th 470 Div art 45 agente d audience J W Bradbury pages 472 et 473 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 162 ROBIC consid r que l emploi de la marque ART OF TIME valait emploi de la marque enregistr e THE
198. egistrement LMCDF 05009 la description laquelle fait r f rence l article 8 tait formul e dans les termes suivants The representation of 474 Acte des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1886 c 63 article 8 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC the last letter of the Greek alphabet and the word OMEGA 475 tandis que le dessin mentionn au m me article se pr sentait ainsi OMEGA Apr s r ception de lavis du registraire en vertu de l article 45 de la Loi Omega SA devait d montrer l emploi de sa marque de commerce en liaison avec des montres et les autres produits prot g s par l enregistrement 6 En r ponse cet avis du 2 ao t 2001 Omega SA a pr sent devant le registraire une pi ce documentaire qui montrait la marque de commerce suivante OMEGA HELENE EENEEELLL LE ELECTRONICS Dans les faits l emploi d montr par Omega SA tait effectu par un licenci soit Omega Electronics SA dont le nom figurait sur les l ments de preuve d pos s par Omega SA Pour cette raison Ridout amp Maybee s r l faisait valoir que la marque de commerce pr c demment reproduite ne constituait pas un emploi de la marque de commerce enregistr e en soi Selon Ridout amp Maybee s r l puisque c est Omega Electronics SA qui se servait de la marque
199. egors Meat amp Seafood Ltd 5 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par lopposante de la marque SMOKEHOUSE valait emploi de la marque enregistree SMOKE HOUSE e Dans Strauss Enterprises Ltd c Wings International Marketing Ltd 2 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par l opposante de la marque HEARTDROPS valait emploi de la marque enregistr e HEART DROPS e Dans Nit Pickers c Lice Squad Inc 5 8 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que emploi par l opposante de la marque NIT PICKERS valait emploi de la marque allegu e NITPICKERS 508 Ridout amp Maybee LLP c McGraw Hill Cos 2007 CarswellNat 5040 Div art 45 agente d audience J W Bradbury paragraphe 10 509 Unilever Canada Ltd c G H Wood amp Wyant Inc 1997 75 C P R 3d 533 Div art 45 agente d audience D Savard pages 534 et 535 510 Spacemaker Ltd c Newell Operating Co 2000 5 C P R 4th 387 C O M C agent d audience D J Martin page 395 511 Quality Meat Group Ltd c Macgregors Meat amp Seafood Ltd 2004 46 C P R 4th 372 C O M C agente d audience J W Bradbury page 375 512 Strauss Enterprises Ltd c Wings International Marketing Ltd 2005 CarswellNat 4797 C O M C agente d audience J W Bradbury paragraphe 30 513 Ni
200. emarques du juge Binnie en ce qui concerne la protection qu aurait un titulaire d enregistrement qui est par la suite radi l encontre d une r clamation visant a obtenir une indemnit en raison de l emploi effectu durant la vie de l enregistrement ont t examin es par la Cour d appel f d rale dans l arr t Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 59 du 18 juillet 2007 Dans cette derni re affaire l appelante tait titulaire d un enregistrement obtenu le 30 octobre 1981 pour la marque JAGUAR en liaison avec des sacs toutefois cet enregistrement avait t radi par le juge du proc s le 16 janvier 2006 sur la base d une probabilit de confusion l poque du d but des proc dures en 1991 avec la marque JAGUAR enregistr e pour des automobiles par l intim e un fabricant de voitures de luxe Or les remarques incidentes du juge Binnie dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin ont permis cette appelante de faire rejeter la demande d indemnisation du fabricant d automobiles en ce qui concerne l emploi effectu par l appelante durant la p riode o l enregistrement a t en vigueur de 1981 a 2006 Au nom de la Cour le juge L tourneau a crit 110 Dans la pr sente affaire l appelante d tenait un enregistrement valide jusqu ce que celui ci soit invalid et radi par le juge en 2006 L appelante n a pas fait de fausses d clarations au moment de l enregistrement Le juge n a jamais conclu
201. en question227 La validit de ces trois enregistrements n tait toutefois pas contest e par la demanderesse En rejetant le recours de la demanderesse le juge Cameron a soulign le droit l emploi des marques enregistr es dont b n ficiait la d fenderesse My finding therefore is that as the defendant has a statutory right to the use of the three trade marks which have not been shown to be invalid the claim for infringement of the plaintiff s trade marks fails Having that statutory right and there being no evidence that the trade marks have been used other than by way of the permitted use the action for passing off in relation to the trade marks both with reference to the plaintiff s trade marks and the plaintiff s alleged nickname BP must fail and will be dismissed 228 Le juge Cameron a par ailleurs pris soin de pr ciser que si la Cour avait reconnu la d fenderesse responsable d une contrefa on des marques enregistr es de la demanderesse en raison de la pr tendue confusion entre les marques respectives des parties sans que les enregistrements employ s par la d fenderesse aient par 226 Building Products Ltd c BP Canada Ltd 1961 36 C P R 121 C de l le juge Cameron 227 L emploi par la d fenderesse des marques enregistr es de sa maison m re s effectuait en vertu des dispositions relatives aux usagers inscrits en vigueur l poque Ces dispositions ont t modifi es par la Loi d actua
202. ence son emploi d une marque avec le ou les mots en question sans que l ajout d un graphisme particulier compromette l enregistrement ou l emploi all gu selon le cas cet emploi des mots en question m me avec un graphisme particulier est ainsi consid r comme l emploi de la marque nominale enregistr e ou all gu e selon le cas comme dans les exemples suivants e Georgia Pacific Corp c Scott Paper Ltd 4 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale MD 402 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 403 Georgia Pacific Corp c Scott Paper Ltd 1984 3 C P R 3d 469 C O M C agent d audience D J Martin page 474 appel rejet pour retard le 20 septembre 1990 au dossier T 2931 84 des dossiers de la Cour f d rale Dans cette affaire le registraire a crit que l emploi de la marque graphique constitutes use de la marque nominale Dans d autres d cisions le registraire a crit que l emploi de la marque graphique qualifies as use de la marque nominale soit la word mark ou encore la marque per se Bien qu il existe certainement de subtiles diff rences s mantiques entre ces verbes ils dirigent par contre vers le m me r sultat soit l emploi d une marque graphique valant emploi d une marque nominale Dans ce recensement qui d bute par souci d uniformit dans la pr sentation des cas le verbe valoir sera g n ralement uti
203. endaient toutes deux du caf l opposante ne pouvait r clamer un monopole sur l expression MC que celle ci pla ait au d but de ses marques de commerce Pour toutes ces raisons la Cour a conclu l absence de probabilit de confusion entre les marques des parties Comme ce dernier cas le sugg re la nature du commerce n est bien s r qu une des circonstances qui doit tre soupes e dans l valuation de la probabilit de confusion entre deux marques de commerce Toutefois lorsqu une marque de commerce enregistr e est en cause c est le libell des marchandises ou services nonc a l enregistrement qui d termine l tendue du monopole L enregistrement pr sente donc des avantages certains pour le propri taire qui souhaite faire respecter les droits qu il d tient dans sa marque de commerce En ce sens l enregistrement constitue un outil d attaque utile contre un contrefacteur en raison de ces diff rents atouts offerts par la Loi sur les marques de commerce 2 4 L enregistrement comme outil de d fense Comme nous l avons vu le propri taire peut utiliser son enregistrement pour obtenir l arr t de tout emploi non autoris de sa marque d pos e en liaison avec les m mes produits ou services qui sont mentionn s l enregistrement de m me que l arr t de tout emploi d une marque cr ant de la confusion grace l article 20 de la Loi l enregistrement constitue donc un outil d attaque Par contre l enregistremen
204. endeur mais galement la radiation de cette marque Flora Dew Le juge en chef Maclean a examin la marque enregistr e par le d fendeur afin de d terminer si celle ci tait de nature tromper le public ou l induire en erreur selon l expression de l alin a 11 c de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique en raison de la pr sence ant rieure de la marque Honey Dew En vertu de cette disposition une marque ne pouvait tre enregistr e if it appears that the trade mark is calculated to deceive or mislead the public selon la version anglaise du texte de loi Le juge en chef Maclean a donc soulign ce crit re en examinant la marque enregistr e par le d fendeur puisque la Cour devait d cider si celle ci respectait les dispositions de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique La question du crit re calculated to deceive a ainsi t abord e par la Cour en raison de la demande de radiation pr sent e par la demanderesse Ce crit re de tromperie trouvait application en raison de la pr sence sur le march de ces deux marques Honey Dew et Flora Dew d tenues respectivement par deux propri taires diff rents Il fallait par cons quent d terminer si la marque du nouveau venu tait de nature tromper le public qui connaissait d j la marque de la demanderesse Sur cette question le juge en chef Maclean a crit ailleurs dans ses motifs If the trade mark Flora Dew is calcu
205. ense absolue l encontre d une action en commercialisation trompeuse lorsqu il ny a pratiquement pas de diff rence entre la marque telle qu elle a t enregistr e et celle qui a t employ e Jonathan Boutiques Pour Hommes Inc c Jay Gur International Inc 2003 CFPI 106 aux paragraphes 4 et 6 112 Une conclusion semblable a t tir e par la Cour d appel de la Colombie Britannique dans l arr t Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd v Shanahan s Ltd 1951 15 C P R 1 a la page 13 et par la Cour d appel de l Ontario dans l arr t Molson Canada v Oland Breweries Ltd 2002 59 O R 3d 607 Dans ce dernier arr t le juge Carthy a crit ce qui suit au nom de la Cour au paragraphe 16 TRADUCTION Mon examen de la jurisprudence m am ne conclure que lintim e a le droit d employer sa marque partout au Canada en liaison avec sa bi re Si un concurrent s oppose a cet emploi son seul recours consiste contester la validit de l enregistrement S il en tait autrement un demandeur se plaignant de la confusion caus e par la marque d pos e d un concurrent contreferait lui m me cette marque en tablissant cette confusion Cette conclusion d coule du texte de l article 20 de la Loi qui pr voit que le droit du propri taire d une marque de commerce est r put avoir t viol par une personne qui vend des marchandises en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial cr ant de
206. ent de la m me source en raison des marques associ es aux produits en question Ainsi une marque de commerce qui porte a confusion avec une marque de commerce pr alablement enregistr e ne peut elle m me tre enregistr e a moins d tre la propri t de l entit qui d tient la marque pr alablement enregistr e suivant l article 15 de la Loi Dans ce cas les deux marques sont des marques li es selon le paragraphe 15 1 de la Loi Or deux marques de commerce qui cr ent de la confusion selon le paragraphe 6 2 de la Loi ou encore qui sont des marques li es parce qu elles cr ent de la confusion mais sont d tenues par le m me propri taire ne sont pas des marques de commerce qui ont obligatoirement toutes les deux les m mes caract ristiques dominantes galement l une n est pas n cessairement une version reconnaissable de l autre De plus le test des caract ristiques dominantes entre une marque de commerce et sa variante suppose une plus grande proximit au niveau de la ressemblance visuelle entre les deux que le test de confusion entre marques de commerce qui lui tol re des diff rences beaucoup plus grandes entre les marques de commerce En effet le test de confusion de l article 6 de la Loi est fait en gardant l esprit quelle inf rence le consommateur peut tirer quant la source d un produit Ainsi le fait que deux marques de commerce cr ent de la confusion entre elles et sont des marques li es selo
207. er substantially different from the mark as registered un crit re qui serait repris dans la question suivante la marque employ e est elle substantiellement diff rente de la marque enregistr e et qui n est pas dissemblable de celui qui exige que la variante conserve les caract ristiques dominantes de la marque enregistr e pour reprendre les mots du juge MacGuigan dans l arr t Promafil if the same dominant features are maintained Toutefois si la seule formulation du test en mati re de variation tait de savoir si le public a t tromp ou induit en erreur il ne serait sans doute pas simple appliquer puisque celui ci inspir de l alin a 11 c de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique337 semble avoir t con u pour mesurer l impression que laisserait la marque d un nouveau venu par rapport une marque pr alablement enregistr e C est du moins comment le juge en chef Maclean a abord la question Pareillement cette disposition a t examin e par le juge Mignault de la Cour supr me dans l arr t Home Appliances Manufacturing Company c The Oneida Community3 8 dans un contexte similaire dans cette derni re affaire la Cour devait notamment d terminer si la marque Community de l appelante respectait l alin a 11 c de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique3 en raison de l enregistrement ant rieur par l intim e d une autre marque Community La q
208. er si une marque de commerce enregistr e a t abandonn e Pour d montrer qu une marque enregistr e a t abandonn e la demanderesse doit prouver le non emploi de cette marque de commerce de m me que l intention d abandonner celle ci de la part de son propri taire2 0 L examen des cons quences du revamping d une marque de commerce est donc susceptible de survenir dans le cadre de diff rentes instances et m me dans des situations qui n impliquent pas obligatoirement des marques de commerce enregistr es par exemple lorsque l emploi d une marque sous une forme particuli re est all gu x Toutefois d s que des changements visuels sont apport s a une marque de commerce enregistr e il est n cessaire d valuer l impact de ces changements sur le monopole octroy en vertu de l article 19 de la Loi Dans le cadre d un tel examen il faut d terminer si malgr les changements le consommateur reconnaitrait dans la marque employ e la marque pr alablement enregistr e Si la Cour f d rale ou le registraire selon le cas constate qu une marque enregistr e n est plus employ e en raison de l emploi dans les faits d une marque diff rente cela peut avoir pour cons quence la perte du monopole octroy en vertu de l article 19 de la Loi Cette perte du monopole peut survenir dans le cadre d une proc dure administrative en vertu de l article 45 de la Loi ou encore dans le cadre d une proc dure judiciair
209. erce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce 3 6 L emploi de plusieurs marques de commerce enregistr es peut il tre d montr gr ce l emploi d une seule marque de commerce 4 Conclusion 1 Introduction Les marques de commerce n chappent pas aux exigences de la mode Revamping mise jour ou actualisation les diff rentes techniques de mise en march refl tent le go t du public pour le changement La marque de commerce cet outil important qui permet de rassurer les consommateurs quant la source d un produit ou d un service en particulier2 n chappe pas cette tendances Toutefois dans le cas d une marque de commerce enregistr e le revamping de celle ci peut il 2 Voir ce sujet les motifs du juge Binnie dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 au paragraphe 21 3 Cette r alit tait reconnue dans l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F demande d autorisation d appel la Cour supr me du Canada rejet e 1993 47 C P R 3d v Au nom de la Cour le juge MacGuigan a fait r f rence a Gilson Trademark Protection and Practice 1991 vol la page 4 62 As tastes styles and taboos change the owner of a registered trademark may find it desirable to make changes in the mark Paradoxalement pour certains ce go t p
210. erni re consultation le 9 septembre 2009 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 77 ROBIC QUAKER A titre de dernier exemple chacune des dates ci apr s mentionn es le propri taire de la marque AUNT JEMIMA285 a t l origine de l enregistrement d une marque qui affiche des caract ristiques graphiques qui lui sont particuli res ces d marches successives pour obtenir la protection de la Loi diff rents moments pour chacune des marques suivantes notamment en liaison avec du sirop de table des m langes cr pes et des gaufres t moignent encore une fois de cette r alit du revamping des marques de commerce Enregistrement LMC 143 077 du 10 d cembre 1965286 Enregistrement LMC 234 022 du 29 juin 1979287 285 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 286 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 287 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la pr
211. es articles 19 Subject to sections 21 32 and 21 32 et 67 l enregistrement 67 the registration of a trade mark in d une marque de commerce respect of any wares or services l gard de marchandises ou unless shown to be invalid gives to services sauf si son invalidit the owner of the trade mark the est d montr e donne au exclusive right to the use throughout propri taire le droit exclusif Canada of the trade mark in respect l emploi de celle ci dans tout of those wares or services le Canada en ce qui concerne ces marchandises ou services C est l article 19 qui donne au propri taire de l enregistrement d une marque de commerce un monopole relatif l emploi de cette marque de commerce en association avec les produits ou services nonc s l enregistrement et ce partout a travers le Canada L article 19 de la Loi prot ge le droit du propri taire d employer sa marque de commerce qui fait l objet d un enregistrement ainsi que celle ci a t enregistr e Diff rentes formations de la Cour d appel f d rale ont soulign ce point notamment dans Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Litd 22 et plus r cemment dans 18 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 31 19 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 30 voir galement les articles 19 et 20 de la Loi 20 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 58 21 Kirkbi AG c Ges
212. es deux recours 106 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphes 66 68 107 Sur la description de ces autres recours de m me que les probl mes constitutionnels soulev s par l alin a 7e de la Loi on peut notamment consulter l arr t MacDonald c Vapor Canada Ltd 1977 2 R C S 134 voir galement Arthur B Renaud et Barry Gamache Passing Off Section 7 of the Trade marks Act Barreau du Haut Canada Intellectual Property Law Primer 5 juin 2008 108 est vrai que le verbe contrefaire est pr sent l article 53 3 de la Loi qui d crit les limites du pouvoir du tribunal d ordonner l exportation de marchandises portant une marque d pos e avec l intention de la contrefaire ou en anglais with the intent of counterfeiting the trade mark 109 Une note marginale facilite la compr hension du texte de loi m me si elle n en fait pas partie A Sagban c Canada Ministre de la Citoyennet et de l Immigration 2002 1 R C S 133 paragraphe 3 voir galement Loi d interpr tation L R C 1985 c l 21 article 14 Cie p troli re Imp riale It e c Canada 2006 2 R C S 447 paragraphe 57 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC d une marque de commerce enregistr e C est d ailleurs en ces termes que la Cour supr me l a nomm
213. espectivement utilis es par les parties dans cette affaire le juge Hall a donc soupes toutes les circonstances du contexte d emploi dans le cadre de ce recours pour commercialisation trompeuse La situation est diff rente en mati re de contrefa on La protection conf r e a la marque de commerce enregistr e ne varie g n ralement pas en fonction de la fa on dont elle est effectivement employ e puisque cette protection n est pas limit e a un emploi d termin A titre d exemple le type de contenants dans lesquels seraient vendues des boissons alcoolis es par exemple des cannettes d une part et des bouteilles d autre part ne serait pas un facteur pertinent dans une action pour contrefa on Rappelons ce sujet les motifs du juge en chef Thurlow dans l arr t Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 131 o la Cour d appel f d rale devait d terminer si les marques MR SUBS N PIZZA et MR 29 MIN SUBS N PIZZA constituaient une contrefa on de la marque enregistr e MR SUBMARINE selon l article 20 de la Loi En r pondant par l affirmative la Cour a cart certains facteurs qui avaient t retenus en premi re instance ce stade le juge a consid r et semble avoir pris en consid ration le fait qu il n existait aucune ressemblance dans le style des caract res utilis s et la 129 Tartan Brewing Limited c The Carling Breweries B C Limited 1970 R C S 323 page 327 130 Compagnie G n rale
214. et qui cause de la confusion 68 Le deuxi me l ment est la fausse d claration ou repr sentation trompeuse qui s me la confusion dans le public Une fausse d claration peut tre d lib r e et avoir ainsi le m me sens que tromperie Toutefois la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe d sormais la fausse d claration faite par n gligence ou avec insouciance par le commer ant 150 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 66 151 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 67 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 41 ROBIC Ciba Geigy p 133 Consumers Distributing Co c Seiko Time Canada Ltd 1984 1 R C S 583 p 601 le juge Estey 152 En ce qui concerne le troisi me l ment le juge L tourneau de la Cour d appel f d rale a indiqu dans l arr t Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 153 qu il s agissait de dommages actuels ou probables selon la norme usuelle qui s applique en mati re de confusion soit celle de la probabilit 154 Sur la n cessit d examiner le comportement de la d fenderesse en vertu du deuxi me l ment l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 5 rendu quelques mois apr s l arr t Kirkbi AG va dans le m me sens Dans des remarques incidentes le juge Binnie a repris les l ments c
215. ette derni re permettait les recours pour commercialisation trompeuse contre une d fenderesse m me dans le cas o celle ci d tenait un enregistrement de marque refl tant l emploi contest une possibilit qui n est pas pr vue par la Loi sur les marques de commerce Sur ce point le juge Carthy s est exprim ainsi 4 Section 19 of the Trade marks Act reads Rights conferred by registration 19 Subject to sections 21 32 and 67 the registration of a trade mark in respect of any wares or services unless shown to be invalid gives to the owner of the trade mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade mark in respect of those wares or services 5 Sections 21 32 and 67 have no application to the present circumstances and no one contests the validity of the registration On the face of it this statutory entitlement would seem unassailable However the trial judge held to the contrary He found that while the holder of a registered trade mark has the right to prevent others from using the mark on their goods the holder does not have the right to use the mark if such use would cause deception or confusion Relying on Justice Muldoon s judgment in Wing v Golden Gold Enterprises Co 1996 66 C P R 3d 62 F C T D and the English cases of Re Lyle amp Kinahan Ltd 1907 24 R P C 249 C A and Van Zeller v Mason Cattley amp Co 1907 25 R P C 37 Kealey J concluded at para 4 The weight
216. exte d emploi les circonstances extrins ques l emploi de cette marque graphique comme celles identifi es par le juge en chef Thurlow ne diminuent donc pas la protection conf r e par l article 19 de la Loi et ne sont g n ralement pas des facteurs pour d terminer s il y a contrefa on ou pas de cette marque enregistr e Par contre si les couleurs ou le style de lettres sur emballage d un produit sont des l ments prot g s par un enregistrement en vertu de l article 19 de la Loi ces l ments sont alors examin s pour d terminer s il y a contrefa on de la marque enregistr e 2 2 2 4 L exemple d une proc dure devant la Cour f d rale pour obtenir la radiation d une marque enregistr e le cas PARMA Les dessins qui sont visibles ailleurs sur l emballage d un produit montrant une marque enregistr e ne sont pas pertinents lorsqu il s agit de d cider si cette marque poss de toujours un caract re distinctif Consid rons sur ce point la proc dure pour obtenir la radiation d une marque enregistr e d crite dans la d cision Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc 6t Dans cette affaire le juge McKeown a rejet l argument de la demanderesse selon lequel la marque PARMA enregistr e par la d fenderesse en association avec ses viandes avait perdu son caract re distinctif en raison de 60 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F pages 101 102 et 103
217. f the Act Playboy Enterprises Inc v Germain 1978 39 C P R 2d 32 at p 36 Fed Ct T D affirmed 43 C P R 2d 271 Fed C A and John Labatt Ltd v Molson Cos Ltd Registrar of Trade Marks unreported October 28 1983 at pp 9 11 reported 2 C P R 3d 150 2 C I P R 215 This principle would appear to be justifiable on the basis that in view of the realities of the commercial world it is unreasonable to expect that trade marks and especially design trade marks will always be used exactly in the form as registered To not permit any variation at all would mean for example that a registered user who made even the slightest change to a detailed design trade mark would cause the registration to be vulnerable for expungement pursuant to s 18 1 b of the Act on the basis of non distinctiveness since because the deeming provisions of s 49 would not be applicable use of that slightly different trade mark would accrue to the registered user and not the registered owner In general however this principle would appear applicable only where the variations are very minor see e g American Cyanamid Co v Record Chemical Co Inc 1972 7 C P R 2d 1 at p 7 1972 F C 1271 Molson Cos Ltd v Mitches amp Co et al 1980 50 C P R 2d 180 and Keele Wilson Supermarket Ltd v Tops Inc 1983 76 C P R 2d 182 The recent decision of Saccone amp Speed Lid v Registrar of Trade Marks 1982 67 C P R 2d 119 appears
218. faire avec sa marque de commerce il n value pas les activit s courantes de la requ rante en liaison avec sa marque de commerce A titre illustratif toujours dans le cadre d une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi si la requ rante demande l enregistrement d une marque de commerce sur la base d un emploi projet de celle ci en liaison avec des boissons gazeuses mais que la preuve r v le que la requ rante emploie sa marque en relation avec des jus de fruits le registraire devra consid rer tout de m me l effet de l octroi d un monopole en vertu de l article 19 de la Loi sur la marque en liaison avec des boissons gazeuses En effet si l enregistrement est octroy il donnera alors au propri taire le droit exclusif l emploi de sa marque en liaison avec des boissons gazeuses 58 partout au Canada personnes que le d fendeur reconventionnel connaissait Pour ces raisons factuelles la Cour n a sans doute pas cru n cessaire de se pencher sur la question de l tendue des droits accord s par l enregistrement de la marque d tenue par la demanderesse reconventionnelle et qui prot geait des uvres litt raires et toutes publications nomm ment d pliants prospectus brochures et affiches associ es la diffusion et ou la promotion de ces uvres selon la description au paragraphe 29 des motifs 58 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphes 53 et 74 ROBIC SENCRL
219. ff Unfair Competition by Misrepresentation 3e d London Sweet amp Maxwell 2004 page 28 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 39 ROBIC to amend the Act respecting Trade Marks and to provide for the Registration of Designs 4 puis d autre part apr s 1867 grace a une loi du Parlement soit l Acte relatif aux marques de commerce et aux dessins de fabrique sanctionn e le 22 mai 1868 Aujourd hui outre une proc dure pour l enregistrement de marques actuelle Loi sur les marques de commerce pr voit bien s r des recours pour le propri taire de la marque enregistr e notamment celui de l article 20 Lorsqu il s agit de d cider si une marque enregistr e fait l objet d une contrefa on il faut d terminer s il y a confusion entre les marques en cause comme l invite le faire l article 20 de la Loi l issue de cet examen ne d pend toutefois gu re de l tat d esprit du pr sum contrefacteur En r sum en mati re de contrefa on selon l article 20 de la Loi sur les marques de commerce il faut d terminer s il y a une probabilit de confusion en appliquant le test nonc l article 6 de la Loi entre la marque enregistr e et la marque dont on se plaint la question de la connaissance pr alable qu aurait la d fenderesse de la marque enregistr e son c
220. ff rente de celle qu il a enregistr e cela peut conduire la perte de l enregistrement dans le cadre de certaines proc dures o cette question sera vraisemblablement soulev e Si le propri taire d une marque de commerce enregistr e se sert dans les faits d une marque de commerce qui n est plus identique a celle qu il a enregistr e une d marche prudente serait la production d une nouvelle demande d enregistrement visant obtenir la protection de l article 19 de la Loi pour la nouvelle version de la marque qu il emploie Si cette nouvelle version est ainsi enregistr e ce propri taire aura donc une protection la fois pour la marque de commerce originale et celle qui est le r sultat de modifications Des exemples tir s du registre des marques de commerce permettent d illustrer les d marches de certains propri taires de marques qui ont requis la protection de la Loi ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 74 ROBIC pour les nouvelles versions de leurs marques de commerce respectives apr s le revamping la mise a jour ou l actualisation de celles ci275 A titre d exemple a chacune des dates ci apr s mentionn es le propri taire de la marque PRUDENTIAL2 a t l origine de l enregistrement d une marque qui affiche des caract ristiques graphiques qui lui sont particuli res ces
221. gilvy Renault c Canadian Tire Corp 58 il s agissait de deux proc dures en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de ses deux marques de commerce enregistr es THE RIGHT CHOICE HAS NEVER BEEN SO CLEAR CANADIAN TIRE et CANADIAN TIRE THE RIGHT CHOICE HAS NEVER BEEN SO CLEAR en association avec diff rents services de vente Apres avoir examin la preuve d emploi produite le registraire a consid r que l emploi l une apres l autre des phrases suivantes For pricing and value it s Canadian Tire et The right choice has never been so clear ne valait pas emploi de chacune des deux marques de commerce enregistr es e Dans Bereskin amp Parr c Kittling Ridge Ltd 55 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e HURRICANE en association avec des boissons alcoolis es Apr s avoir examin la preuve d emploi le registraire a consid r que l emploi de la marque HARRY S HURRICANE ne valait pas emploi de la marque HURRICANE e Dans Swabey Ogilvy Renault c Hercules Tire Co of Canada Inc 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e SPIRIT en association avec des pneus Apr s avoir examin la preuve d emploi le registraire a consid r que l emploi de la marque SPIRIT GTS ne valait pas emploi de la ma
222. gistr e pour des articles de soins capillaires associe sa marque au theme musical des films Pink Panther ou encore en contravention d une autre disposition de la Loi sur les marques de commerce par exemple si une partie ne respecte pas l article 22 de la Loi qui pr voit que nul ne peut employer une marque d pos e d une mani re susceptible d entra ner la diminution de son achalandage la Cour pourrait alors mettre une ordonnance pour faire cesser une mani re d emploi comme celle de nos deux exemples Dans ce cas le droit octroy par l article 19 de la Loi ne serait pas limit puisque la partie conserverait toujours le droit d employer sa marque enregistr e par contre une mani re de se servir d une marque enregistr e ferait l objet de sanctions Le droit exclusif en vertu de l article 19 n est pas vraiment en cause dans le type de sc nario que nous venons de d crire Pour le propri taire d une marque de commerce enregistr e ce sont plut t des agissements qui ne seraient pas couverts par ombrelle du droit exclusif conf r par l enregistrement permettant ainsi a une cour d intervenir contre les agissements en question En d autres mots si ces agissements qui ne sont pas ceux permis par l enregistrement prennent fin par exemple la marque PINK PANTHER enregistr e pour des articles de soins capillaires n est plus associ e au th me musical des films Pink Panther pour reprendre l illustration du jug
223. h 393 Div art 45 agente d audience D Savard page 395 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 121 ROBIC titre d exemple dans l affaire Smart amp Biggar c Cordon Bleu International Ltd 3 8 le propri taire de la marque de commerce nominale CORDON BLEU enregistr e notamment pour des services de recettes suggestions et autres mati res instructives imprim es sur des tiquettes de produits alimentaires devait d montrer l emploi de sa marque de commerce dans le cadre d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi La marque en cause tait uniquement compos e de deux mots sans graphisme particulier formant la combinaison CORDON BLEU Parmi ses l ments de preuve le propri taire a d pos l tiquette suivante montrant l emploi de sa marque de commerce avec un graphisme particulier en liaison avec les services sp cifi s son enregistrements wwe Coudon Blat Couon Bhou Sareta Bat nove Creates posie GESIE ef asec tutes wardes Heat and Se Seve eh cur cet comes te ns SAUCE pour aac HOT CHICKEN FES SANDWICHS CHAUDS SAR CH DERAIV PRI AG MAL INR AL lt 82 Mmm 2 64 300 DE 142 Dans cette affaire la partie qui demandait la radiation de l enregistrement a soulev un argument devant le registraire selon lequel la marque employ e par le propr
224. he plaintiffs that whether the defendant was properly registered or not they can sue for passing off at common law apart from the Act But think the Act takes that right away The only action that can be complained of here as passing off is the use of the similar name However once the defendant got this name lawfully registered it was entitled under s 4 1 to the exclusive use of it how then can its user be now complained of as wrongful 218 Ce m me principe se retrouve aujourd hui nonc l article 19 de la Loi qui pr voit que le propri taire d une marque de commerce enregistr e a le droit exclusif a l emploi de celle ci dans tout le Canada sauf si l invalidit de l enregistrement est d montr e Si une demanderesse se plaint du fait que les agissements d une d fenderesse relativement a l emploi d une marque de commerce enregistr e violent ses droits la demanderesse pour avoir gain de cause doit alors contester la validit de l enregistrement pour obtenir la d ch ance du droit exclusif conf r par l article 19219 titre d exemple un importateur ou mandataire n a pas le droit d enregistrer une marque de commerce appartenant au mandant tranger sous son propre nom et son propre avantage22 Un enregistrement ainsi obtenu peut tre invalid puisqu on consid re que son auteur n tait pas la personne ayant droit de l obtenir selon 215 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F
225. heng ni LEIA bee Ke SU LD NT te Pan a e Alpha Sportswear Limited c International News Inc 417 o il a notamment t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale ALPHA 415 Alpha Sportswear Ltd c Alpha Industries Inc 2004 39 C P R 4th 87 C O M C agente d audience J W Bradbury page 93 avis d appel produit le 29 juillet 2004 au dossier T 1408 04 des dossiers de la Cour f d rale ordonnance de la Cour le 25 janvier 2006 indiquant que t he application is terminated Dans cette affaire il a galement t d cid que l emploi d une autre marque graphique reprenant le terme ALPHA valait emploi de la marque nominale ALPHA 416 Vincor International Inc c Cerveceria Nacional Dominicana C por A 2004 CarswellNat 4534 C O M C agent d audience M Herzig paragraphes 4 et 8 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC comme nous venons de le constater dans une d cision pr c dente l emploi d une autre marque graphique a galement t consid r comme l emploi de la marque nominale ALPHA SPORTSWEAR eccoweds sons e Rickitt Benckiser N V c Iron Out Inc 4 8 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale LIME A WAY e TBG The Bicycle Group Inc c Rona Inc 4 9 o il a t d cid que l emploi
226. i taire n tait pas celle qui avait t enregistr e Toutefois l agente d audience Savard s est d clar e satisfaite que l emploi d montr tait bel et bien celui de la marque de commerce enregistr e400 Cette d cision du registraire a t confirm e par la Cour f d rale de m me que par la Cour d appel f d rale sans que la question de la variation soit toutefois soulev e a nouveau devant ces instances d appel401 398 Smart amp Biggar c Cordon Bleu International Ltd 1993 48 C P R 3d 572 Div art 45 agente d audience D Savard 399 Cette tiquette est reproduite aux motifs de la juge Tremblay Lamer de la Cour f d rale qui a confirm la d cision du registraire lors d un appel subs quent en vertu de l article 56 de la Loi Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2000 193 F T R 182 C F P I la juge Tremblay Lamer confirm par Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2002 18 C P R 4th 415 C A F 400 Smart amp Biggar c Cordon Bleu International Ltd 1993 48 C P R 3d 572 Div art 45 agente d audience D Savard page 576 401 Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2000 193 F T R 182 C F P I la juge Tremblay Lamer confirm par Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2002 18 C P R 4th 415 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al
227. i emploie sa marque de commerce enregistr e avec certaines variations d crites comme mineures dans certains cas mais substantielles dans d autres La marque de commerce employ e est elle alors toujours le miroir de la marque de commerce enregistr e S agit il plut t dans certains cas d un miroir d formant Quel est le risque pour le propri taire lorsque la marque employ e n est plus le reflet fid le de la marque enregistr e moins qu il ne d cide d enregistrer la nouvelle version de sa marque de commerce employ e le propri taire d une marque de commerce enregistr e rend celle ci vuln rable en l employant sous une forme qui diff re de celle prot g e par l enregistrement En effet en cas de proc dure administrative en d ch ance en vertu de l article 45 de la Loi ou encore en cas de proc dure judiciaire en radiation fond e sur l abandon en vertu de l alin a 18 1 c de la Loi il existe un risque important que l enregistrement ainsi attaqu soit radi suivant certains crit res labor s par la jurisprudence puisqu on pourrait conclure que la marque enregistr e n est plus celle qui est employ e dans les faits Au cours du pr sent expos nous verrons quels sont ces crit res et leur mise en uvre dans des d cisions rendues au cours de la pr sente d cennie Toutefois avant d aborder ces questions rappelons les nombreux avantages que procure un enregistrement Leur num ration encou
228. i semblait favoriser d une certaine fa on la demanderesse en notant inter alia que les parties accordent priorit au bleu et que le mot auto est crit exactement de la m me fa on 42 Dans d autres circonstances toujours lorsque des droits sont r clam s sur une marque non enregistr e le contexte d emploi peut favoriser la d fenderesse Par exemple dans l arr t M canicair inc c Pitre 8 la Cour d appel du Qu bec a confirm le jugement de la juge de premi re instance qui avait rejet la demande d injonction interlocutoire de l appelante en soulignant que s il tait vrai que les logos respectifs des parties MECANICAIR d une part et MARCONAIR d autre part se ressemblaient celui des intim es comportait certains signes distinctifs imprim s en rouge et bleu 37 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 38 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 page 138 39 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 page 132 40 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q 41 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q paragraphe 38 42 Montr al Auto Prix inc c 9088 5062 Qu bec inc 2001 CarswellQue 2118 C S Q le juge Guibault paragraphe 89 43 M canicair inc c Pitre 1995 CarswellQue 786 C A Q paragraphe 5 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu
229. ial galement enregistr titre de marque de commerce aurait pour effet suivant cette interpr tation d emp cher ce titulaire de jouir pleinement de son monopole dans sa marque de commerce enregistr e L application de la doctrine de la pr pond rance au cas sous tude ferait donc en sorte que l inspecteur g n ral ne pourrait mettre une ordonnance l encontre du titulaire d un nom commercial si ce nom commercial est galement enregistr titre de marque de commerce ou porte confusion avec une marque de commerce enregistr e par ce titulaire celui ci ne faisant qu exercer son droit exclusif l emploi de sa marque enregistr e La seule issue pour la tierce partie d sirant emp cher cet emploi du nom commercial galement enregistr titre de marque de commerce serait ainsi de faire invalider devant la Cour f d rale du Canada cette marque enregistr e sur la base de son emploi ant rieur Cependant il importe de noter qu apr s l expiration d une p riode de cing ans compter de la date d enregistrement aucun enregistrement ne pourra tre d clar invalide du fait d une utilisation ant rieure Ainsi une fois l enregistrement devenu incontestable l usager d un nom commercial ou d une marque de commerce ant rieure la marque enregistr e se retrouvera sans recours sauf peut tre celui dans le cadre de proc dures relatives une marque de commerce enregistr e de revendiquer le b n fice de l article 21 d
230. ic com ROBIC marque de commerce enregistr e prise comme un tout Le propri taire de cette marque de commerce enregistr e a t il le loisir d omettre la partie de sa marque qui ne serait pas ind pendamment enregistrable et qui fait l objet d un d sistement Reprenons l exemple de la marque graphique suivante qui fait l objet de l enregistrement LMC 115 594360 du 9 octobre 1959 hood Lea GATEAU RENVERS A VANANAS Cet enregistrement contient un d sistement de la part du propri taire en ce qui concerne le texte crit l exception des mots ROBIN HOOD gt de m me que la repr sentation du morceau de g teau mais pas de la vaisselle Dans l hypoth se o une preuve d emploi tait exig e pour cette marque de commerce le propri taire aurait il le loisir d omettre ces parties qui font l objet d un d sistement dans sa preuve d emploi Une r vision de la jurisprudence sur la question r v le que lorsque la partie de la marque enregistr e qui fait l objet d un d sistement constitue une portion insignifiante de cette marque son propri taire pourrait alors employer une variante qui ne reprend pas cette portion jug e insignifiante de la marque qui fait par ailleurs l objet d un d sistement Examinons cette jurisprudence sur la question Dans l affaire Gowling Strathy amp Henderson c Monarch Protection Services Ltd 382 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi l intim e avait
231. icle 15 par contre il n est toutefois pas certain qu on puisse consid rer que l une de ces marques de commerce est une version reconnaissable de l autre Prenons un autre exemple le 20 f vrier 1959 le propri taire de la marque ROBIN HOOD a obtenu l enregistrement LMC 113 3043 pour la marque suivante en liaison avec diff rents produits alimentaires dont des m langes cuisson foi Quelques mois plus tard le 9 octobre 1959 ce m me propri taire a obtenu l enregistrement LMC 115 59434 pour la marque graphique suivante en liaison avec des m langes a gateaux 342 Enregistrement consult le 26 mars 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 343 Enregistrement consult le 9 juin 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 344 Enregistrement consult le 9 juin 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Robin
232. il faut r pondre la question suivante les distinctions sont elles a ce point minimes que cet acheteur conclurait que les deux marques identifient des marchandises ayant la m me origine Malgr la similitude avec le test tabli par le paragraphe 6 2 de la Loi pour mesurer la probabilit de confusion la Cour a toutefois not que les distinctions observ es doivent tre malgr tout minimes alors que le test pour mesurer la probabilit de confusion entre marques de commerce ne suppose pas n cessairement des diff rences minimes entre les marques sur ce dernier point il suffit de faire r f rence l alin a 6 5 e de la Loi qui indique qu on peut conclure a la probabilit de confusion entre deux marques de commerce si celles ci ne font que sugg rer les m mes id es Le test d crit par la Cour n est donc pas identique celui nonc par le l gislateur l article 6 de la Loi De plus la Cour a indiqu qu il ne s agit pas de d terminer si le propri taire d une marque enregistr e a tromp le public quant l origine de ses marchandises Toutefois comment ce test fond sur l origine s applique t il une situation de variation puisqu il semble davantage pertinent pour une situation de confusion mettant en cause des marques de commerce au nom de deux propri taires diff rents Nous reviendrons sur cette question puisqu en 1992 la Cour d appel f d rale va mentionner nouveau
233. il y avait une probabilit de confusion au moment ou les proc dures ont d but en 1991 l enregistrement d tenu par une partie mais par la suite radi a permis cette derni re d obtenir le rejet d une demande d indemnisation pour la p riode o l enregistrement a t en vigueur c est dire du 30 octobre 1981 au 16 janvier 2006 Dans les circonstances de cette affaire l enregistrement a t consid r comme un bouclier durant sa vie sans qu il ait t jug n cessaire de consid rer les motifs de radiation de l enregistrement en question et de consid rer les dates pertinentes associ es ces motifs Toutefois le juge L tourneau semble avoir consid r la bonne foi de l appelante27i comme une circonstance pertinente pour l analyse de cette question un l ment d appr ciation que le juge Binnie n a toutefois pas mentionn au paragraphe 16 de ses motifs En fait dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin bien que la juge du proc s n ait pas fait de commentaires sur l tat d esprit des d fenderesses elle a tout de m me not qu il s agissait d une publicit de la demanderesse qui avait inspir le choix des d fenderesses pour leurs marques CLIQUOT et CLIQUOT UN MONDE A PART 272 Ce fait a t soulign par le juge Binnie au paragraphe 10 de ses motifs lorsqu il a mentionn que la juge du proc s a conclu que la publicit vue par l acheteuse des boutiques Cliquot et qui a t la source du
234. imal n a pas t consid r comme un emploi de la marque de commerce enregistr e e Dans Lidl Stiftung amp Co KG c 436775 Ontario Inc 59 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante 591 Lidl Stiftung amp Co KG c 436775 Ontario Inc 2006 CarswellNat 1283 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 15 a 20 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 192 ROBIC Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e Selon le registraire la marque enregistr e demeurait reconnaissable dans la marque employ e malgr l omission du panier de fruits et de l gumes ainsi que de la balance e Dans Effigi Inc c Base London LimitedS une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante 592 Effigi Inc c Base London Limited 2006 52 C P R 4th 476 Div art 45 agente d audience C Tremblay page 478 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC a Une preuve d
235. in la preuve produite le registraire a indiqu que les tiquettes suivantes apparaissant derri re et devant l une des bouteilles de vin du propri taire montraient l emploi de la marque HERITAGE ESTATES et non l emploi de la marque HERITAGE 568 Riches McKenzie amp Herbert c Vincor International Inc 2004 38 C P R 4th 82 Div art 45 agente d audience D Savard pages 84 et 85 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC HERITAGE ESTATES Chablis M me s il y avait une certaine distance entre les mots HERITAGE et ESTATE sur l tiquette appos e derri re la bouteille le message transmis par l tiquette sur le devant tait celui de la marque HERITAGE ESTATES Dans Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S5 9 il s agissait de deux proc dures en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de ses marques de commerce enregistr es NOVOLIN LENTE et NOVOLIN ULTRALENTE en association avec des pr parations antidiab tiques Apr s avoir examin la preuve produite le registraire a d cid que l emploi de NOVOLIN ge LENTE ne valait pas emploi de la marque de commerce NOVOLIN LENTE et que l emploi de NOVOLIN ge ULTRALENTE ne valait pas emploi de la marque de commerce NOVOLIN ULTRALENTE Par contre les marques de commerce enregistr es taient reproduites
236. inc 2006 QCCA 627 C A Q paragraphe 38 128 Tartan Brewing Limited c The Carling Breweries B C Limited 1970 R C S 323 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 35 ROBIC examin l ensemble du contexte d emploi des marques respectives des parties ainsi que les emballages qui exhibaient celles ci Au nom de la Cour le juge Hall s est exprim ainsi A mon avis il faut d cider de la pr sente affaire en comparant les tiquettes et les emballages dont se servent l appelante et l intim e respectivement et qu on pr tend se ressembler au point de causer ou de vraisemblablement causer de la confusion Je ne vois pas comment on peut dire qu un acheteur de bi re Pilsener pourrait tre tromp induit en erreur ou embrouill au point de prendre la bi re de l appelante dite Pilcan pour celle dite Pil de l intim e Il n y a tout simplement pas de ressemblance appr ciable dans les tiquettes et les emballages qui puisse probablement ou vraisemblablement causer de la confusion L intim e ne vend pas sa bi re Pilsener dans des cannettes et l appelante ne vend pas la sienne en bouteilles Les emballages sont aussi diff rents que deux emballages de bi re peuvent l tre tant par la forme que par la couleur 129 En mentionnant les cannettes et les bouteilles r
237. info robic com 180 ROBIC l emploi de sa marque de commerce enregistr e GRANDVIEW FARMS notamment en association avec de la viande fraiche et congel e et des services de transformation de ces produits Apr s avoir examin la preuve d emploi le registraire a d cid que l emploi de la marque THORNBURY GRANDVIEW FARMS sur une facture ne valait pas emploi de la marque GRANDVIEW FARMS Par contre la marque GRANDVIEW FARMS tait pr sente sur l emballage des produits Dans Conf d ration des Caisses populaires et d conomie Desjardins du Qu bec c Accord Business Credit Inc 5 3 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante all guait l emploi de la marque de commerce ACCORD en association avec diff rents services financiers Apr s examen de certains documents produits en preuve la registraire a d cid qu une lettre montrant le nom commercial Accord Business Credit n tablissait pas l emploi de la marque de commerce ACCORD Dans Riches McKenzie amp Herbert LLP c Tekcon Electronics Corporation une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e TEKCON ci apr s reproduite en association avec des produits informatiques TEKCON Cette marque compos e d un seul mot avait t enregistr e avec un graphisme particulier Apr s avoir examin la preuve d emploi le registraire a consid r que l em
238. ingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk 318 Cet extrait est reproduit la page 68 des motifs du juge MacGuigan dans l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 319 J H Munro Ltd c T Eaton Co Western Ltd 1942 2 C P R 229 C S C B le juge en chef Farris Dans les motifs du Juge en chef la marque enregistr e est reproduite comme Gold Medal Furs 320 Cet extrait est reproduit la page 69 des motifs du juge MacGuigan dans l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 321 Saccone amp Speed Ltd c Registrar of Trade Marks 1984 1 C F 390 C F P I le juge Cattanach ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 96 ROBIC Le juge MacGuigan a consid r que les principes nonc s dans ces affaires taient applicables a la situation mettant en cause le pingouin mince et le pingouin corpulent De plus il a indiqu qu il n y avait pas une seule fa on de formuler le test en mati re de variation 22 Il a galement soulign celui labor par la Cour dans l arr t Honeywell Bull un test formul de deux fa ons d un point de vue th orique qui exige que la marque ne perde pas son identit et qu elle demeure reconnaissable malgr
239. ion Le juge Gonthier a soulign d ailleurs dans l arr t Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc que c est en relation avec la client le dans son sens le plus g n ral que l action pour commercialisation trompeuse doit tre examin e Il ne fait aucun doute que la confusion qui constitue l l ment essentiel du d lit de passing off doit tre vit e dans l esprit de toute la client le qu elle soit directe dans ce cas l on pense aux revendeurs ou indirecte il s agit alors des consommateurs La preuve de la r putation ou notori t propre et de la tromperie na jamais t limit e par les tribunaux aux seuls clients directs de la personne invoquant son droit 8 Ce point tait galement repris par la juge Thibault de la Cour d appel du Qu bec dans l arr t T Rex Vehicules Inc c 6155235 Canada Inc 8 amp o celle ci a crit ce qui suit dans le cas d une action pour commercialisation trompeuse fond e sur un signe distinctif 115 La confusion du public est li e jusqu un certain point l achalandage et la notori t du commer ant Si la marchandise marqu e d un signe distinctif n est pas connue et qu elle n est pas associ e une source il n est pas possible de d duire que la mise en march et la vente d une marchandise identique am neront le consommateur confondre les deux sources de la marchandise 183 Par contre lorsqu une marque enregistr e est invoqu e dans
240. ion qui va au del du cadre des activit s courantes associ es sa marque de commerce C est donc sur cette base que sont analys s les droits du titulaire de la marque enregistr e dans un cas de contrefa on all gu en vertu de l article 20 de la Loi Toutefois parce que le test de confusion de l article 6 de la Loi exige que l on tienne compte de toutes les circonstances de l esp ce y compris la nature du commerce selon l alin a 6 5 d de la Loi le tribunal peut examiner le genre de clients susceptibles d acheter les marchandises et services respectifs des parties A titre d exemple dans l affaire McDonald s Corp c Coffee Hut Stores Ltd 1 8 mentionn e par la Cour supr me dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc l opposante d tenait la marque MCDONALD S enregistr e entre autres pour du caf chaud et des services de restauration cette partie s opposait l enregistrement par la requ rante d une marque MCBEANS pour entre autres du caf et l op ration d un commerce sp cialis dans la vente du caf Le juge Binnie a soulign que m me si les deux parties en cause vendaient du caf un produit prot g par l enregistrement pour la marque MCDONALD S et identifi galement dans la demande d enregistrement de la requ rante le march qu occupe une boutique sp cialis e dans le caf est diff rent de celui qu occupe un restaurant minute200 Dans cette affaire McDonald s Corp la Co
241. ion avec un graphisme particuliers Ainsi l obtention de l enregistrement d une marque nominale c est dire d une marque compos e uniquement d un ou de plusieurs mots sans dessin ou graphisme permet son propri taire d employer cette marque de commerce en y incorporant le graphisme souhait sans compromettre l enregistrement en question en effet lorsqu il s agit de d montrer l emploi d une marque nominale l emploi de cette marque de commerce quel que soit le graphisme utilis sera consid r comme l emploi de cette marque de commerce nominale Ce principe tait rappel par le registraire dans la d cision Stikeman Elliott c Wm Wrigley Jr Co 39 in the case of a word mark use of the trade mark word or words in any stylized form and in any colour can be considered as use of the registered mark 397 393 Voir ce sujet l alin a 2c et l article 27 de la Loi sur la concurrence d loyale 1932 22 23 George V c 38 394 Voir ce sujet l alin a 20 et l article 26 de la Loi sur la concurrence d loyale 1932 22 23 George V c 38 395 Bien s r la protection maximale est l obtention d un enregistrement la fois pour la version nominale de la marque de commerce en question et sa version avec un graphisme particulier 396 Stikeman Elliott c Wm Wrigley Jr Co 2001 14 C P R 4th 393 Div art 45 agente d audience D Savard 397 Stikeman Elliott c Wm Wrigley Jr Co 2001 14 C P R 4t
242. ions rendues par la Cour f d rale430 Une pr cision toutefois puisque les d cisions recens es ont souvent t rendues dans le cadre d un appel l encontre d une d cision du registraire des marques de commerce la Cour f d rale mentionne souvent la norme de contr le applicable ce type d instance il s agit d une question importante qui n est pas sans cons quence sur l analyse de la question de la variation lorsqu elle survient en situation d opposition en vertu de l article 38 de la Loi ou encore en situation de radiation en vertu de l article 45 de la Loi A ce sujet rappelons quelques principes La norme de contr le applicable aux d cisions du registraire des marques de commerce En 2008 dans l arr t Dunsmuir c Nouveau Brunswick4 la Cour supr me du Canada a r duit deux les normes de contr le applicables aux d cisions des tribunaux administratifs comme ceux sous la responsabilit du registraire des marques de commerce d une part la norme de la d cision raisonnable qui appelle davantage de retenue et d autre part la norme de la d cision correcte Dans quelles circonstances va t on appliquer l une ou l autre de ces normes de contr le aux d cisions du registraire 427 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk 428 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell
243. is very dangerous to the registrant The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered Nobody has been deceived no injury could occur to anybody by the deviation from the form of the registered mark and do not think the plaintiff should lose his right to protection because of this 329 L extrait Nobody has been deceived est important Avant de consid rer comment appliquer un principe fond sur la tromperie e la marque trompe t elle le public soulignons les circonstances factuelles qui ont men a sa formulation en 1928 327 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F page 408 328 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de I E le juge en chef Maclean 329 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l le juge en chef Maclean page 89 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 99 ROBIC La marque laquelle faisait allusion le juge en chef Maclean dans l extrait ci haut Honey Dew enregistr e en 1922 tait celle d une demanderesse qui poursuivait un d fendeur pour contrefa on en raison de emploi par celui ci de la marque Flora Dew elle m me enregistree en 1926 La demanderesse demandait donc une injonction contre le d f
244. isant notamment la situation du propri taire d une marque de commerce enregistr e qui effectue des changements sa marque et qui emploie dans les faits une variante de sa marque de commerce enregistr e Gr ce ces r gles nous pouvons d terminer jusqu o le propri taire peut aller dans le cadre de la r vision de l actualisation de la mise a jour ou du revamping de sa marque de commerce enregistr e 3 2 1 La d cision Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd de la Commission des oppositions des marques de commerce 1984 Une d cision du registraire de 1984 souvent mentionn e par la suite a pos certaines r gles en ce qui concerne les modifications qui sont apport es par un propri taire a sa marque de commerce Dans Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 2 7 une opposition d battue devant la Commission des oppositions des marques de commerce l agent d audience Troicuk a constat que la jurisprudence concernant 295 Voir par exemple Keele Wilson Supermarket Ltd c Tops Inc 1983 76 C P R 2d 182 C F P I le juge Cattanach Voir galement certaines remarques du registraire dans les affaires suivantes Cluett Peabody Canada Inc c Steven Gellis Sports Inc 1994 59 C P R 3d 287 C O M C agent d audience M Herzig General Foods Ltd c Sunmark Inc 1980 61 C P R 2d 120 C O M C agente d audience M E Heinicke Magill c Taco Bell Corp 1990 31 C P R 3d 221 C O M C pr siden
245. isque la responsabilit civile peut tre engag e m me dans des situations de bonne foi faut plut t d montrer la faute ou encore la n gligence ou l insouciance de la partie d fenderesse en raison de cette repr sentation trompeuse Par contre il a t r cemment sugg r que l action fond e sur l alin a 7b de la Loi sur les marques de commerce serait moins exigeante puisque ce recours n impose pas de d montrer la faute contrairement l article 1457 du Code civil du Qu bec Ainsi dans la d cision Lesters Foods Lid c Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc 157 le juge Riordan a d crit ces diff rences en ces termes 20 On the other hand sub section 7 b of the Act does not impose the condition of fault or bad faith As well the Act recognizes the possibility for an actionable trade mark violation to exist even where the defendant is in good faith for example at sub section 21 1 21 In any event it stands to reason that the protection afforded by the law to the owner of a trade mark should not suffer simply because the person 165 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q paragraphes 21 et 24 r f rences omises 166 H bert amp Fils c Desautels et L veill e 1971 C A 285 C A Q page 291 167 esters Foods Ltd c Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc 2008 QCCS 2010 C S Q le juge Riordan ROBIC SENCRL
246. it susceptible de faire conclure que les marchandises li es ces marques de commerce sont fabriqu es vendues donn es 6 2 The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade marks are manufactured sold leased hired or performed by the same person whether or not the wares or services are of the same bail ou lou es ou que les general class services li s a ces marques sont lou s ou ex cut s par la m me personne que ces marchandises Ou ces services soient ou non de la m me cat gorie g n rale 307 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F pages 408 409 308 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F page 408 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 92 ROBIC Dans l arr t Honeywell Bull la Cour a soulign que l examen de la question des variations doit tre effectu en prenant la position de l acheteur non averti qui observe la marque employ e ainsi que la marque enregistr e C est la lumi re de ce crit re qu
247. it soulign par la Cour supr me dans l arr t MacDonald c Vapor Canada Ltd 1977 2 R C S 134 aux pages 141 et 142 147 La question du comportement de la d fenderesse comme l ment d une action pour commercialisation trompeuse est galement analys e par Roger T Hugues et Toni Polson Ashton Hughes on Trade Marks 2 dition feuilles mobiles Markham LexisNexis Canada 2005 page 989 lors de la r vision des l ments prouver dans le cadre du recours codifi par l alin a 7b de la Loi 148 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 149 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 40 ROBIC commercialisation trompeuse relativement la pr sentation d un m dicament d livr sur ordonnance Le juge Gonthier a pass en revue certaines d cisions ant rieures et a affirm qu un demandeur devait tablir l existence de trois l ments pour obtenir gain de cause dans une telle action Les trois l ments n cessaires une action en passing off sont donc l existence d un achalandage la d ception du public due la repr sentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur p 132 150 En ce qui concerne le premier l ment le juge LeBel a soulign que l achalandage qui doit tre d mont
248. l intim e tait le propri taire de la marque enregistr e MINTEL PUBLICATIONS notamment employ e pour des livres Cet enregistrement contenait un d sistement pour le mot PUBLICATIONS La preuve d emploi produite par l intim e r v lait notamment l emploi de la marque MINTEL Dans ses motifs le registraire a consid r que cet emploi de la marque MINTEL n tait pas l emploi de la marque enregistr e MINTEL PUBLICATIONS puisque le mot PUBLICATIONS formait une composante importante de la marque de commerce enregistr e m me si ce mot faisait l objet d un d sistement 363 Gowling Strathy amp Henderson c Market Services Pty Ltd 1994 57 C P R 3d 126 Div art 45 agente d audience D Savard ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 111 ROBIC Dans l affaire Riches McKenzie amp Herbert c Rosita s Fine Foods 1985 Ltd 364 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi l intim e tait le propri taire de la marque enregistr e ROSITA S FINE FOODS pour des services de pr paration de mets a emporter Cet enregistrement contenait un d sistement pour l expression FINE FOODS La preuve produite par l intim e r v lait notamment l emploi de la marque ROSITA S avec un l ment graphique Dans ses motifs le registraire a consid r que cet emploi de la marque ROSI
249. la confusion 113 Cette conclusion de droit trouve galement appui dans la remarque incidenftle suivante du juge Binnie au paragraphe 16 de ses motifs du jugement dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin Les intim es soutiennent qu il leur suffit d invoquer l enregistrement en 1997 de leurs marques de commerce Cliquot et Cliquot Un monde a part pour r pondre enti rement la demande de l appelante Je ne ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC suis pas d accord L appelante a contest la validit de l enregistrement et en demande la radiation Si l appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l inscription les intim es pourraient assur ment plaider qu elles ne devraient pas tre tenues de verser une indemnit pour la p riode pendant laquelle leurs propres inscriptions taient _ en vigueur Toutefois comme l appelante n a pas eu gain de cause dans le pourvoi il n y a pas lieu de trancher la question de la port e de l indemnisation Non soulign dans l original 114 mon humble avis les intim es ont droit des dommages int r ts ou aux profits provenant de la contrefa on mais uniquement compter du 16 janvier 2006 c est dire la date du jugement du juge de premi re instance 270 Bien que le juge du proc s ait consid r qu
250. la marque enregistr e OCTO PLUS Dans Kirby Eades Gale Baker c Zahnfabrik Bad Nauheim Kommanditgesellschaft Vormals Zahnfabrik Hoddes une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque NATURA DENT valait emploi de la marque enregistr e NATURADENT Dans Asset Inc c Park It amp Sell It of Canada Ltd 518 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par l opposante de la marque PARK amp SELL valait emploi de la marque all gu e PARK SELL Par contre le registraire a consid r que l emploi de la marque nominale PARK SELL ne constituait pas un emploi de la marque graphique suivante 514 Sofina Foods Inc Aliments Sofina Inc c 3009916 Canada Inc 2008 CarswellNat 4607 C O M C agent d audience J Carri re paragraphes 27 et 28 515 Ziaja Ltd c Jamieson Laboratories Ltd 2005 CarswellNat 4456 Div art 45 agent d audience J Carri re paragraphe 9 516 Riches McKenzie amp Herbert LLP c Services Optom triques OPT Inc 2006 CarswellNat 1307 Div art 45 agent d audience J Carri re paragraphe 8 517 Kirby Eades Gale Baker c Zahnfabrik Bad Nauheim Kommanditgesellschaft Vormals Zahnfabrik Hoddes 2006 57 C P R 4th 74 Div art 45 agente d audience J W Bradbury page 76 518 Asset Inc c Park It amp Sell It of Canada Ltd 2007 CarswellNat 2354 C O M C agente d a
251. la mesure o les deux mots SUN et EXOTIC utilis s en combinaison avec un soleil et un rectangle noir cr aient une marque de commerce qui tait diff rente de la marque de commerce enregistr e SUNEXOTIC De plus la seule pr sence de l expression Sunex sur les factures na pas t consid r e comme une preuve acceptable pour d montrer l emploi de la marque SUNEXOTIC puisque cette expression faisait r f rence selon la preuve une marque qui n tait pas la marque enregistr e e Dans Fact Co c Sorel Corp 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de 579 Starving Students Inc c Starving Students Moving Co Ltd 2006 56 C P R 4th 453 C O M C agent d audience D J Martin pages 457 et 458 580 Oyen Wiggs Green amp Mutala c Rubicon Products Limited 2007 65 C P R 4th 54 Div art 45 agente d audience D Savard pages 58 a 60 581 Fact Co c Sorel Corp 2008 CarswellNat 368 Div art 45 agente d audience P H Sprung paragraphes 19 a 26 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 184 ROBIC 185 commerce enregistr e KAUFMAN en association avec diff rents produits fabriqu s en caoutchouc Apr s examen de la preuve le registraire a crit que l emploi de la marque de commerce
252. lated to deceive or mislead the class of customers who purchase goods of that description into thinking that they are buying Honey Dew by reason of the similarity of the marks then it should be expunged L Where a trade mark is alleged to be calculated to deceive by reason of similarity to another trade mark a court must have respect to all the circumstances of the trade in which the trade marks are employed and the nature of the goods or article to which the marks are applied 332 330 Loi des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1906 c 71 II s agissait du texte de loi en vigueur au moment ou la marque Flora Dew a t enregistr e Le m me texte de loi l alin a 11 c tait toujours en vigueur au moment o l arr t de la Cour a t prononc toutefois puisque le juge en chef Maclean a entendu cette affaire le 29 octobre 1928 et a rendu ses motifs le 28 d cembre 1928 il faut bien s r tenir compte de la refonte des lois de 1927 survenue l poque concern e Loi des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1927 c 201 avec la refonte de 1927 l alin a 11c mentionne cependant que l tiquette d union est dor navant vis e par cette disposition 331 Loi des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1906 c 71 332 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l E le juge en chef Maclean pages 86 88 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage M
253. ld Inc et a conclu que l emploi de la marque CUSHMAN amp WAKEFIELD WORLDWIDE quivalait l emploi des marques CUSHMAN amp WAKEFIELD que la demanderesse cherchait enregistrer Le juge Harrington s est exprim ainsi 44 Le registraire a err en avan ant que les marques de Cushman amp Wakefield n avaient jamais t employ es au Canada La preuve tablit clairement le contraire m me si cet emploi tait en grande partie l emploi de la marque CUSHMAN amp WAKEFIELD WORLDWIDE Sur ce point je suis galement d accord avec l avocat de la demanderesse pour affirmer que l emploi de Cushman amp Wakefield m me combin au terme worldwide est pertinent Ce principe est tabli dans l arr t de la Cour d appel f d rale Canada Registraire des marques de commerce c Compagnie internationale pour l informatique CII Honeywell Bull S A et al 1985 1 C F 406 4 C P R 8d 523 Dans cette affaire il s agissait de d terminer si Cll employait la marque BULL lorsqu elle employait la marque de commerce composite Cll HONEYWELL BULL pour identifier ses marchandises Le juge de premi re instance a estim que c tait le cas voir 1983 2 C F 766 77 C P R 2d 101 Bien qu elle ait infirm sa d cision la Cour d appel f d rale a conclu que le crit re appliquer tait celui qui avait t appliqu par le juge de premi re instance il faut d terminer si la marque a t employ e d
254. le mot KODIAK une autre marque Sports Network Inc c Abalene Sales amp Promotions Ltd 379 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi o le registraire a not la pr sence du symbole proximit de la marque FOR THE RECORD l emploi de cette marque a t reconnu malgr le voisinage d autres l ments en l occurrence les mots CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION Le registraire a toutefois pr cis que emploi d un symbole de type ne transforme pas ipso facto en marque de commerce l expression avec laquelle il est utilis Fasken Martineau DuMoulin LLP c AGF Management Lta 380 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi contre la marque MULTIMANAGER o le registraire a not la pr sence de l abr viation TM a proximit de la marque MultiManager l emploi de cette marque a t reconnu comme emploi de la marque MULTIMANAGER malgr le voisinage du mot Profile Par contre l emploi de l expression AGF MultiManager avec l abr viation TM ne serait pas l emploi de la marque enregistr e MULTIMANAGER Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S381 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi o le registraire a not la pr sence du symbole a proximit de la marque NOVOLINSET l emploi de cette marque a t reconnu malgr le voisinage d un autre l ment 377 Canadian Council of Professional Engineers c Ardex Inc 2001 13 C P R 4th 554 Div art 45 agente d audience D Savard page 558
255. les au sens de l article 6 de la Loi uniquement cause des id es sugg r es par celles ci alors qu elles ne pr sentent pas des l ments communs3 C est ce que le juge Binnie a expliqu au paragraphe 35 de ses motifs dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e347 en soulignant qu il y a confusion entre marques de commerce lorsqu elles font suffisamment surgir la m me id e dans l esprit du consommateur plut t press et l am nent tirer une conclusion erron e quant la source des produits associ s aux marques en question Cependant pour que l emploi d une variante puisse tre consid r comme l emploi d une marque enregistr e les m mes caract ristiques dominantes doivent tre maintenues et les diff rences doivent tre peu importantes pour ne pas induire en erreur l acheteur qui nest pas sur ses gardes quant au caract re unique de cette marque avec ses caract ristiques propres c est dire qu il s agit pour cet acheteur de la m me marque de commerce La deuxi me partie du test nonc dans l arr t Promafil celle qui r f re la confusion ferait donc plut t r f rence l unicit de la marque de commerce qui doit tre pr serv e dans la marque employ e si on la compare la version enregistr e En effet le juge MacGuigan a mentionn la d cision Dreyfus Fund Inc c Royal Bank of Canada 48 une d cision des Etats Unis o le juge Sofaer a crit
256. lis pour d crire l quivalence entre la marque graphique et la marque nominale Le lecteur que le sujet int resse davantage pourra consulter les d cisions ci apr s mentionn es et noter le verbe utilis par le registraire pour souligner l quivalence d emploi ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 123 ROBIC ie e Mastro Foods Ltd c Kraft Jacobs Suchard SA o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale MASTRO e Immuno AG c Immuno Concepts Inc 4 5 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale IMMUNO e Canadian Tire Corp c Uni Select Inc 4 ou il a t d cid que l emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale AUTO PARTS PLUS 404 Mastro Foods Ltd c Kraft Jacobs Suchard SA 1994 58 C P R 3d 142 C O M C agent d audience M Herzig page 145 405 Immuno AG c Immuno Concepts Inc 1996 69 C P R 3d 374 C O M C agent d audience D J Martin page 380 appel accueilli suite au consentement des parties le 29 janvier 2001 au dossier T 1853 96 des dossiers de la Cour f d rale 406 Canadian Tire Corp c Uni Select Inc 1998 85 C P R 3d 120 C O M C agent d audience M Herzig page 125 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Q
257. lisation du droit de la propri t intellectuelle L C 1993 c 15 qui a retir en 1993 toute mention des usagers inscrits l article 50 de la Loi sur les marques de commerce 228 Building Products Ltd c BP Canada Ltd 1961 36 C P R 121 C de I E le juge Cameron page 133 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 59 ROBIC ailleurs t d clar s invalides il y aurait alors eu atteinte aux droits statutaires du propri taire d une marque enregistr e en vertu de l article 19 de la Loi Il s est exprim ainsi and that a finding that British Petroleum had infringed the trade marks of the plaintiff because it used trade marks which were confusing would without a finding of invalidity cut down the statutory right conferred on the owner by the provisions of s 19 British Petroleum had a vested right in the registered trade marks until they were declared invalid and clear and precise words would be necessary to deprive it of that right In my view as have stated the defendant has the same right 229 Selon le juge Cameron chaque partie tait titulaire d enregistrements et chacune b n ficiait donc du droit exclusif l emploi des marques en son nom respectif ou au nom de sa maison m re British Petroleum dans le cas de la d fenderesse Si une partie souhaite contester l emp
258. loi d une marque enregistr e il faut attaquer la validit de l enregistrement qui permet cet emploi 2 4 2 3 L arr t Molson Canada c Oland Breweries Ltd de la Cour d appel de l Ontario 2002 En 2002 dans l arr t Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2 la Cour d appel de l Ontario dans de courts motifs a pass en revue la jurisprudence sur la question de l enregistrement de marque de commerce utilis comme moyen de d fense a l encontre d une action pour commercialisation trompeuse ou passing off Dans cette affaire l appelante demanderesse en premi re instance tentait d obtenir une injonction contre l intim e d fenderesse en premi re instance de m me qu une indemnit Les hostilit s entre les parties avaient d but en 1996 lorsque l intim e a introduit en Ontario son produit alcoolis dont l emploi tait jusqu alors limit aux provinces maritimes L appelante all guait que le nom et l habillage des produits de l intim e soit les mots Oland Export Ale en association avec une tiquette arborant des teintes rouge dor e et blanche causaient de la confusion en Ontario avec la bi re Molson Export de l appelante et que cet emploi constituait un d lit de passing off tant en vertu de la common law que de l alin a 7b de la Loi L intim e tait toutefois titulaire d un enregistrement pour une marque de commerce graphique qui refl tait l emploi plus r cent en Ontario dont se plaignait l
259. ls GmbH s une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque enregistr e SISSEL en association avec des oreillers Apr s examen de la preuve produite le registraire devait d cider si la marque graphique suivante pouvait tre consid r e comme la marque de commerce nominale SISSEL DESIGN AB En r pondant par l affirmative le registraire a indiqu que la marque SISSEL demeurait reconnaissable dans cette version graphique de la marque 552 Brett c Coors Global Properties Inc 2008 68 C P R 4th 58 Div art 45 agente d audience P H Sprung pages 62 et 63 553 Paul Smith Intellectual Property Law c Sissel Handels GmbH 2008 CarswellNat 2220 Div art 45 agente d audience P H Sprung paragraphes 10 a 12 appel rejet le 13 ao t 2009 par la juge Hansen au dossier T 1060 08 des dossiers de la Cour f d rale ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 173 ROBIC Dans Frito Lay North America Inc c Exito Food Manufacturing Inc 554 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi l opposante all guait l emploi ant rieur de sa marque SUNCHIPS en liaison avec des produits alimentaires Apr s avoir consid r la preuve d emploi ant rieur produite par l opposante le registraire a indiqu que l emploi des
260. ltation le 9 septembre 2009 280 Dans le cas de l enregistrement obtenu le 6 janvier 1950 c est la protection en vertu de la Loi sur la concurrence d loyale 1932 22 23 George V c 38 en vigueur l poque qui a t obtenue 281 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 76 ROBIC Enregistrement LMC 147 623 du 21 octobre 1966282 e Enregistrement LMC 181 597 du 25 f vrier 1972283 Enregistrement LMC 505 266 du 8 d cembre 1998284 282 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 283 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 284 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca d
261. m courant comme marque pour distinguer ses marchandises de celles de ses concurrents Sa pr tention a un monopole ne repose pas sur le fait qu il conf re un avantage au public comme en mati re de brevet ou de droit d auteur mais sur le fait qu il sert un int r t important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils ach tent est bien celle qu ils croient et qu ils obtiennent la qualit qu ils associent a cette marque de commerce en particulier Les marques de commerce font donc en quelque sorte office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur 8 Jean Paul Sallenave et Alain D Astous Le Marketing de l id e l action Montr al Editions Vermette 1994 page 213 9 La d finition d une marque de commerce qu on retrouve l article 2 de la Loi nonce en partie ce qui suit marque employ e par une personne pour distinguer ou de fa on distinguer les marchandises fabriqu es vendues donn es a bail ou lou es ou les services lou s ou ex cut s par elle des marchandises fabriqu es vendues donn es a bail ou lou es ou des services lou s ou ex cut s par d autres 10 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 39 au m me paragraphe le juge LeBel a ajout les marques de commerce servent indiquer de fa on distinctive la source d un produit d un proc d ou d un service afin qu id alement les consommate
262. marque MR SUBMARINE il a galement d crit les droits de la demanderesse sur sa marque nominale MR SUBMARINE qui tait enregistr e pour des sandwiches et des services de restaurant ce stade le juge a consid r et semble avoir pris en consid ration le fait qu il n existait aucune ressemblance dans le style des caract res utilis s et la coloration des enseignes des parties et que la pr sentation des deux marques qu on retrouve sur les affiches les bo tes etc est tr s diff rente A mon avis il s agirait de facteurs tr s pertinents si l action tait une action en passing off en common law Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefa on d une marque de commerce enregistr e et on n aurait pas dd en tenir compte en d terminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux cr ent de la confusion avec la marque enregistr e de l appelante L L appelante a donc droit son emploi exclusif dans n importe quel point de vente additionnel pour ses sandwiches qu elle juge bon d tablir Le droit exclusif de l appelante n est pas non plus limit la vente de sandwiches par les m thodes qu elle emploie maintenant ou qu elle a employ es dans le pass Rien n emp che l appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de Mr Submarine Si elle devait effectuer un de x ces changements son droit exclusif l emploi de Mr Submarine
263. me l emploi des marques COCA COLA et COCA COLA CLASSIC plut t que celui de la marque CLASSIC Dans Sara Lee Corp c Naylor 6 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e EVOLUTION en association avec des articles vestimentaires Apr s avoir examin la preuve d emploi le registraire a consid r que l emploi de la pr sentation suivante ne valait pas emploi de la marque EVOLUTION ae es OF GOLF Le registraire a mentionn dans ses motifs que le mot EVOLUTION serait probablement per u comme une partie int grante d un dessin ayant plusieurs composantes et non comme une marque distincte 575 88766 Canada Inc c Coca Cola Ltd 2006 52 C P R 4th 50 Div art 45 agente d audience D Savard pages 52 55 576 Sara Lee Corp c Naylor 2006 CarswellNat 2150 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 15 a 17 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 182 ROBIC Par contre selon certaines remarques du registraire l emploi du dessin suivant serait l emploi de la marque EVOLUTION dans la mesure ou ce terme se distingue des autres l ments et laisse une impression s par e aupr s du public FOOTBALL LA AA A Lees al ride sl Saat peed Saan oo or yu BYOLUTINN
264. merce enregistr e suivante Te x x x Stelle Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e 586 88766 Canada Inc c National Cheese Co 2002 24 C P R 4th 410 Div art 45 agente d audience D Savard pages 412 416 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Selon le registraire la marque employ e reprenait les composantes principales de la marque enregistr e soit les mots Tre Stelle ainsi que les trois toiles et ce nonobstant l emploi d un symbole de type dans le coin inf rieur droit de la marque qui semblait indiquer que la marque du propri taire tait la totalit du dessin Par contre l emploi d une marque compos e seulement des mots Tre Stelle n a pas t jug acceptable pour d montrer l emploi de la marque enregistr e Dans cette affaire le propri taire devait galement d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante Neath Ome coca Une preuve d emploi montrant la marque pr c demment reproduite soit celle avec le symbole de type dans le coin inf rieur droit a galement t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la deuxi me marque enregistr e du propri taire Selon le registraire la marq
265. merce ne garantit aucunement que l emploi de cette marque satisfera aux exigences d autres lois ou encore que cet emploi ne constituera pas une infraction d autres lois Bref l enregistrement ne dispense pas du respect d autres dispositions l gislatives 206 Cette mention a t obtenue d un extrait d un avis de r ception mis par le Bureau des marques de commerce le 7 juillet 2009 207 Voir ce sujet S A Jetstream c Collections de Style R D Internationales It e 1993 A C F no 457 1993 49 C P R 3d 336 C F P I le juge Denault page 341 appel rejet pour retard le 17 d cembre 1996 au dossier A 347 93 des dossiers de la Cour d appel f d rale The Creamette Company c Famous Foods Limited 1933 R C E 200 C de l le juge en chef Maclean page 204 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 53 ROBIC 2 4 1 2 Les sanctions pour les gestes non prot g s par le monopole octroy en vertu de l article 19 de la Loi sur les marques de commerce Bien qu un enregistrement obtenu en vertu de l article 19 de la Loi donne le droit a son propri taire d employer la marque de commerce ainsi enregistr e la mani re dont cet emploi est effectu peut dans certains cas faire l objet de sanctions en vertu d une autre loi ou m me d autres dispositions de la Loi sur les marq
266. modernisation de la marque au sens de la d cision Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 4 C P R 8d 59 C A F 14 En outre l appelant pr tend que la pr sente affaire est en tous points semblable a la situation dans Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 2004 CF 812 dans laquelle j ai r cemment dit qu il n avait pas t d montr que la marque de commerce d pos e l expression IN VINO VERITAS avait t employ e lorsqu on regardait la marque dans son ensemble 15 Selon moi la marque de commerce en cause en l esp ce est totalement diff rente de la marque dans Brouillette pr cit Alors qu en l esp ce on remarque imm diatement la marque d pos e et d ailleurs la lettre grecque Q et le mot OMEGA en sont les l ments les plus apparents l expression IN VINO VERITAS c est dire la marque d pos e tait totalement encadr e par des armoiries et il n tait pas possible de visu de d tacher les mots dans Brouillette pr cit Les traits oblongs s parent la marque d pos e et le mot ELECTRONICS qui n est que descriptif ne peut d tourner l attention des l ments essentiels de la marque OMEGA amp Design savoir la lettre grecque Q et le mot OMEGA 16 Je ne saurais conclure que la d cision de l agente d audience tait d raisonnable compte tenu surtout que le registraire a des connaissances sp cialis es lorsqu il s agit de d terminer la percep
267. morc e le 2 ao t 2001 la demande de Ridout amp Maybee s r l contre Omega SA Omega AG Omega Ltd ci apr s l occasion Omega SA le propri taire de l enregistrement LMCDF 05009 qui prot ge une marque graphique OMEGA L enregistrement LMCDF 05009 avait t obtenu le 24 juillet 1894 en vertu des dispositions de l Acte des marques de commerce et dessins de fabrique en vigueur l poque La marque de commerce prot g e tait une marque de commerce sp ciale selon l article 4 de ce texte l gislatif 4 Une marque de commerce 4 A trade mark may be general or 471 Marks amp Clerk c Sparkles Photo Limited 2005 41 C P R 4th 236 2005 FC 1012 C F le juge Mosley paragraphe 35 472 Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP 2005 CAF 306 C A F 473 Acte des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1886 c 63 article 4 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC peut tre g n rale ou sp ciale suivant l usage qu en fait ou se propose d en faire le propri taire a Une marque g n rale est celle qui est employ e l gard de la vente des diff rents articles ou effets dont le propri taire trafique dans son commerce son industrie sa profession ou son m tier b Une marque sp ciale est
268. mot Infringement est Violation alors que la version fran aise de l article 20 mentionne que Le droit du propri taire d une marque de commerce d pos e est r put tre viol et pr cise par la suite en quelles circonstances cette violation est r put e avoir lieu Cette disposition cr e donc une pr somption En ce qui concerne sa d signation le recours de l article 20 est celui pour violation 32 paragraphe 14 le juge en chef Richard a pr cis que l alin a 7b de la Loi est l expression l gale correspondant au d lit de commercialisation trompeuse existant en common law une exception pr s pour se pr valoir de cet alin a un plaignant doit prouver qu il poss de une marque de commerce valide opposable d pos e ou non Sur cette question voir galement Barry Gamache Entre sacr et profane ou comment s articule le rapport entre convictions religieuses et droit des marques de commerce 2008 20 C P 317 aux pages 357 369 Roger T Hughes et Toni Polson Ashton Hughes on Trade Marks 2 dition feuilles mobiles Markham LexisNexis Canada 2005 pages 981 1011 o sont discut es les diff rences entre le recours fond sur la common law et celui de l alin a 7b de la Loi voir toutefois l arr t PharmaCommunications Holdings Inc c Avencia International Inc 2009 FCA 144 C A F du 5 mai 2009 qui pr cise qu il n y a plus de diff rences significatives entre c
269. mot electronics est diff rente de celle du mot OMEGA et de la lettre grecque Q et ledit mot est s par de la marque de commerce OMEGA et Dessin par une ligne de forme oblongue Par cons quent je suis d avis que la marque de commerce OMEGA et Dessin ressort suffisamment des autres inscriptions pour tre per ue comme une marque de commerce distincte Donc je conclus que l emploi d montr est de la marque enregistr e en soi 477 Ridout amp Maybee s r l en a appel de la d cision du registraire devant la Cour f d rale en soulevant plusieurs motifs dont une pr tendue erreur de l agente d audience qui aurait constat l emploi de la marque de commerce faisant l objet de l enregistrement LMCDF 05009 Bien qu elle ait accueilli l appel de Ridout amp Maybee s r l pour d autres motifs et qu elle ait ordonn la radiation d une partie importante de l enregistrement attaqu la juge Tremblay Lamer a toutefois confirm la partie de la d cision du registraire qui a reconnu dans la preuve d emploi produite l emploi de la marque faisant l objet de l enregistrement LMCDF 05009 Sur cette question la juge Tremblay Lamer s est exprim e ainsi dans ses motifs du 3 d cembre 2004 11 Dans le cas qui nous occupe la marque OMEGA amp Design est diff rente de la marque de commerce d pos e Sur les marchandises ou les emballages d Omega Electronics SA on trouve une s rie de traits oblongs et le mot ELECTRONICS
270. mots SUN et CHIPS l un par dessus l autre valait emploi de la marque SUNCHIPS de l opposante 3 5 3 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce Consid rons maintenant une s rie de d cisions o l emploi d une marque de commerce nominale enregistr e ou all gu e selon le cas n a pas t reconnu par le registraire en raison de certains ajouts ou autres changements la marque qui ont fait en sorte que celle ci n tait plus reconnaissable selon les crit res que nous avons examin s Dans Vanity Fair Inc c Manufacturier de Bas de Nylon Doris Lt eSS une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e SUPPORT SECRET en association avec des bas culottes Apr s avoir examin la preuve d emploi produite le registraire a consid r que l emploi des marques de commerce suivantes en l occurrence SECRET HER CHOICE SON CHOIX SECRET FULL SUPPORT et SECRET SOUTIEN TOTAL ne valait pas emploi de la marque SUPPORT SECRET Dans Vanity Fair Inc c Manufacturier de Bas de Nylon Doris Lt e une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e NUDE SECRET en association avec des bas pour dames Les l ments de preuve r v laient l emploi des mot
271. mploi de la marque DINKY Dans ses motifs le registraire a consid r que l emploi de la marque DINKY constituait l emploi de la marque enregistr e DINKY TOYS en soulignant que les diff rences entre la marque enregistr e et celle employ e n taient pas ce point significatives pour justifier la radiation de la marque enregistr e De cet examen de la jurisprudence il ressort que la portion d une marque enregistr e qui fait l objet d un d sistement doit normalement tre pr sente dans la version employ e de cette marque de commerce a moins qu il ne soit jug que cette partie de la marque de commerce constitue une portion insignifiante de celle ci en appliquant les diff rentes formulations du test pr vu en mati re de variation 3 2 6 Une marque ou deux Comme l a not le registraire dans la d cision Nightingale Interloc le propri taire d une marque de commerce enregistr e peut employer celle ci proximit d une autre marque Si cette deuxi me marque est per ue comme une marque de commerce distincte cet emploi de la deuxi me marque n affectera pas l emploi de la marque enregistr e en cause Cet aspect de l enseignement de la d cision Nightingale Interloc s harmonise bien s r avec le principe plus g n ral selon lequel 366 Whistler Mountain Resort Limited Partnership c Woznow 2006 59 C P R 4th 341 Div art 45 agente d audience D Savard 367 Sterling amp Affiliates c Mattel Vendor Operations
272. n descriptif e Dans Crash Dummy Movie LLC c Mattel Inc 544 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e CRASH DUMMIES en association avec des figurines Une preuve d emploi montrant la marque CRASH DUMMIES avec le mot INCREDIBLE proximit mais en lettres plus petites que celles pour les mots CRASH ou DUMMIES a t jug e acceptable par le registraire e Dans Dimock Stratton LLP c Cadman Manufacturing Co 45 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e FOREVER en association avec des bagues Une preuve d emploi produite montrait la coexistence des expressions CMC et FOREVER grav es sur le contour int rieur d une bague Le registraire a consid r qu il s agissait de l emploi de deux marques soit CMC FOREVER et FOREVER et a maintenu l enregistrement pour la marque FOREVER 543 Courtyard Restaurant Inc c Marriott Worldwide Corp 2006 CarswellNat 5371 C O M C agente d audience C Tremblay paragraphes 9 et 10 544 Crash Dummy Movie LLC c Mattel Inc 2007 60 C P R 4th 473 Div art 45 agente d audience P H Sprung pages 477 et 478 545 Dimock Stratton LLP c Cadman Manufacturing Co 2007 62 C P R 4th 216 Div art 45 agente d audience D Savard pages 218 220 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria
273. n l article 15 de la Loi si un m me propri taire poss de les deux marques en question ne signifie pas que les marques en question pr sentent les m mes caract ristiques dominantes ou que l une est une version reconnaissable de l autre Prenons l exemple de deux marques de commerce pr sentement enregistr es au nom de la soci t Coca Cola Ltd La marque qui fait l objet de l enregistrement LMC 572 307 du 16 d cembre 2002 est une marque li e la marque qui fait l objet de l enregistrement ant rieur LMC 508 679 du 2 mars 1999 Ces deux marques de commerce sont ci apr s reproduites LMG S7230 arse E ae e tate desninadicidinicinhamns 341 Enregistrement consult le 26 mars 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 104 ROBIC 1 LMC SR DT a na on ee cn cn LA ZONE FAMILLE Ces deux marques de commerce sont consid r es comme cr ant de la confusion entre elles puisqu elles guident toutes deux les consommateurs vers une source unique en raison de la composante tr s connue COCA COLA elles sont d ailleurs d tenues bien s r par le m me propri taire et elles sont li es l une l autre en vertu de l art
274. n la jurisprudence l emploi d un symbole ou d une abr viation identifiant une marque de commerce n affecte pas l emploi de cette marque de commerce dans le cadre d une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi3 4 Le registraire et la Cour ont donc toute la latitude n cessaire pour d terminer si une marque de commerce est employ e Ainsi il n y a aucune obligation d employer un symbole une abr viation ou un ast risque pour d signer une marque de commerce de plus l emploi d un tel symbole d une telle abr viation ou d un tel ast risque proximit 368 Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2000 11 C P R 4th 95 193 F T R 182 C F P 1 la juge Tremblay Lamer paragraphes 17 et 34 confirm par Renaud Cointreau amp Cie c Cordon Bleu International Lt e 2002 18 C P R 4th 415 C A F Kraft Limited c Registraire des marques de commerce 1984 2 C F 874 C F P I le juge Strayer page 879 Mantha amp Associates c Old Time Stove Co Inc 1990 30 C P R 3d 574 Div art 45 agent d audience J P D Aoust page 575 A W Allen Ltd c Warner Lambert Canada Inc 1985 6 C P R 3d 270 C F P I le juge Cullen page 272 369 signifie registered trade mark soit une marque de commerce enregistr e 370 MD signifie marque d pos e ou marque enregistr e c est l quivalent en langue fran aise du symbole 371 TM signifie trade mark
275. nada c Oland Breweries Ltd de la Cour d appel de Ontario 2002 2 4 2 4 D autres d cisions depuis 2002 2 4 3 La Cour supr me et le monopole pr vu par l article 19 de la Loi sur les marques de commerce 2 4 4 Le traitement en jurisprudence du paragraphe 16 des motifs du juge Binnie dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin une r vision de l arr t Remo Imports Lid c Jaguar Cars Ltd de la Cour d appel f d rale 2 4 5 Les avantages d fensifs d un enregistrement 3 Les risques associ s au revamping d une marque de commerce enregistr e 3 1 Les instances ou sont discut es les questions de revamping 3 2 Les crit res d velopp s par certaines d cisions de principe pour d terminer si des changements apport s une marque de commerce enregistr e permettent toujours de la reconna tre 3 2 1 La d cision Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd de la Commission des oppositions des marques de commerce 1984 3 2 2 L arr t Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull S A de la Cour d appel f d rale 1985 3 2 3 L arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc de la Cour d appel f d rale 1992 3 2 3 1 Le test applicable 3 2 3 2 Un examen des motifs de l arr t Honey Dew Limited c Rudd de 1928 et du critere Nobody has been deceived 3 2 3 3 De quelle confusion s agit il 3 2 4 Un test aupres des acheteurs ou des cons
276. namely whether there is a likelihood of confusion in the minds of dealers or users as a result of the use of the mark in dispute to be deflected by taking irrelevant matters into account The respondent filed samples of the bottles in which the respective preparations of the parties are sold These differ somewhat in shape and there are differences in the labels The Court is not concerned with the bottles in which the preparations are sold or the labels on them but with the trade marks under which they are put out It is the effect of the trade marks and not of the bottles or labels that must be considered If the use of the marks on the wares is likely to result in confusion as to the wares differences in the bottles or labels might serve to lessen the confusion but do not eliminate it Differences in the bottles or labels cannot turn similar trade marks into dissimilar ones Such differences have nothing to do with the issue before the Court for there is no reason why either party should continue the use of the present bottles or labels and nothing to prevent either of them from changing the present shape of the bottles or form of the labels Neither the bottle nor the label is part of the trade mark The protection given by the registration extends to any normal use of the trade mark and is not 44 The British Drug Houses Limited c Battle Pharmaceuticals 1944 R C E 239 C de I E le juge en chef Thorson confirm par Battle Pharmaceuti
277. nc clairement indiqu que la mesure du test au niveau des variations permises n est pas de d terminer si un titulaire de marque a tromp le public deceived the public 308 quant a l origine de ses marchandises Il faut plut t regarder la mani re dont la marque est employ e afin de d terminer si elle l est d une fa on qui fait en sorte qu elle ne perd pas son identit et qu elle demeure reconnaissable malgr les diff rences existant entre la forme sous laquelle elle a t enregistr e et celle sous laquelle elle est employ e La Cour a donc mentionn le crit re pratique suivant il faut comparer la marque de commerce enregistr e et la marque de commerce employ e et d terminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont ce point minimes qu un acheteur non averti conclurait selon toute probabilit qu elles identifient toutes deux malgr leurs diff rences des marchandises ayant la m me origine ll est int ressant de noter que la Cour mentionne dans ses motifs un crit re pratique fond sur des marques qui identifient des marchandises ayant la m me origine Ceci est comparer avec le paragraphe 6 2 de la Loi qui nonce le crit re suivant pour mesurer la probabilit de confusion entre deux marques de commerce 6 2 L emploi d une marque de commerce cr e de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l emploi des deux marques de commerce dans la m me r gion sera
278. nce C Tremblay page 226 506 Ridout amp Maybee LLP c Walgreen Co 2005 52 C P R 4th 64 Div art 45 agente d audience C Folz page 68 appel accueilli suite au consentement des parties le 14 mars 2006 au dossier T 271 06 des dossiers de la Cour f d rale 507 Boy Scouts of Canada c Aleksiuk 2006 56 C P R 4th 459 C O M C agente d audience J W Bradbury page 467 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 159 ROBIC e Dans Ridout amp Maybee LLP c McGraw Hill Cos 5 8 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque CANADIAN BOND RATINGS SERVICE valait emploi de la marque enregistr e CANADIAN BOND RATING SERVICE 3 5 1 2 L emploi du masculin plut t que du f minin e Dans Unilever Canada Ltd c G H Wood amp Wyant Inc 5 9 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que emploi de la marque AMICAL valait emploi de la marque enregistr e AMICALE 3 5 1 3 L emploi d un mot ou de deux e Dans Spacemaker Ltd c Newell Operating Co une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par la requ rante de la marque SPACEMAKER valait emploi de la marque all gu e SPACE MAKER e Dans Quality Meat Group Ltd c Macgr
279. ndant laquelle leurs propres inscriptions taient en vigueur Toutefois comme l appelante n a pas eu gain de cause dans le pourvoi il ny a pas lieu de trancher la question de la port e de l indemnisation 254 La position de la Cour supr me selon laquelle l enregistrement ne peut tre une r ponse compl te une r clamation lorsque la validit de cet enregistrement est soulev e semble tre une confirmation de celle adopt e en 2002 par la Cour d appel de l Ontario dans Molson Canada c Oland Breweries Ltd 55 o il a t d cid que le propri taire d une marque de commerce enregistr e avait le droit exclusif a son emploi partout au Canada jusqu ce qu il soit d montr que l enregistrement de la marque en question est invalide2 Ainsi si un comp titeur s oppose un tel emploi le seul recours qui lui est disponible est d attaquer la validit de l enregistrement ce qui a t fait sans succ s toutefois par la demanderesse dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin La Cour supr me a donc nonc qu un enregistrement n est pas une r ponse a une demande d injonction lorsque la validit de cet enregistrement est contest e et que celui ci fait l objet d une demande de radiation8 Ces questions relatives la validit et la radiation doivent donc tre tranch es par la Cour 253 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot lt e 2006 1 R C S 824 paragraphe 16 254 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiq
280. ne doit pas tre substantiellement diff rente de la marque d origine en ce qui concerne la question de la tromperie du public nous verrons plus loin pourquoi le juge en chef Maclean a utilis ce crit re dans ses motifs en 1928 299 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk pages 538 539 300 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de I E le juge en chef Maclean ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 89 ROBIC Le deuxi me principe fait allusion galement aux situations ou la question des variations est susceptible de se poser par exemple lorsqu une date de premier emploi d une marque qui fait l objet d une demande d enregistrement est contest e Ceci sugg re que ce deuxi me principe en mati re de variation s applique a diverses situations en d autres mots sous r serve des cas sp cifiquement pr vus par le l gislateur les principes g n raux en mati re de variation s appliquent l une et l autre des diff rentes proc dures o cette question peut survenir et non pas seulement une proc dure en particulier qui aurait ses r gles propres sur la question comme par exemple la proc dure en vertu de l article 45 de la Loi Voil pourquoi en situation de variation qu il s agisse d une proc
281. ne foi Comme l illustre l arr t 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 172 de la Cour d appel du Qu bec la jurisprudence r cente en mati re de commercialisation trompeuse tend vers lharmonisation de ce recours nonobstant ses diff rents fondements Comme autre exemple de cette tendance la Cour d appel f d rale a soulign dans l arr t PharmaCommunications Holdings Inc c Avencia International Inc 173 du 5 mai 2009 qu il n y a plus de diff rences significatives entre le recours fond sur la common law et celui de l alin a 7b de la Loi 8 Paragraph 7 b of the Act is a codification of the common law of passing off and there are no longer any significant differences between the statute and the common law Kelly Gill and R Scott Joliffe eds Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition 4 ed looseleaf Toronto Thomson Carswell 2002 at 4 1 and 4 2 e H 168 Lesters Foods Ltd c Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc 2008 QCCS 2010 C S Q le juge Riordan paragraphes 20 et 21 r f rence omise 169 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q 170 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q paragraphes 21 et 24 r f rences omises 171 Jean Louis Baudouin et Patrice Deslauriers La responsabilit civile 7 dition Volume Cowansville Les Editions Yvon Blais Inc 2007 page 152 172 905
282. ne s rie de lettres et de chiffres qui sugg raient un num ro de mod le ou un genre de code Dans ce cas les petites diff rences entre les marques rev tent une grande importance Selon le juge Pelletier au paragraphe 47 de ses motifs lorsqu ils sont confront s ce type de marques les consommateurs peuvent faire preuve de plus d attention 34 Compagnie G n rale des tablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc 2000 CarswellNat 2512 C F P I le juge Pelletier paragraphe 50 35 Voir ce sujet Wrangler Apparel Corp c The Timberland Company 2005 CF 722 C F la juge Snider paragraphe 35 36 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 101 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC parmi ses l ments ce qui stimule la vue de la client le pour reprendre une expression du juge Gonthier dans l arr t Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 37 L aspect l apparence la pr sentation du produit jouent un r le primordial dans le processus d achat puisque ce sont les premiers moyens dont dispose le fabricant pour attirer la client le L importance de l impact visuel est bien connue ce qui stimule notre vue est primordial 38 Quels sont les l ments qui peuvent stimuler notre vue La pr sent
283. oc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC correspondante nonobstant tout emploi ou toute r v lation faite au Canada ou toute demande ou tout enregistrement survenu dans l intervalle si les conditions suivantes sont r unies a la demande au Canada comprenant une d claration de la date et du pays de l Union o a t produite ou pour lequel a t produite la plus ancienne demande d enregistrement de la m me marque de commerce ou sensiblement la m me en vue de son emploi en liaison avec le m me genre de marchandises ou services ou accompagn e d une telle d claration est produite dans les six mois compter de cette date cette p riode ne pouvant tre prolong e b le requ rant ou lorsque le requ rant est un cessionnaire son pr d cesseur en titre par qui une demande ant rieure a t produite dans un pays de l Union ou pour un pays de l Union tait la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays ou y tait domicili ou y avait un tablissement industriel ou commercial r el et effectif c le requ rant sur demande faite en application des paragraphes 2 ou 3 fournit toute preuve n cessaire pour tablir pleinement son droit la priorit 2 Le registraire peut requ rir application or registration if a the application in Canada including or accompanied
284. odegas Rioja Santiago S A 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante SART GRIA i 1 er RT DES TUL Dans ses motifs le registraire a expliqu qu il n tait pas convaincu que l emploi de l tiquette suivante constituait l emploi de la marque de commerce enregistr e ws a PRODUCCION SANTYAGO pago me amp A Selon le registraire il y avait trop de distance entre les l ments nominaux et graphiques sur cette tiquette d pos e en preuve pour reconna tre un emploi de la marque de commerce enregistr e 603 Brouillette Kosie c Bodegas Rioja Santiago S A 2001 18 C P R 4th 280 Div art 45 agente d audience D Savard pages 283 et 284 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC si e Dans Shapiro Cohen c Wallace International Silversmiths Inc 6 4 une affaire o plusieurs proc dures en vertu de l article 45 de la Loi avaient t amorc es le propri taire devait d montrer l emploi de chacune des huit marques de commerce enregistr es suivantes F B ROGERS WM ROGERS MFG CO _ ROGERS amp BRO AI XII B47 ROGERS BROS rhi BAT ROGERS BROS Sn 847 ROGERS BROS x1 rk 1847 ROGERS BROS A I 1847 ROGERS BROS XII WM RO
285. oins une n gligence ou une insouciance de la part de la d fenderesse qui induirait les consommateurs a une perception erron e quant la source de ses activit s Cet l ment de n gligence ou d insouciance a un lien avec la notion de faute qui en serait le r sultat selon le r gime de responsabilit civile applicable au Qu bec D ailleurs d s 1992 dans l arr t Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 59 le juge Gonthier a crit que le passing off tait en France l une des facettes de la concurrence d loyale il a galement fait r f rence au Trait pratique de la responsabilit civile d lictuelle pour souligner que la concurrence d loyale pouvait tre r prim e tant en vertu du droit f d ral que des principes g n raux de la responsabilit civile d lictuelle dont une des composantes est bien s r la faute Selon la Cour d appel du Qu bec une demanderesse qui reproche des gestes de commercialisation trompeuse une d fenderesse peut la fois fonder son recours sur l alin a 7b de la Loi sur les marques de commerce et sur l article 1457 du Code civil du Qu bec 2 puisque les m mes r gles s appliquent en vertu de ces deux dispositions 5 En raison de la r gle g n rale dict e par l article 1457 du Code civil du Qu bec qui veut que soit tenue responsable envers autrui la personne qui par sa faute lui a caus un pr judice l action pour commercialisation trompeuse fond e
286. ommateurs 3 2 5 Un d sistement mentionn l enregistrement d une marque est il un facteur pertinent en mati re de variation 3 2 6 Une marque ou deux 3 2 7 Les symboles identifiant les marques de commerce sont ils pertinents en mati re de variation ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC 3 2 8 Un dernier constat 3 3 Faut il enregistrer une marque nominale ou une marque graphique Quelques consid rations strat giques 3 4 La Cour f d rale et le revamping un aper u de certaines d cisions de la derni re d cennie 3 4 1 L affaire Filodoro Calze S p A c Manufacturier de bas de nylon Doris It e Doris Hosiery Mills Ltd 1998 3 4 2 L affaire Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd V tements Golden Brand Canada It e 2002 3 4 3 L affaire The House of Kwong Sang Hong International Limited c Borden Ladner Gervais 2004 3 4 4 L affaire Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation 2004 3 4 5 L affaire Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 2004 3 4 6 L affaire Marks amp Clerk c Sparkles Photo Limited 2005 3 4 7 L affaire Omega SA Omega AG Omega Ltd c Ridout amp Maybee LLP 2005 3 4 8 L affaire Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette Kosie Prince 2007 3 4 9 L affaire Coastal Culture Inc c
287. omportement dans les circonstances sa bonne ou mauvaise foi ne sont gu re des l ments pertinents pour cette cause d action sauf toutefois pour la question des dommages Par contre en mati re de commercialisation trompeuse lorsqu aucune marque de commerce enregistr e n est en cause la situation est analys e de mani re diff rente Dans ce type d action la question du comportement de la d fenderesse plut t que celle de sa bonne ou mauvaise foi est alors une circonstance pertinente146 Pourquoi le comportement de la d fenderesse 47 est il pertinent en mati re de commercialisation trompeuse Pour r pondre cette question examinons les motifs de l arr t Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 48 o le juge LeBel a rappel comment la Cour supr me a labor d s 1992 dans l arr t Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc un test en trois parties pour faire droit a ce type d action 66 Notre Cour para t avoir adopt la classification tripartite dans l arr t Ciba Geigy Dans cette affaire notre Cour a accueilli une action pour 144 An Act to amend the Act respecting Trade Marks and to provide for the Registration of Designs 24 Vict c XXI 145 Acte relatif aux marques de commerce et aux dessins de fabrique 31 Vict c 55 146 est d ailleurs int ressant de noter que l article 7 de la Loi sur les marques de commerce est introduit par le sous titre Concurrence d loyale et marques interdites un fa
288. oneywell Bull S A 4 En appel devant la Cour f d rale la juge Tremblay Lamer a not dans ses motifs du 7 juin 2004 que le registraire s tait r f r a bon droit l arr t de la Cour d appel f d rale mais avait err dans l application du test nonc dans cet arr t Dans les circonstances le registraire devait plut6t comparer la marque telle qu enregistr e avec la marque telle qu employ e Ici la marque enregistr e tait compos e des seuls mots IN VINO VERITAS Or selon la Cour l emploi effectu tait tr s diff rent Il ne s agissait plus de l emploi de la seule marque IN VINO VERITAS puisque la marque employ e apparaissait toujours sur le listel des armoiries de l tiquette et tait indissociable des armoiries en question D ailleurs selon la juge Tremblay Lamer il n tait pas possible de visu de d tacher les mots des armoiries En r alit la marque apparaissait en caract res minuscules au milieu d un dessin qui tait beaucoup plus gros que celle ci La juge Tremblay Lamer a donc conclu que les diff rences entre la marque telle qu enregistr e et la marque telle qu employ e taient si importantes qu il n tait pas raisonnable pour le registraire d inf rer qu un consommateur sur le plan de la premi re impression reconnaitrait la marque comme une marque distincte sur l tiquette pr c demment reproduite 46 En soulignant que la conclusion du registraire n tait pas raisonnable dans les cir
289. onnaissable selon les crit res que nous avons examin s e Dans Ogilvy Renault c Pacific Foods Ltd 585 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante 583 Riches McKenzie amp Herbert c J M J Holdings Lta Gestion J M J Lt e 1992 47 C P R 3d 285 Div art 45 agente d audience D Savard 584 Gari py Marcoux Richard c Promotions Cobelli Lt e 1994 59 C P R 3d 548 Div art 45 agente d audience D Savard 585 Ogilvy Renault c Pacific Foods Ltd 2001 16 C P R 4th 120 Div art 45 agente d audience D Savard pages 122 a 124 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 186 ROBIC 187 Une preuve d emploi montrant les versions suivantes a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e BARNACLE BILL S fam Le registraire a d cid que la marque enregistr e tait employ e malgr l ajout des mots BARNACLE BILL S Selon le registraire la marque enregistr e demeurait reconnaissable dans les l ments de preuve produits e Dans 88766 Canada Inc c National Cheese Co il s agissait de deux proc dures en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d abord d montrer l emploi de la marque de com
290. onsommateur non averti Les principales caract ristiques de la marque de commerce d pos e sont les mots Cuv e Imp riale Berlucchi la forme g n rale de l tiquette et l apparence ou la forme g n rale de l difice 47 La diff rence de taille de caract res est presque imperceptible comme le sont les changements au bas de l tiquette Pour ce qui est de la diff rence dans le nom du propri taire inscrit et la r f rence la m thode utilis e la Cour conclut que ce ne sont pas des l ments distinctifs importants de marques de commerce d pos es voir Promafil et Honeywell Bull ci dessus 48 L impression dominante et l effet visuel des deux marques sont a mon avis g n ralement les m mes La Cour est convaincue que l observateur non averti serait imm diatement port croire que ces bouteilles proviennent de la m me source 483 483 Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette Kosie Prince 2007 CF 245 C F la juge Gauthier paragraphes 45 48 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 152 ROBIC La juge Gauthier a donc constat que la marque graphique de Guido Berlucchi amp C S r l tait employ e en liaison avec des vins mousseux au Canada et a cons quemment fait droit son appel 3 49 L affaire Coastal Culture Inc c Wood Wheeler Inc 2007 Dans cette affaire Coast
291. onstitutifs d une action pour commercialisation trompeuse qui avaient t mentionn s par le juge LeBel dans l arr t Kirkbi AG ll a d crit ainsi le fardeau de la demanderesse dans le cadre de ce recours 27 Dans une action pour commercialisation trompeuse l appelante aurait eu le fardeau de d montrer d une part que le restaurateur intim a induit les consommateurs en erreur intentionnellement ou par n gligence en les amenant croire que c tait l appelante qui tait a l origine de ses services de restaurant et d autre part qu elle avait de ce fait subi un pr judice Consumers Distributing Co c Seiko Time Canada Ltd 1984 1 R C S 583 p 601 Kirkbi par 68 156 Dans la r cente d cision Drolet c Stiftung Gralsbotcha t 57 de 2009 le juge de Montigny a d crit ainsi ce crit re du comportement de la d fenderesse 207 Tant en vertu du paragraphe 7b que 7c les d fenderesses devaient faire la preuve que le demandeur avait fait des fausses repr sentations volontairement ou par sa propre n gligence D autre part les d fenderesses devaient galement tablir que les agissements du demandeur avaient eu pour effet de cr er de la confusion aupr s du public cible C est ce quoi Roger T Hughes maintenant de cette Cour r f re comme le conduct test et le confusion test dans son trait sur les marques de commerce Hughes on Trade Marks 2 ed LexisNexis Butterworths T
292. ontr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Plus loin le juge en chef Maclean a galement examin une autre circonstance de ce dossier soit l emploi par la demanderesse d une marque qui diff rait de celle qu elle avait enregistr e Selon ses motifs la marque enregistr e de la demanderesse tait constitu e d un dessin avec les mots Honey Dew en lettres similaires a celles sur un parchemin avec le second mot sous le premier alors que la marque employ e par la demanderesse contenait les mots Honey Dew sans enjolivure le deuxi me mot suivant le premier Parce que la demanderesse ne se servait pas d une marque identique a sa marque enregistr e le juge en chef Maclean a consid r l impact de ce fait sur le rem de r clam par la demanderesse et a crit l extrait pr c demment reproduit qui comprenait la constatation suivante Nobody has been deceived Ce commentaire peut se comprendre dans les circonstances puisque le juge en chef Maclean comparait les marques respectives des deux parties il voulait sans doute s assurer que la demanderesse qui formulait des reproches au d fendeur en all guant que la marque de celui ci tait de nature tromper le public ou l induire en erreur ne commettait pas elle m me les actes reproch s en raison de son emploi d une marque qui n tait plus identique celle qu elle avait enregistr e
293. opri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Toutefois le propri taire d une marque de commerce enregistr e ne demande pas toujours l enregistrement de la nouvelle version de la marque qu il emploie Dans ces circonstances la marque employ e n est plus le reflet fid le de la marque enregistr e Cette situation qui peut tre la source de nombreux soucis pour le propri taire de la marque a donn lieu une abondante jurisprudence 3 1 Les instances o sont discut es les questions de revamping Une marque de commerce est traditionnellement compos e de tout l ment visuel qui est utilis de mani re distinguer la source de produits ou de services Une marque de commerce peut donc tre un mot un dessin une combinaison d un mot ou d un dessin ou encore un symbole bref de ce qui peut tre per u visuellement28 Toutefois lorsqu une marque est enregistr e il arrive l occasion que dans les faits ce mot ce dessin cette combinaison d un mot ou d un dessin ou encore ce symbole ne soit plus le reflet fid le de la marque qui a t enregistr e Pour diverses raisons relevant tant de la mode et des go ts qui changent ou encore des techniques visant le positionnement de la
294. oronto 2005 la p 989 Dans l arr t Kirkbi pr cit la Cour supr me a d crit ainsi le deuxi me l ment n cessaire pour donner naissance une action valide en commercialisation trompeuse 152 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 68 153 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F 154 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F paragraphes 89 90 155 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 156 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 27 157 Drolet c Stiftung Gralsbotchaft 2009 CF 17 C F le juge de Montigny ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 42 ROBIC 68 Le deuxi me l ment est la fausse d claration ou repr sentation trompeuse qui s me la confusion dans le public Une fausse d claration peut tre d lib r e et avoir ainsi le m me sens que tromperie Toutefois la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe d sormais la fausse d claration faite par n gligence ou avec insouciance par le commer ant Ciba Geigy p 133 Consumers Distributing Co c Seiko Time Canada Ltd 1984 1 R C S 583 p 601 le juge Estey 158 Selon les r cents arr ts de la Cour supr me une action pour commercialisation trompeuse exige qu on d montre a tout le m
295. os es ou faisant l objet d une demande d enregistrement accompagn e de chiffres de lettres ou de mots Cependant l emploi r pandu de cette lettre n quivaut pas mon avis l emploi de la lettre M toute seule titre de marque de commerce m me si cause de l emploi r pandu de la lettre M les cadres de BMW n h sitent pas a parler de la famille de marques M de l entreprise ou de sa marque M La marque ainsi d crite ne constitue pas dans ce cas une marque de commerce moins qu on ne r ussisse me convaincre du contraire l emploi de la lettre M dans d autres marques de commerce qu elles soient d pos es comme M3 et M5 ou non comme M6 M the Most Powerful Letter n quivaut pas l emploi de la lettre M seule a titre de marque de commerce 488 La demanderesse soulignait galement que emploi de sa marque M pouvait tre reconnu dans l emploi de sa marque graphique pr c demment reproduite Sur ce point le juge MacKay a estim que l emploi de cette marque de commerce d pos e aussi fr quent soit il ne pouvait pas tre consid r en droit comme un emploi de la marque M une marque non d pos e revendiqu e par la demanderesse Les l ments avec revendication de couleur dans la marque enregistr e de la demanderesse formaient une partie importante de cette marque dont l emploi ne pouvait valoir emploi de la seule marque M Ces conclusions du juge MacKay ont t confirm es par la
296. our le changement coexiste avec l attrait pour la stabilit au niveau de certaines habitudes de consommation ce sujet voir par exemple Ronald W Pimentel et Susan E Heckler Changes in Logo Designs Chasing the Elusive Butterfly Curse Ross School of Business Universit du Michigan texte du 9 mai 2008 disponible l adresse http www bus umich edu FacultyResearch ResearchCenters centers Yaffe downloads Visual Persuasion Pimentel pdf et consult le 6 novembre 2008 derni re consultation le 9 septembre 2009 page 13 Jean Paul Sallenave et Alain D Astous Le Marketing de l id e l action Montr al Editions Vermette 1994 pages 78 79 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC avoir des cons quences sur le monopole octroy en vertu de l article 19 de la Loi sur les marques de commerce ci apr s l occasion la Loi x Le propri taire de la marque enregistr e qui effectue des modifications a la pr sentation visuelle de sa marque de commerce s expose a certains dangers Comme le juge MacGuigan l a soulign dans l arr t Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 5 avec chaque variation qu il effectue le propri taire d une marque de commerce enregistr e joue avec le feu En raison de cette mise en garde quelles sont les cons quences pour le propri taire qu
297. pages 408 409 352 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F pages 408 409 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F pages 70 72 353 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 56 354 Le Nouveau Petit Robert Dictionnaire alphab tique et analogique de la langue francaise Paris Dictionnaires Le Robert VUEF 2002 page 23 355 Le Nouveau Petit Robert Dictionnaire alphab tique et analogique de la langue fran aise Paris Dictionnaires Le Robert VUEF 2002 page 523 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 108 ROBIC ou services Pareillement le consommateur ne sera pas obligatoirement l acheteur Ces distinctions s mantiques ne semblent toutefois pas avoir t retenues en droit des marques A titre d exemple dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 6 le juge Binnie a utilis semble t il les deux expressions lors de son analyse de la confusion au sens de l article 6 de la Loi 6 La confusion est un terme d fini et le par 6 2 impose la Commission des oppositions des marques de commerce et ultimement la cour de d terminer si l emploi des deux marques de commerce dans la m me r gion est susceptible de f
298. partie utilisait le nom Distech 241 C est donc sur cette base qu une injonction a t mise242 Dans ses motifs le juge H bert n a pas fait mention de l arr t Molson Canada c Oland 238 Distech C V A C inc c Distech Contr les inc 2006 QCCS 5010 C S Q le juge H bert paragraphe 69 De fait la marque objet de l enregistrement LMC 562 962 tait DISTECH CONTROLS 239 Enregistrement consult le 31 juillet 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 240 Loi sur les compagnies L R Q c C 38 241 Distech C V A C inc c Distech Contr les inc 2006 QCCS 5010 C S Q le juge H bert paragraphe 96 242 Selon certains auteurs l inspecteur g n ral des institutions financi res du Qu bec ne pourrait emp cher l emploi d une marque de commerce enregistr e Ainsi Marie Jos e Lapointe et Jean Nicolas Delage dans leur article Marques de commerce vs Noms commerciaux qui sera le gagnant 2005 17 C P I 497 sugg rent la page 521 que les droits obtenus gr ce un enregistrement ne pourraient pas tre ainsi limit s dans le cadre d un tel sc nario suivant l application de la doctrine de la pr pond rance de la loi f d rale sur la loi provinciale En effet une ordonnance de l inspecteur g n ral qui emp cherait un titulaire d employer un tel nom commerc
299. pel f d rale ne semble pas avoir effectu des distinctions pour ce qui est des marques nominales des marques graphiques ou des marques qui incorporent la fois des l ments nominaux et graphiques Le test pos dans l arr t Promafil pour reconna tre dans l emploi d une variante l emploi de la marque enregistr e peut tre d crit de la mani re suivante e D une part la variante de la marque enregistr e doit demeurer reconnaissable It demands only such identity as maintains 325 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F pages 70 72 326 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F page 71 voir galement sur cette question la d cision Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit Inc 1999 2 C P R 4th 543 Div art 45 agente d audience C Folz pages 550 551 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 98 ROBIC recognizability elle doit avoir les m mes caract ristiques dominantes que la marque enregistr e d origine it maintains the same dominant features ou encore projeter la m me impression commerciale que celle ci the same continuing commercial impression e D autre part les variations peu importantes ne doivent pas induire en erreur l acheteur non averti
300. peut donc faire cesser l emploi de la m me marque de commerce pour les m mes marchandises ou services qui sont d crits l enregistrement par le biais de l article 19 de la Loi Lorsque la marque qui fait l objet de la plainte n est pas identique la marque enregistr e l article 20 peut tre invoqu il faut alors d terminer s il y a confusion au sens de l article 6 de la Loi en tenant notamment compte des circonstances du paragraphe 6 5 dont la mesure dans laquelle les marques en cause sont devenues connues Ainsi le fait qu une marque soit tr s connue ou l inverse peu connue dans une r gion donn e est donc un facteur pertinent pour mesurer la probabilit de confusion Toutefois comme le juge Binnie l a crit dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 6 aucune des circonstances du paragraphe 6 5 de la Loi ne constitue un atout propre liminer les autres il s agit d un des facteurs a soupeser parmi toutes les circonstances de l esp ce 187 Le test de confusion nonc au paragraphe 6 2 de la Loi exige que la Cour d termine si l emploi de deux marques de commerce dans la m me r gion serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou services li s ces marques proviennent de la m me personne D ailleurs lorsque les parties ne font aucunement affaire dans la m me r gion une marque enregistr e constitue certainement un avantage pour la demanderesse en raison
301. ploi suivant sur les factures tait plut t l emploi du nom commercial du propri taire et non celui de sa marque de commerce enregistr e TEKCON Electronics Corp No 26 VU CHUN 6 Rd W Wei AON asAuN S Rd WU KU IND PARK TAIPEI TAIWAN R O C Cable TEKCON FAX 299 6120 3P L enregistrement de cette marque a t radi pour d faut d emploi 573 Conf d ration des Caisses populaires et d conomie Desjardins du Qu bec c Accord Business Credit Inc 2005 49 C P R 4th 217 C O M C agent d audience J Carri re pages 223 et 224 574 Riches McKenzie amp Herbert LLP c Tekcon Electronics Corporation 2005 50 C P R 4th 396 Div art 45 agent d audience J Carri re pages 398 et 399 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 181 ROBIC Dans 88766 Canada Inc c Coca Cola Ltd 575 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi la propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e CLASSIC en association avec des boissons gazeuses Apr s avoir examin la preuve d emploi le registraire a d cid que l emploi de la marque sous la forme suivante ne valait pas emploi de la marque CLASSIC Dans ses motifs le registraire a pr cis que le mot CLASSIC ne cr ait pas une impression ind pendante et que le public percevrait cet exemple com
302. plut t souligner aux 382 Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S 2005 CarswellNat 1247 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphe 9 383 Desjardins Ducharme Stein Monast c Baird Neece Packing Corporation 2005 50 C P R 4th 45 Div art 45 agente d audience D Savard page 49 384 Canadian Council of Professional Engineers c Penn Engineering amp Manufacturing Corp 2001 20 C P R 4th 168 Div art 45 agente d audience D Savard page 171 385 Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson s Bay c Sears Canada Inc 2002 26 C P R 4th 457 C O M C agente d audience C R Folz page 475 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 117 ROBIC consommateurs la vente par la requ rante d articles pour chaque pi ce de la maison a bas prix e Hudson s Bay Co c Sears Canada Inc 386 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi o le registraire a relev la pr sence de l abr viation TM proximit des mots UN D COR COORDONNE PRIX ABORDABLE que la requ rante souhaitait enregistrer Toutefois le registraire a not que l emploi de cette abr viation TM n indiquait pas n cessairement que la marque de commerce avait t employ e dans les circonstances selon le registraire les mots UN DECOR COORDONNE A PRIX ABORDABLE servaien
303. qu une demande d enregistrement d une marque de commerce a t faite dans un pays de l Union ou pour un pays de l Union autre que le Canada et qu une demande est subs quemment pr sent e au Canada pour l enregistrement aux fins de son emploi en liaison avec le m me genre de marchandises ou services de la m me marque de commerce ou sensiblement la m me par le m me requ rant ou son successeur en titre la date de production de la demande dans l autre pays ou pour l autre pays est r put e tre la date de production de la demande au Canada et le requ rant a droit au Canada une priorit 34 1 When an application for the registration of a trade mark has been made in or for any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade mark by the same applicant or the applicant s successor in title the date of filing of the application in or for the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening 293 pays de l Union est d fini l article 2 de la Loi sur les marques de commerce L R C 1985 c T 13 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bl
304. qu e au soutien de la r clamation Dans ce dernier cas il faut plut t s attacher aux termes employ s dans le libell des marchandises ou services de l enregistrement puisque ce qui est en cause est ce que l enregistrement permet son titulaire de faire et non pas ce qu il fait au moment du litige A titre d exemple la marque enregistr e en liaison avec des sandwiches et l exploitation de restaurants pour reprendre les circonstances factuelles de l arr t Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1 permet notamment son titulaire d employer la marque en question en liaison avec tous les types de sandwiches possibles sans restrictions en ce qui concerne la nature du pain utilis i e pain tranch pain baguette ou pain pita etc et le type de garniture employ e Le b uf volaille ufs ou confiture etc il en va de m me pour des services de restauration le titulaire est en droit d associer sa marque de commerce avec des services de restauration aussi diff rents que ceux d un restaurant haut de gamme ou encore d un restaurant minute sans exclure bien s r tous les autres types de restaurants entre ces deux extr mes Le juge en chef Thurlow a expliqu ce point dans l arr t Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 194 La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l intim e cr ent de la confusion avec la marque enregistr e de l appelante doit donc t
305. quare Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 207 ROBIC ces variantes Cet unique emploi peut il tre consid r comme l emploi des diff rentes variantes enregistr es prises individuellement Avant l arr t Promafil la jurisprudence mentionnait que lors de proc dures en vertu de l article 45 de la Loi visant deux marques li es toutes deux devaient faire l objet d une preuve d emploi d faut de d montrer ces deux emplois la marque non employ e tait susceptible de radiation6 7 Depuis l arr t Promafil la situation est quelque peu diff rente Il appert ainsi qu un unique emploi de marque de commerce peut tre consid r comme l emploi de diff rentes marques de commerce enregistr es et li es entre elles du moment que la marque employ e reprend les caract ristiques dominantes des diff rentes marques de commerce enregistr es selon les crit res tablis par la jurisprudence Le juge Rouleau de la Cour f d rale s est pench sur cette situation dans la d cision John Labatt Ltd c Molson Breweries A Partnership quelques mois apr s l arr t Promafil Dans cette affaire John Labatt Ltd une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi un appel avait t interjet a l encontre d une d cision du registraire des marques de commerce de maintenir au registre l enregistrement TMA 161 355 La marque prot g
306. que de commerce donne au propri taire le droit exclusif l emploi de la marque d pos e en liaison avec les marchandises et services enregistr s et que ce droit n est pas limit par les circonstances aff rentes la marque d pos e pourvu que la marque de commerce soit elle m me employ e conform ment l article 4 29 Je tiens souligner que la requ rante appuie son argument voulant que l x habillage gt constitue un facteur pertinent aux fins de l alin a 6 5 b sur le paragraphe 37 de l arr t de la Cour d appel f d rale dans United Artists Pictures Inc v Pink Panther Beauty Corp 1998 80 C P R 3d 247 Fed C A la page 264 M me si la d cision Pink Panther concernait une opposition l analyse de la Cour au paragraphe 37 portait sur l affaire Asbjorn Horgard A S v Gibbs Nortac Industries Ltd 1986 9 C P R 3d 341 Fed T D 1987 14 C P R 3d 314 Fed C A une proc dure en radiation combin e une action en commercialisation trompeuse en application de l alin a 7b L opposante fait valoir que les commentaires relatifs I habillage contenus dans l arr t Pink Panther taient des remarques incidentes et elle me renvoie l analyse faite dans Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition 4 dition Thomson Carswell 2002 Kelly Gill R Scott Jolliffe aux pages 8 16 8 19 Les auteurs reconnaissent que les commentaires formul s dans l arr t Pink Panther ont so
307. que leurs tablissements n aient pas la m me apparence physique ou que leurs couleurs ne soient pas les m mes La diff rence entre les types de v hicules qu elles vendent n est pas non plus d terminante On parle bien dans tous les cas du m me genre de biens et de services et du m me genre de commerce savoir la vente et lachat de v hicules usag s de cat gories semblables 127 Un contexte d emploi comme la graphie employ e pour les marques des parties a donc t examin par la Cour dans le cadre de ce recours pour commercialisation trompeuse il s agit donc d un facteur pertinent m me si en fin de compte dans ce cas suite une appr ciation de l ensemble des circonstances la Cour a conclu que la graphie diff rente n liminait pas la confusion Les m mes principes s appliquent lorsque des droits sont revendiqu s sur un habillage plut6t que sur une marque de commerce Prenons un autre exemple Dans l arr t Tartan Brewing Limited c The Carling Breweries B C Limitea 2 un cas o la demanderesse reprochait la d fenderesse l emploi d une marque et d un emballage pour ses cannettes de bi re qui cr ait pr tendument de la confusion selon l alin a 7b de la Loi la Cour supr me a 125 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 101 126 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q 127 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix
308. r vise prot ger les signes pr sentations noms et symboles qui sont employ s pour distinguer la source d un produit et qui justement en raison de cet emploi ont acquis une r putation Il s agit donc ici d examiner l effet aupr s du public de l emploi du signe de la pr sentation du nom ou du symbole employ En d autres mots la marque employ e ou encore l habillage utilis b n ficie t il d une r putation aupr s du public 67 Le premier l ment est l achalandage ou la r putation Le demandeur doit d montrer l existence d un achalandage rattach au caract re distinctif du produit Ciba Geigy p 132 133 Oxford Pendaflex Canada Ltd c Korr Marketing Ltd 1982 1 R C S 494 p 504 et 507 le juge Estey La preuve d un achalandage rattach uniquement aux techniques et proc d s de fabrication du produit ne suffit pas La doctrine de la commercialisation trompeuse visait prot ger des monopoles exerc s non pas sur des produits mais sur des signes pr sentations noms et symboles qui constituent le caract re distinctif d une source t51 En ce qui concerne le deuxi me l ment celui davantage pertinent pour la question qui nous int resse le juge LeBel a rappel qu on doit examiner sous ce chapitre le comportement de la d fenderesse afin d y d celer les l ments qui engageraient sa responsabilit c est dire a tout le moins la fausse d claration faite par n gligence ou avec insouciance
309. r al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 203 ROBIC La preuve produite r v lait plut t l emploi de la marque de commerce suivante soit une photographie d une dame couch e sur un matelas Le registraire a d cid que les diff rences entre le dessin d une dame couch e et la photographie d une dame couch e sur un matelas taient substantielles La marque de commerce employ e n tait donc pas celle qui avait t all gu e dans la demande d enregistrement e Dans Gowling Lafleur Henderson LLP c Audio Products International Corp une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante qui contenait une revendication de couleur soit le rouge en ce qui concerne le point sur le i La preuve d emploi produite r v lait toutefois l emploi de la marque de commerce suivante Dans ses motifs le registraire a soulign que les caract ristiques distinctives de la marque enregistr e soit le rectangle la forme des lettres composant le mot image ainsi que le point rouge sur le i taient absentes de la marque de commerce employ e selon le registraire la marque enregistr e n tait donc pas employ e 610 Gowling Lafleur Henderson LLP c Audio Products International Corp 2006 55 C P R 4th 239 Div art 45 agent d audience J Carri
310. r al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com character having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country c it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public or d it is not a trade mark of which the adoption is prohibited by 82 ROBIC interdite par l article 9 ou 10 2 Une marque de commerce qui diff re de la marque de commerce d pos e dans le pays d origine seulement par des l ments qui ne changent pas son caract re distinctif ou qui ne touchent pas son identit dans la forme sous laquelle elle est d pos e au pays d origine est consid r e pour l application du paragraphe 1 comme la marque de commerce ainsi d pos e section 9 or 10 2 A trade mark that differs from the trade mark registered in the country of origin only by elements that do not alter its distinctive character or affect its identity in the form under which it is registered in the country of origin shall be regarded for the purpose of subsection 1 as the trade mark so registered 83 L article 34 de la Loi pr voit dans quelles circonstances la date d une demande d enregistrement faite dans un pays de Union2 est r put e tre la date de demande d une m me marque de commerce ou sensiblement la m me au Canada 34 1 Lors
311. r deviation to the alleged mark there is no evidence that Wheeler ever sold wares with the DIRT SHIRT mark absent the word P E I In my view the word P E I has always been an element of the alleged mark and thus the use of the trade mark DIRT SHIRT since May 20 1997 was not established The appeal must be granted for this reason and the Registrar s decision is set aside Coastal s opposition is maintained and the Registrar is directed to refuse Wheeler s application for registration of DIRT SHIRT 486 Au paragraphe 55 de ses motifs le juge O Keefe a galement not qu il n existait aucune disposition dans la Loi sur les marques de commerce permettant que l emploi d une marque avec plusieurs l ments soit consid r comme l emploi d une marque qui forme seulement une partie de ce tout Dans les circonstances l emploi de P E I DIRT SHIRT et de THE ORIGINAL P E I DIRT SHIRT n a pas t consid r comme l emploi de la marque DIRT SHIRT L appel a donc t accueilli de m me que l opposition de Coastal Culture Inc 3 4 10 L affaire BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc 2007 Dans cette affaire BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc 48 l une des demanderesses BMW AG d tenait plusieurs marques de commerce enregistr es dont la lettre M tait une composante Parmi ces marques de commerce enregistr es on retrouvait la marque ci apr s reproduite prot g e par l enregistrement TMA 336 985 Cet enregist
312. r tes avaient t prises par le propri taire pour reprendre l emploi de la marque de commerce en l occurrence la pr paration d illustrations pr liminaires aux fins de l laboration d tiquettes volantes tre utilis es en liaison avec les v tements pour hommes de marque TARGET APPAREL Toutefois ces illustrations produites pour la premi re fois en Cour f d rale ne montraient pas la marque de commerce telle qu enregistr e La juge Mactavish a trait de cette question dans ses motifs du 19 octobre 2006 58 Les illustrations cr es par MT Yu pr sentent de fait des variantes de la marque savoir TARGET APPAREL CO ou simplement TARGET L emballage utilis pour les produits semble porter le nom TARGET APPAREL CO 59 Il est reconnu que le droit des marques de commerce n exige pas le maintien de l identit absolue des marques Des variantes judicieuses peuvent tre apport es a une marque dans la mesure o les m mes caract ristiques dominantes sont maintenues Promafil Canada Limit e c Munsingware Inc 1992 A C F n 611 44 C P R 3d 59 pages 71 et 72 C A F 60 Le crit re pratique consiste comparer la marque d pos e et la marque qui a t employ e et d terminer si les diff rences entre les marques sont suffisamment si peu importantes que l acheteur non inform supposerait probablement que les marques manent de la m me source Registraire des marques de
313. r acting in good faith and in response to fashion and other trends It demands only such identity as maintains recognizability and avoids confusion on the part of unaware purchasers 325 La Cour a rejet par la m me occasion l argument voulant que le pingouin mince et le pingouin corpulent fussent obligatoirement deux marques distinctes puisqu elles avaient t employ es toutes les deux de mani re simultan e durant une m me p riode de temps Ainsi une variante reconnaissable d une marque de commerce enregistr e ne doit pas obligatoirement succ der a la marque enregistr e cette variante et la marque enregistr e peuvent donc coexister sur le march durant une certaine p riode de temps tout en tant consid r es comme la m me marque de commerce La Cour a donc soulign que plusieurs telles variantes d une m me marque de commerce enregistr e pourraient coexister sur le march 326 Sur la question des changements proprement dits des variations prudentes peuvent tre effectu es sans cons quences n gatives si selon la Cour les caract ristiques dominantes de la marque enregistr e sont maintenues et que les diff rences sont ce point peu importantes qu elles n induisent pas en erreur l acheteur non averti Selon la Cour on ne peut conclure l abandon lorsque l impression commerciale continue de la variante est la m me que la marque de commerce enregistr e En non ant ces principes la Cour d ap
314. r d une marque de commerce pourtant la preuve r v le que cette opposante s est servie d une marque de commerce qui diff re de celle all gu e Dans le cadre d une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi lopposante conteste l emploi all gu de la marque de la requ rante dans un cas ou la demande d enregistrement a t pr sent e sur la base de l emploi de la marque de commerce au Canada selon le paragraphe 30b de la Loi pourtant la preuve r v le ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 80 ROBIC que la requ rante s est servie d une marque de commerce qui diff re de celle qu elle souhaite enregistrer La question de la variation entre une marque de commerce enregistr e et sa forme employ e est bien s r analys e dans le cadre de proc dures qui ont notamment pour but de v rifier la r alit de l emploi de cette marque de commerce enregistr e selon des conditions qui sont propres chaque proc dure La proc dure administrative en vertu de l article 45 de la Loi qui se d roule devant le registraire et qui a pour but de v rifier la r alit de l emploi d une marque de commerce enregistr e La proc dure judiciaire en vertu de l alin a 18 1 c et de l article 57 de la Loi qui se d roule devant la Cour f d rale et qui vise d termin
315. r d appel f d rale538 sans toutefois que ces instances d appel se prononcent sur la question de la variation dans l emploi de la marque STEAM 536 Sim amp McBurney c Anchor Brewing Co 2003 27 C P R 4th 161 Div art 45 agente d audience D Savard pages 165 et 166 confirm par Sim amp McBurney c Anchor Brewing Company 2004 CF 118 C F le juge Campbell confirm par Sim amp McBurney c Anchor Brewing Company 2005 CAF 171 C A F 537 Sim amp McBurney c Anchor Brewing Company 2004 CF 118 C F le juge Campbell 538 Sim amp McBurney c Anchor Brewing Company 2005 CAF 171 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC ba e Dans U L Canada Inc c Queenswood National Real Estate Ltd 5 9 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que la requ rante avait employ sa marque Q TIPS pour des services dans le domaine immobilier en employant le dessin suivant Selon le registraire malgr l ajout d l ments graphiques la marque Q TIPS demeurait reconnaissable e Dans Gowling Lafleur Henderson c 3651410 Canada Inc 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e ICE KISS en association avec des friandises L exemple d emploi sui
316. r exemple cette expression a t utilis e par le juge Binnie dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2 pour illustrer le recours fond sur la common law et par le juge LeBel dans l arr t Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 22 pour illustrer le recours fond sur l alin a 7b de la Loi En ce qui concerne plus sp cifiquement ce dernier recours statutaire celui ci peut toutefois galement tre d sign comme une action pour violation d une marque en vertu de l al 7b ou en anglais an infringement action under s 7 b 123 suivant l arr t Kirkbi AG On pourrait donc utiliser les expressions violation et infringement en mati re de commercialisation trompeuse fond e sur l article 7 de la Loi m me si le l gislateur emploie ces expressions pour d signer plut t le recours d crit l article 20 de la Loi Pour faciliter la lecture nous utiliserons l expression action pour commercialisation trompeuse 124 lorsqu il sera question du recours d sign en anglais par l expression passing off 2 3 2 Commercialisation trompeuse et contrefa on des diff rences noter 2 3 2 1 La pertinence du contexte d emploi 118 Demco Manufacturing Inc c Foyer d artisanat Raymond inc 2006 QCCA 52 C A Q paragraphe 8 119 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q paragraphes 21 et 24 r f rences omises 120 L article 7 de la Loi sur les marques de commerce
317. r l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F pages 408 409 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 107 ROBIC La seule et v ritable question qui se pose consiste a se demander si en identifiant ses marchandises comme elle l a fait Cll a employ sa marque de commerce Bull Il faut r pondre non cette question sauf si la marque a t employ e d une fa on telle qu elle n a pas perdu son identit et qu elle est demeur e reconnaissable malgr les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a t enregistr e et celle sous laquelle elle a t employ e Le crit re pratique qu il faut appliquer pour r soudre un cas de cette nature consiste comparer la marque de commerce enregistr e et la marque de commerce employ e et d terminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont ce point minimes qu un acheteur non averti concluerait selon toute probabilit qu elles identifient toutes deux malgr leurs diff rences des marchandises ayant la m me origine 351 En r sum lorsqu elle fait l objet d ajustements dans sa version employ e une marque de commerce enregistr e doit demeurer reconnaissable et ne pas perdre son identit 3 2 4 Un test aupr s des acheteurs ou des consommateurs Les arr ts Honeywell Bull et Prom
318. r tribunal before the grant of the registration 87 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F page 71 88 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F 89 Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 C A F paragraphe 54 90 Omega Engineering Inc c Omega SA Omega AG Omega Ltd 2006 CF 1472 C F le juge Blais paragraphe 14 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 29 ROBIC Par contre toujours dans l arr t Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd la Cour d appel f d rale a indiqu que les circonstances suivantes ne constituaient pas des motifs d invalidit reconnus l article 18 de la Loi Le fait pour le propri taire d une marque de commerce enregistr e de diminuer la valeur de lachalandage d une autre marque de commerce enregistr e suivant l article 22 de la Loi le fait de tromper le public dans le contexte du d lit consistant faire passer ses marchandises pour celles d un autre Ainsi le fait pour le propri taire d une marque de commerce enregistr e de ne pas respecter l article 22 de la Loi en ce qui concerne la marque enregistr e d un tiers ne constitue pas un motif d invalidit de son propre enregistrement Pareillement selon les d cisions Biba Boutique Ltd c Dalmys Canada Ltd
319. ragera sans doute le propri taire viter les situations qui pourraient conduire la radiation judiciaire ou administrative de sa marque enregistr e 2 Les avantages d un enregistrement de marque de commerce 4 Loi sur les marques de commerce L R C 1985 c T 13 5 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F 8 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F page 71 voir galement Bradley Walz The Looming Danger of Modernizing a Trademark PFrontline com texte du 12 ao t 2009 disponible l adresse http www ipfrontline com printtemplate asp id 23255 et consult le 13 ao t 2009 derni re consultation le 9 septembre 2009 7 Parmi cette jurisprudence notons les d cisions suivantes qui seront examin es ult rieurement Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique CII Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC 2 1 Le r le de la marque de commerce Les marques de commerce jouent un r le important dans les d cisions d achats prises quo
320. raphe 21 13 Mishawaka Rubber amp Woolen Manufacturing Co c S S Kresge Co 316 U S 203 1942 14 Mishawaka Rubber amp Woolen Manufacturing Co c S S Kresge Co 316 U S 203 1942 page 205 15 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 16 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 58 17 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 58 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC pour but de prot ger l achalandage ou la r putation associ s a une entreprise et d emp cher la confusion sur le march s Par contre l enregistrement d une marque de commerce conf re son titulaire le droit exclusif d utiliser cette marque partout au Canada ainsi qu un droit de recours pour toute violation de ce droit 9 L enregistrement facilite galement la preuve du titre de propri t 20 Ainsi selon le juge LeBel aux termes de la Loi la principale diff rence entre les marques enregistr es et celles qui ne le sont pas r side dans le fait que le titulaire d une marque enregistr e jouit de droits plus tendus21 2 2 L tendue des droits octroy s par l enregistrement d une marque quelques notions pour mesurer les atouts de la marque enregistr e 2 2 1 Une description du monopole L article 19 de la Loi nonce 19 Sous r serve d
321. rapporte titre d exemple dans l affaire Wilson c Kellogg Salada Canada Inc 375 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire de la marque BUD enregistr e pour diff rents produits alimentaires avait d pos en preuve l emballage suivant qui selon lui d montrait l emploi de la marque de commerce BUD v w ff lb LTT BLACK RASPRERRY 225 E Selon le propri taire l ast risque apr s le mot BUD identifiait la marque de commerce enregistr e Le registraire a rejet cet argument en indiquant que l ast risque faisait plut t r f rence la marque MINI BUD une marque diff rente de BUD et que de toute fa on l emploi d un tel ast risque proximit d une marque de commerce ne permettait pas de d terminer si une marque de commerce tait employ e In this regard consider that the asterisk appearing after the word bud on the product package is referable to the mark MINI BUD and that in any case the use of an asterisk and legend is not determinative of use of a trade mark within the meaning of ss 2 and 4 1 see Rogers Bereskin Parr v Keds Corp 1986 9 C P R 3d 260 at p 264 8 C I P R 32 F C T D A W Allen Ltd v Warner Lambert Canada Inc 1985 6 C P R 3d 270 F C T D at pp 271 2 376 Par contre m me s il n est pas obligatoire et m me si sa pr sence ne confirme pas n cessairement l emploi d une marque de commerce comme celle
322. rce enregistr es qui sont li es entre elles si par ailleurs toutes ces marques de commerce enregistr es pr sentent les m mes caract ristiques dominantes et qu on retrouve celles ci dans la marque employ e 4 Conclusion Que devons nous retenir de cette r vision de la jurisprudence en mati re de revamping des marques de commerce Il est certainement clair que le propri taire d une marque de commerce enregistr e ne doit pas obligatoirement utiliser celle ci dans une forme qui est absolument identique la marque reproduite son certificat d enregistrement Par contre des changements sont tol r s si la marque de commerce employ e retient les caract ristiques dominantes de la marque de commerce enregistr e En d autres mots pour l acheteur non averti la marque enregistr e doit demeurer reconnaissable dans sa variante employ e Si c est le cas son propri taire ne sera pas pouss vers le feu mentionn par le juge MacGuigan dans l arr t Promafil et continuera de profiter des nombreux avantages que procure l enregistrement dont bien s r le monopole pancanadien Si les principes en mati re de variation sont clairs c est sans doute leur application aux cas limites qui rend difficilement pr visible l issue de certaines d cisions sur le sujet Voil pourquoi la prudence s impose lorsqu il s agit d employer la variante d une marque de commerce enregistr e D ailleurs en raison des nombreuses marques radi es pour cause
323. re pages 241 et 242 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC e Dans Magaschoni Apparel Group Inc c Kappetein une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer emploi de la marque de commerce enregistr e suivante Los Yiacs La preuve d emploi produite r v lait toutefois l emploi de la marque de commerce suivante MAG of 7 Dans ses motifs le registraire a crit que les diff rences entre la marque enregistr e et la marque employ e taient substantielles et faisaient en sorte que la marque enregistr e n tait plus reconnaissable e Dans Parlee McLaws LLP c Molson Canada 2 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante La preuve d emploi produite r v lait toutefois l emploi de la marque de commerce suivante 611 Magaschoni Apparel Group Inc c Kappetein 2007 59 C P R 4th 336 Div art 45 agente d audience P H Sprung pages 338 340 612 Parlee McLaws LLP c Molson Canada 2007 62 C P R 4th 199 Div art 45 agente d audience P H Sprung pages 202 204 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca
324. re Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC a ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com
325. re d une autre marque qui elle n est pas enregistr e et ne b n ficie donc pas des avantages rattach s un enregistrement Ce sc nario qui exige une comparaison entre la marque enregistr e et sa variante employ e peut survenir dans l un ou l autre des cas suivants Dans le cadre d une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi une opposante all gue qu elle d tient une marque de commerce enregistr e et invoque les alin as 38 2 b et 12 1 d de la Loi toutefois la preuve r v le que cette opposante se sert plut t d une marque qui diff re de la marque enregistr e Dans le cadre d une action pour contrefa on en vertu de l article 20 de la Loi la demanderesse all gue qu elle d tient une marque de commerce enregistr e toutefois la preuve r v le que la demanderesse se sert plut t d une marque qui diff re de la marque enregistr e La question de l tendue du revamping d une marque de commerce peut se poser m me dans le cadre d une situation qui ne met pas en cause une marque enregistr e Par exemple la question de la diff rence entre deux marques de commerce est analys e lorsqu on examine les variations entre une marque de commerce employ e et celle qui fait l objet d une all gation d emploi dans l un ou l autre des cas suivants Dans le cadre d une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi lopposante all gue l emploi ant rieu
326. re en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de certification suivante mers Award ea co 598 Station Touristique Massif du Sud 1993 Inc c Massif Inc 2008 CarswellNat 4512 Div art 45 agente d audience P H Sprung paragraphes 8 a 10 599 Ching c 3416968 Canada Inc 2008 CarswellNat 5058 Div art 45 agente d audience K Barnett paragraphes 15 a 18 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Le registraire a d cid que l emploi de la marque enregistr e avec l ajout d une ann e au centre de la marque valait emploi de la marque enregistr e selon le registraire cet ajout serait per u comme la simple mention du moment o un prix a t d cern l ann e ne serait pas per ue comme une partie constitutive de la marque enregistr e Par contre puisque la marque enregistr e comprenait la fois du texte en fran ais et en anglais le registraire a pr cis que l emploi de la seule partie fran aise ou par analogie de la seule partie anglaise d une marque bilingue comme celle ci serait consid r comme constituant plus qu une variation mineure voir ce sujet la jurisprudence mentionn e lors de l examen de la marque HOUSTON S STEAKHOUSE AND RIBS HOUSTON S STEAK ET C TES LEV ES la fin de la partie 3 5
327. re examin e en tenant compte non seulement de l entreprise actuelle que l appelante exploite dans la r gion des op rations de l intim e mais aussi de la possibilit de confusion si l appelante devait exercer ses activit s dans cette r gion de toute mani re qui lui est permise 191 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 27 192 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 53 193 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 94 194 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 50 ROBIC en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches vendus ou les services ex cut s dans l exercice de son entreprise 195 Dans cette derni re affaire la demanderesse appelante a eu gain de cause m me si la Cour a not une diff rence dans les services de restauration offerts par les parties puisqu en l occurrence la demanderesse ne s occupait pas de commandes t l phoniques ni de livraison toutes des activit s qui caract risaient les op rations de la d fenderesse Selon les termes choisis pour d crire les marchandises ou services associ s une marque de commerce enregistr e son titulaire peut donc b n ficier d une protect
328. rement contenait une revendication de couleur pour les trois bandes inclin es en l occurrence les couleurs bleu violet et rouge utilis es respectivement avec chacune des bandes en question D autres marques enregistr es de cette demanderesse incluaient les marques suivantes e M SERIES 486 Coastal Culture Inc c Wood Wheeler Inc 2007 57 C P R 4th 261 C F le juge O Keefe paragraphe 56 487 BMW Canada Inc c Nissan Canada Inc 2007 CF 262 C F le juge suppl ant MacKay infirm sur d autres points par Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc 2007 CAF 255 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 154 ROBIC e M3 e M5 La demanderesse revendiquait galement des droits sur une marque de commerce M non enregistr e Dans le cadre d une poursuite pour contrefa on et commercialisation trompeuse intent e contre la d fenderesse qui revendiquait galement des droits sur des marques de type M comme M45 et M35 la demanderesse BMW AG soulignait que l emploi de sa marque M pouvait tre reconnu dans l emploi de l une ou l autre de ses marques de commerce enregistr es qui avaient une composante M Le juge MacKay n a pas accept ces pr tentions de la demanderesse 37 La lettre M est certainement employ e dans un grand nombre de marques de commerce de BMW d p
329. retenus un constat Apr s examen de cette jurisprudence de la derni re d cennie en mati re de variation on peut constater que diff rentes formulations inspir es fortement des arr ts Honey Dew Limited c Rudd Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 4S Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 4 de m me que de la d cision Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 47 guident toujours la Cour f d rale lorsqu elle doit traiter ce type de situation A titre d exemple illustratif dans les motifs de la juge Gauthier dans la d cision Guido Berlucchi amp C S r l c Brouillette Kosie Prince 98 on retrouve une formulation des diff rents crit res labor s par la jurisprudence en situation de variation dans emploi d une marque de commerce enregistr e L analyse de l impression dominante et de l effet visuel des deux marques en cause Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 4 Un examen afin de d terminer si l observateur non averti serait port a croire que les produits portant respectivement les deux marques proviennent de la m me source Registraire des marques de commerce 492 Fairweather Ltd c Registraire des marques de commerce 2006 CF 1248 C F la juge Mactavish paragraphes 58 61 493 Bereskin amp Parr c Fairweather Ltd 2007 CAF 376 C A F 494 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l E le juge en
330. rk Bonus in respect of these different classes of goods in the same area The answer to this question might conceivably lead to the conclusion that the defendant must be deemed to have infringed the plaintiff s registered trade mark even if the plaintiff s sales were in fact restricted to a small area in British Columbia and the defendant s sales were in fact restricted to a small area in Newfoundland and even if no single member of the public had ever in fact seen wares originating from them both This test is apparently so framed by s 6 2 because s 19 confers on the plaintiff an exclusive right to the use throughout Canada 89 Si l enregistrement permet de b n ficier de cette protection pancanadienne il ne dispense toutefois pas son titulaire d tablir la mesure dans laquelle sa marque est devenue connue soit une des circonstances num r es au paragraphe 6 5 de la Loi De plus l une des pr somptions de l article 54 de la Loi voqu e plus t t permet dans certains cas de mesurer la dur e d emploi d une marque de commerce enregistr e soit une autre des circonstances du paragraphe 6 5 de la Loi Ainsi lorsqu une marque est enregistr e sur la base de l emploi de celle ci au Canada l enregistrement contient un nonc qui reprend cette revendication d emploi auquel peut s appliquer la pr somption du paragraphe 54 3 voulant qu une copie de l inscription de l enregistrement d une marque donn e
331. roughout and that it would be unfair to take away the owner s rights where it had endeavoured to comply with requests made by a government department 468 On note ici une r f rence l arr t Honey Dew Limited c Rudad et du crit re du public qui ne serait pas tromp par l omission de la feuille d rable dans la version employ e de la marque de commerce du propri taire Comme nous l avons vu ce crit re tire son origine d une disposition de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique qui ne visait sans doute pas en premier lieu le cas d une variation dans l emploi d une marque de commerce mais plut t celui de l impression cr e par deux marques au nom de propri taires diff rents sur un m me march 468 Marks amp Clerk c Sparkles Photo Limited 2005 41 C P R 4th 236 2005 FC 1012 C F le juge Mosley paragraphe 11 469 Honey Dew Limited c Rudd 1929 1 D L R 449 C de l le juge en chef Maclean 470 oi des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1906 c 71 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Quoi qu il en soit ce crit re a t jug pertinent en mati re de variation dans la mesure o les changements en cause avaient t demand s par des responsables gouvernementaux Un point semblable avait t mentionn dans la d
332. rque BARBIE le comportement du nouveau venu en l occurrence un restaurateur qui souhaitait enregistrer une marque graphique BARBIE S n est gu re pertinent pour d terminer s il existe une probabilit de confusion entre les marques en cause 90 L appelante pr tend en fait que lintim e agit d lib r ment en profiteur et n a aucune explication raisonnable offrir pour avoir adopt sa marque de commerce Selon elle il faut de toute vidence conclure que l intim e cherche enregistrer une marque qui lui permette de s approprier la plus grande part possible de l achalandage attach la marque de l appelante Ce reproche me para t justifi dans une certaine mesure mais dans le cadre du par 6 2 de la Loi sur les marques de commerce ce n est pas le point de vue de l intim e qu il faut adopter mais plut t celui du consommateur mythique concern L intention coupable n est gu re pertinente en ce qui concerne la confusion Lexus Il est tabli depuis Edelsten c Edelsten 1863 1 De G J amp S 185 46 E R 72 p 78 79 que le droit une marque de commerce est un droit de propri t Si comme l affirme l appelante les activit s de l intim e constituent une intrusion sur le territoire commercial prot g par ses marques de commerce BARBIE il ne servirait rien que l intim e invoque en d fense qu elle n avait pas l intention de causer pareille intrusion A l inverse si en fait il n y a pas
333. rque SPIRIT Dans cette affaire le registraire n a pas conclu l emploi simultan de deux marques de commerce dans la mesure o les mots SPIRIT et GTS taient de m me dimension et qu il n y avait aucun emploi ind pendant de l expression GTS comme marque de commerce 557 Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit Inc 1999 CarswellNat 3479 Div art 45 agente d audience C R Folz paragraphes 11 et 12 558 Swabey Ogilvy Renault c Canadian Tire Corp 1999 CarswellNat 3499 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 5 a 9 559 Bereskin amp Parr c Kittling Ridge Ltd 2001 11 C P R 4th 546 Div art 45 agente d audience D Savard pages 548 et 549 560 Swabey Ogilvy Renault c Hercules Tire Co of Canada Inc 2001 19 C P R 4th 267 Div art 45 agente d audience D Savard pages 268 a 271 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 175 ROBIC e Dans Sports and Entertainment Inc c SkyDome Corp 581 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante demandait l enregistrement de la marque de commerce WORLD S ONLY SPORTS AND ENTERTAINMENT HOTEL en liaison avec une longue liste de produits incluant des articles vestimentaires de m me que des souvenirs L opposante all guait que la requ rante n emploierait p
334. rt gt qu elle emploie depuis 1995 Ces marques ont t enregistr es le 1 ao t 1997 Le mot Cliquot figure sur l enseigne ext rieure de chacune de ces boutiques sur les sacs et les emballages ainsi que sur les cartes d affaires et les factures mais il n appara t pas sur les v tements Selon l art 19 de la Loi l enregistrement des marques des intim es est pr sum valide et leur donne le droit de les employer de la fa on susmentionn e 259 En raison de ces motifs l enregistrement d une marque en vertu de l article 19 peut il tre utilis comme bouclier de mani re obtenir le rejet de toute r clamation qui viserait faire cesser l emploi permis par l enregistrement en question Une r ponse affirmative semble avoir t fournie par la Cour supr me qui a indiqu comme nous l avons vu Selon l art 19 de la Loi l enregistrement des marques des intim es est pr sum valide et eur donne le droit de les employer de la fa on susmentionn e 26 les italiques sont n tres Les enregistrements pour les marques CLIQUOT et CLIQUOT UN MONDE A PART de Mademoiselle Charmante Inc prot geaient les services visant la gestion d tablissements de vente au d tail de v tements et d accessoires pour dames L emploi auquel ces deux enregistrements donnaient droit avait t d crit par le juge Binnie par son allusion au fait que la marque CLIQUOT figurait sur l enseigne ext rieure des boutiques de
335. s HOUSTON Steak et C tes Lev es amp Design HOUSTON Steaks et C tes Lev es amp Design HOUSTON Steaks and Ribs amp Design HOUSTON Steaks amp Ribs amp Design Le registraire a d cid que la marque de commerce enregistr e n tait pas employ e puisqu aucune des marques produites en preuve ne reprenait a la fois la composante anglaise et fran aise de la marque de commerce enregistr e Sur ce point le registraire a mentionn la d cision Riches McKenzie amp Herbert c J M J Holdings Ltd Gestion J M J Lt eS8 o il a t d cid que l emploi de LA COLLECTION FRAN AISE ne constituait pas un emploi de la marque THE FRENCH COLLECTION LA COLLECTION FRAN AISE il a galement soulign la d cision Gari py Marcoux Richard c Promotions Cobelli Lt eS84 o il a t d cid qu un emploi limit la partie en langue fran aise PASSEPORT EPARGNE de la marque enregistr e PASSEPORT EPARGNE SAVINGS PASSPORT n incluait pas tous les l ments de cette marque d pos e qui a donc t radi e 3 5 4 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements n ont pas t consid r s comme cr ant de nouvelles marques de commerce Consid rons maintenant une s rie de d cisions o l emploi d une marque de commerce enregistr e ou all gu e selon le cas a t reconnu malgr certains ajouts ou autres changements qui n ont pas emp ch la marque en question de demeurer rec
336. s NUDE et SECRET sur les emballages cependant ces mots ne formaient pas l expression NUDE SECRET a l exception du cas d un emballage mais la preuve ne r v lait pas qu il avait t utilis durant la p riode pertinente Le registraire a donc constat que cette marque de commerce n tait pas employ e 554 Frito Lay North America Inc c Exito Food Manufacturing Inc 2008 69 C P R 4th 447 C O M C agente d audience J W Bradbury page 454 555 Vanity Fair Inc c Manufacturier de Bas de Nylon Doris Lt e 1999 CarswellNat 3393 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 7 a 9 556 Vanity Fair Inc c Manufacturier de Bas de Nylon Doris Lt e 1999 CarswellNat 3387 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 7 a 17 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 174 ROBIC e Dans Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit Inc 557 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e MAYFLOWER VAN LINES en association avec des services de transport a rien et de transport terrestre Apr s examen de la preuve d emploi le registraire a consid r que l emploi de la marque MAYFLOWER TRANSIT ne valait pas emploi de la marque enregistr e MAYFLOWER VAN LINES e Dans Swabey O
337. s 232 Par la suite le juge Carthy a fourni les nonc s de principe suivants 232 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont paragraphes 4 9 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 62 ROBIC 12 A proper review of the relevant case law reveals that in Canada the holder of a registered trade mark has the exclusive right to use the mark throughout the country until such time as the mark is shown to be invalid L 16 My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration If it were otherwise a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor s registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion This follows from s 20 of the Act which provides that a registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trade mark or trade name 233 Il est donc clair qu un enregistrement constitue un outil de d fense efficace pour obtenir le rejet d une action pour commercialisation trompeuse 2 4 2 4 D autres d cisions depuis 2002 Mentionnons deux d cisions rendues depuis 2002 Dans la d cision Jon
338. s Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 101 66 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 67 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 58 68 Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 30 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 23 ROBIC plus efficaces contre les tiers Ces droits plus efficaces sont vraisemblablement li s ce que l enregistrement permet de faire comme la Cour supr me l a pr cis dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2 2 2 6 Selon la Cour supr me il faut examiner ce qu un enregistrement de marque permettrait son propri taire de faire Le doute auquel le registraire a fait allusion dans la d cision Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc semble avoir t dissip par la Cour supr me du Canada dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2 rendu de mani re presque simultan e cette d cision du registraire Dans l arr t Mattel le restaurateur intim cherchait obtenir l enregistrement de sa marque graphique BARBIE S pour des services de restaurant des services de mets emporter des services de traiteur et de banquet devant la Cour supr me il demandait de confirmer les d cisions des instances inf rieures qui avaient rejet l opposition du fabricant d
339. s Ltd 1987 14 C P R 3d 314 C A F pages 333 et 334 49 Voir les deux d cisions suivantes o la Cour a constat l incertitude sur le sujet sans trancher la question Warner Lambert Company c Concord Confections Inc 2001 CFPI 139 C F P I le juge Lemieux paragraphes 74 et 75 Ten Ren Tea Co Ltd c Van Cheong Tea Inc 2003 CF 819 C F la juge Layden Stevenson paragraphe 16 voir galement la d cision 417394 Alberta Ltd c H2O Co Beverages Ltd 2005 CF 224 C F la juge Simpson paragraphes 40 a 42 d sistement d appel produit le 10 mai 2005 au dossier A 109 05 des dossiers de la Cour d appel f d rale o la Cour a not l incertitude en ce qui concerne cette question mais a tout de m me indiqu dans le cas qui lui tait soumis que les diff rences dans la pr sentation des marques n taient pas importantes tant donn l norme impact des marques en cause dans cette affaire ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC comment traiter le cas d une all gation de confusion entre une marque enregistr e et une autre marque lorsque toutes les circonstances tendent vers une conclusion de confusion mais que la pr sentation g n rale des emballages respectifs des parties est diff rente Pour tenter de r pondre cette derni re question examinons l affaire Wrangler Apparel
340. s d fenderesses ainsi que sur les sacs et les emballages de m me que sur les cartes d affaires et les factures La description par le juge Binnie de l tendue des droits qu avaient les d fenderesses en vertu des enregistrements pour les marques CLIQUOT et CLIQUOT UN MONDE A PART au paragraphe 5 de ses motifs n voque pas aspect exclusif de ces droits mais mentionne plut t le droit d employer une marque de commerce enregistr e Un point similaire tait soulev dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc o le juge Binnie a mentionn que le libell des marchandises ou services d un enregistrement d limitait ce que son titulaire pouvait faire en liaison avec sa marque de commerce 259 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 2006 1 R C S 824 paragraphe 5 260 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot lt e 2006 1 R C S 824 paragraphe 5 261 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 68 ROBIC 53 L appelante a soutenu que les instances inf rieures ont eu tort d examiner les activit s r elles de l intim e plut t que les termes figurant dans sa demande d enregistrement de la marque projet e est vrai qu il faut s attacher aux termes employ s dans la demande parce que ce qui est en cause est c
341. sa marque de commerce BULL lorsqu elle avait fait usage de la marque composite Cll HONEYWELL BULL pour identifier ses marchandises Le juge Pratte a not que le juge de premi re instance avait repris les propos de l auteur Fox dans la troisi me dition de son ouvrage The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition qui lui m me avait mentionn l arr t Honey Dew Limited c Rudd D apr s Fox un changement a une marque enregistr e peut quivaloir a une affirmation trompeuse et en constituant une fraude l endroit du public interdire tout redressement au demandeur Selon le juge de premi re instance le public n avait pas t induit en erreur ni tromp par l emploi de la marque composite et la marque BULL avait donc t maintenue au registre S agissait il toutefois du bon test dans les circonstances La Cour a dispos de cette affaire comme suit Il ne s agit pas de d terminer si Cll a tromp le public quant l origine de ses marchandises Elle ne l a manifestement pas fait La seule et v ritable question qui se pose consiste a se demander si en identifiant ses marchandises comme elle l a fait Cll a employ sa marque de commerce Bull Il faut r pondre non cette question sauf si la marque a t employ e d une fa on telle qu elle n a pas perdu son identit et qu elle est demeur e reconnaissable malgr les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a
342. sardin et Remo Imports il peut certainement tre affirm qu un enregistrement de marque de commerce constitue un avantage digne de mention pour son propri taire Outre le droit l emploi exclusif conf r par l article 19 de la Loi l enregistrement peut tre utilis comme un bouclier permettant de faire chec a une demande d indemnisation pour la p riode o l enregistrement est en vigueur C est donc un avantage important pour la personne ou l entit qui de bonne foi fait usage de sa marque enregistr e et qui un jour doit se d fendre contre une demanderesse qui lui reproche justement l emploi de cette marque de commerce enregistr e En plus du droit exclusif octroy par l article 19 de la Loi il s agit l d une autre raison pour obtenir l enregistrement d une marque de commerce 3 Les risques associ s au revamping d une marque de commerce enregistr e En raison de tous ces avantages le propri taire de l enregistrement d une marque de commerce devrait viter les circonstances qui pourraient mener la perte du monopole octroy gr ce l article 19 de la Loi Parmi ces circonstances viter on retrouve l emploi d une marque de commerce qui dans les faits n est plus le reflet fid le de celle qui est enregistr e et ce en raison de changements plus ou moins importants apport s la marque par son propri taire En d autres mots si le propri taire se sert d une marque de commerce qui est di
343. stances en raison de cette diff rence l enregistrement en question ne pouvait servir de bouclier mettant la d fenderesse l abri de la r clamation de la demanderesse 210 Jonathan Boutique Pour Hommes Inc c Jay Gur International Inc 2003 23 C P R 4th 492 C F P I le juge Hugessen ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 55 ROBIC Sur le m me theme l emploi par un propri taire de sa marque de commerce enregistr e accompagn e d un habillage commercial non enregistr ne met pas ce propri taire l abri d une injonction pour faire cesser l emploi de l habillage non enregistr et donc non prot g par l article 19 de la Loi selon une d cision de 2003 du juge Gascon de la Cour sup rieure du Qu bec dans Agropur Coop rative c Saputo Inc 211 Toutefois dans le contexte sp cifique d une injonction interlocutoire il a t d cid que la Loi ne pouvait tre interpr t e de mani re emp cher la Cour f d rale de prononcer une injonction pour faire cesser l emploi d une marque de commerce enregistr e lorsque la validit de cette marque est attaqu e et que ce point reste tre d termin Bien qu il ait sugg r qu il ne d cidait pas de mani re d finitive la question le juge O Reilly de la Cour f d rale a conclu en 2005 dans Advantage Car amp Truck Rentals c
344. stinctif de la marque et sur son identit Dans d autres cas l emploi dune marque de commerce avec un changement dit mineur n a pas t consid r comme quivalent de l emploi d une marque de commerce all gu e dans une demande d enregistrement Ainsi dans la d cision International Speaker Corp c Schiffmachers3 de 1987 le registraire a consid r que l emploi de la marque SPEAKER FACTORY ou encore de la marque S S SPEAKER FACTORY n tait pas l emploi de la marque all gu e dans la demande d enregistrement de la requ rante soit THE SPEAKER FACTORY 529 Johnston Avisar c Aastra Technologies Ltd 2004 36 C P R 4th 477 Div art 45 agente d audience D Savard page 480 530 Info Touch Technologies Corp c HE Holdings Inc 2005 CarswellNat 3154 C O M C agente d audience C Tremblay paragraphe 13 531 Bacardi amp Co Ltd c Jack Spratt Mfg Inc 1984 1 C P R 3d 122 C O M C pr sident G W Partington page 129 532 International Speaker Corp c Schiffmacher 1987 14 C P R 3d 556 C O M C agent d audience A M Troicuk pages 558 et 559 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 164 ROBIC Cela dit la tendance de la jurisprudence r cente en vertu de l article 38 et de l article 45 de la Loi est de faire preuve d une certaine souplesse lorsqu
345. stinctive la date d enregistrement ne peut tre consid r comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caract re distinctif n a pas t soumise l autorit ou au tribunal comp tent avant l octroi de cet enregistrement L alin a 18 1 c pr voit qu un enregistrement est invalide si la marque a t abandonn e Cet abandon peut survenir si la marque est employ e sous une forme qui diff re de celle prot g e par l enregistrement selon certains crit res d velopp s par la jurisprudence Ces motifs de l article 18 sont ils exhaustifs Comme l a pr cis la Cour d appel f d rale en 2007 dans l arr t Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 88 d autres motifs d invalidation non pr vus par la Loi sont galement reconnus Il s agit notamment de usurpation d une marque de commerce en violation d une obligation fiduciaire et des d clarations fausses ou frauduleuses portant sur des faits essentiels en vue d obtenir l enregistrement 8 Il en va de m me lorsque la marque est pour l essentiel fonctionnelle 0 if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration 2 No registration of a trade mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority o
346. suivant valait emploi de la marque nominale KONA e PepsiCo Inc c 100777 Canada Inc 42 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale AQUAFINA 417 Alpha Sportswear Limited c International News Inc 2005 44 C P R 4th 372 C O M C agent d audience M Herzig page 376 Dans cette affaire il a galement t d cid que l emploi d une autre marque graphique reprenant le terme ALPHA quivalait l emploi de la marque nominale ALPHA 418 Rickitt Benckiser N V c Iron Out Inc 2005 49 C P R 4th 372 C O M C agent d audience M Herzig pages 375 376 419 TBG The Bicycle Group Inc c Rona Inc 2006 56 C P R 4th 159 C O M C agent d audience J Carri re page 173 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC 130 e Glaskoch B Koch Jr GmbH amp Co KG c Anglo Canadian Mercantile Co 2 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale LEONARDO LEONARDO ie e Parlee McLaws LLP c Molson Canada o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale GRIZZLY e Platsch GmbH amp Co KG c A B Dick Co 43 o il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale GRAFIX 420 PepsiCo Inc c 100777 Canada Inc 2006 58 C P R 4th 71 C O
347. suivante n tait pas l emploi de la marque de commerce KAUFMAN SOREL KAUFMAN CANADA Dans ses motifs le registraire a crit que le mot KAUFMAN n tait pas une caract ristique dominante de cette marque de commerce Le registraire en est venu la m me conclusion relativement cet autre exemple d emploi all gu r v l par la preuve Selon le registraire le mot KAUFMAN n tait pas une caract ristique dominante de cette autre marque de commerce qui tait pr sente sur les factures Dans Baker amp McKenzie LLP c 9127 6907 Qu bec Inc 82 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e HOUSTON S STEAKHOUSE AND RIBS HOUSTON S STEAK ET COTES LEVEES en association avec des services de restaurant La preuve produite par le propri taire indiquait l emploi de l g res variations de la marque enregistr e savoir 582 Baker amp McKenzie LLP c 9127 6907 Qu bec Inc 2008 CarswellNat 4332 Div art 45 agente d audience P H Sprung paragraphes 15 21 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC RESTAURANT HOUSTON HOUSTON RESTAURANT HOUSTON Steak et C tes Lev es HOUSTON Steak et C tes Lev es HOUSTON Steaks and Ribs HOUSTON Steaks amp Rib
348. sur certaines factures qui ont t accept es par le registraire comme preuve d emploi 569 Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S 2005 41 C P R 4th 188 Div art 45 agente d audience D Savard pages 190 a 192 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 179 ROBIC e Dans Novopharm Ltd c Novo Nordisk A S570 il s agissait de sept proc dures en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de chacune de ses sept marques de commerce enregistr es suivantes en association avec des pr parations antidiab tiques NOVOLIN 10 90 NOVOLIN 20 80 NOVOLIN 30 70 NOVOLIN 40 60 NOVOLIN 50 50 NOVOLIN NPH et NOVOLIN TORONTO Toutefois la preuve produite par le propri taire r v lait l emploi des diff rentes combinaisons suivantes NOVOLIN ge 10 90 PENFILL NOVOLIN ge 20 80 PENFILL NOVOLIN ge 30 70 PENFILL et NOVOLIN ge 30 70 NOVOLIN ge 40 60 PENFILL NOVOLIN ge 50 50 PENFILL NOVOLIN ge TORONTO PENFILL et NOVOLIN ge TORONTO NOVOLIN ge NPH Le registraire a consid r que ces diff rents emplois ne valaient pas emploi de chacune des marques de commerce enregistr es e Dans Rona Inc c Mat riaux bas prix Lt eS57i une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ rante all guait l emploi de la marque LA COMPETITION RIT JAUNE
349. t The appellant contended that the dominant features of the registered mark have been preserved by its more corpulent depiction 1 both forms show the outline of a penguin 2 both forms show front elevational views of a penguin 3 both penguins are standing 4 both are looking to the left 5 both have their arms and legs outstretched and 6 both are wearing a tuxedo 314 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1990 29 C P R 3d 391 C F P L la juge Reed page 395 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC In short both forms show a fanciful line drawing of a spread eagled penguin wearing a formal vest This analysis also appears to be accurate Which then should prevail 315 Dans ses motifs le juge MacGuigan a pass en revue la jurisprudence ant rieure sur la question des variations Il a examin l arr t Honey Dew Limited c Rudc 16 sur lequel le registraire a fond son deuxi me principe dans la d cision Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 3 et a not les motifs du juge en chef Maclean au sujet d une comparaison des deux marques suivantes soit d une part une marque enregistr e compos e d un dessin avec les mots Honey Dew en lettres similaires a celles sur un parchemin avec le second mot sous le premier et d autre part sa varian
350. t souligner aux consommateurs la vente par la requ rante d articles pour chaque pi ce de la maison bas prix Dans d autres cas le registraire a conclu l emploi d une marque de commerce m me si la pr sence proximit de celle ci d un symbole de type pouvait sugg rer qu il s agissait de l emploi d une marque de commerce diff rente ainsi le symbole pouvait tre per u comme ciblant soit seulement une portion de la marque de commerce soit beaucoup plus que la marque de commerce en cause comme dans les cas suivants e Aramark Canada Ltd c 637870 Ontario Ltd 387 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi o le registraire a reconnu l emploi de la marque BUBI S AWSOME EATS dans un cas o le propri taire se servait ainsi de sa marque BUBI S AWESOME EATS e 88766 Canada Inc c National Cheese Co 388 une proc dure en vertu de l article 45 ou le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce suivante Te x x x Stelle Le registraire a consid r que la marque suivante employ e par le propri taire quivalait la marque enregistr e malgr la pr sence du symbole dans le coin inf rieur droit de cette marque employ e ce symbole envoyait sans doute le message que la marque du propri taire 386 Hudson s Bay Co c Sears Canada Inc 2002 CarswellNat 4923 C O M C agente d audience C R Folz paragraphe 37 387 Aramark Canada Ltd c 637870 Ontario Ltd 20
351. t L appelante reste assujettie aux restrictions qu imposent la Loi sur les marques de commerce et la common law 20 Comme le juge Linden l a expliqu l enregistrement ne peut manifestement pas tre une r ponse une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi puisque cette derni re a justement pour but de v rifier la r alit de l emploi derri re l enregistrement Toutefois de mani re plus importante lorsqu une partie se sert d une marque de commerce enregistr e d une mani re qui cr erait de la confusion par exemple pour reprendre la mise en garde du juge Linden si le propri taire de la marque PINK 208 Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp 1998 3 C F 534 C A F demande d autorisation d appel a la Cour supr me du Canada accord e le 19 novembre 1998 au dossier 26689 d sistement produit le 21 juin 1999 dans cette affaire une soci t oeuvrant dans le domaine des produits de beaut a pu obtenir l enregistrement de la marque PINK PANTHER pour des articles de soins capillaires malgr l opposition du propri taire de la marque THE PINK PANTHER associ e des films bien connus 209 Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp 1998 3 C F 534 C A F paragraphe 55 r f rence omise ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 54 ROBIC PANTHER enre
352. t re raisonnable d une d cision a t ainsi d crit par la Cour supr me du Canada dans l arr t Dunsmuir c Nouveau Brunswick au paragraphe 47 47 Clertaines questions soumises aux tribunaux administratifs n appellent pas une seule solution pr cise mais peuvent plut t donner lieu un certain nombre de conclusions raisonnables II est loisible au tribunal administratif d opter pour l une ou l autre des diff rentes solutions rationnelles acceptables La cour de r vision se demande d s lors si la d cision et sa justification poss dent les attributs de la raisonnabilit Le caract re raisonnable tient principalement la justification de la d cision la transparence et a l intelligibilit du processus d cisionnel ainsi qu l appartenance de la d cision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit 441 Apr s ces quelques pr cisions abordons maintenant ces d cisions de la Cour f d rale en gardant l esprit que la question de la norme de contr le est une facette importante de ces d cisions lorsqu il est question de variation dans l emploi d une marque enregistr e 3 4 1 L affaire Filodoro Calze S p A c Manufacturier de bas de nylon Doris lt e Doris Hosiery Mills Ltd 1998 Dans la d cision Filodoro Calze S p A c Manufacturier de bas de nylon Doris Lt e Doris Hosiery Mills Ltd 442 le juge Rothstein alors juge la Cour f d rale a rejet
353. t G W Partington Sealy Canada Ltd c Simmons I P Inc 2005 47 C P R 4th 296 C O M C agente d audience C R Folz 296 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C E 83 C de l E le juge en chef Maclean page 89 297 Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd 1984 2 C P R 3d 535 C O M C agent d audience A M Troicuk ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC la question des variations dans l emploi de marques de commerce tait compliqu e et souvent contradictoire 298 Dans cette affaire la requ rante cherchait obtenir l enregistrement de sa marque graphique INT R LOK pour diff rents syst mes de reliure et d entreposage de mat riel sur la base d un emploi projet de sa marque au Canada L opposante avait produit une d claration d opposition all guant entre autres que la requ rante n tait pas la personne ayant droit l enregistrement puisqu a la date de production de la demande sous opposition la marque de la requ rante cr ait de la confusion avec la marque de l opposante soit la marque INTERLOC qui aurait t ant rieurement employ e en association avec divers articles pour le bureau La preuve produite par l opposante dans cette affaire r v lait toutefois qu elle vendait ses produits avec l tiquette ci apr s reproduite a wte Toronta Canad
354. t Pickers c Lice Squad Inc 2006 CarswellNat 5012 C O M C agente d audience J W Bradbury paragraphe 20 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 160 ROBIC Dans Sofina Foods Inc Aliments Sofina Inc c 3009916 Canada Inc 5 4 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi par l opposante de la marque SMOKEHOUSE valait emploi de la marque enregistr e SMOKE HOUSE L agent d audience J Carri re a bien s r not la d cision de l agente d audience J W Bradbury sur le m me point en 2004 3 5 1 4 La pr sence ou l absence d un trait d union ou d un symbole quivalent Dans Ziaja Ltd c Jamieson Laboratories Ltd 5 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque A RETINOL valait emploi de la marque enregistr e A RETINOL Dans Riches McKenzie amp Herbert LLP c Services Optom triques OPT Inc 516 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque OCTO PLUS valait emploi de la marque enregistr e OCTO PLUS La pr sence d un graphisme situ au dessus des mots OCTO et PLUS ainsi que la disposition des mots OCTO et PLUS sur deux lignes diff rentes n ont pas emp ch le registraire de reconna tre l emploi de
355. t de d terminer s il y a confusion entre une marque enregistr e et une autre marque Par contre dans certaines circonstances les aspects du contexte d emploi d une marque donn e peuvent tre examin s dans le cadre d une all gation de confusion avec une marque enregistr es Qu en est il de la marque non enregistr e Le propri taire d une marque qui n est pas enregistr e dispose galement de droits sur sa marque qui serait montr e par exemple sur l emballage de son produit Par contre ces droits ainsi reconnus ne sont pas isol s d un contexte d emploi c est dire des autres symboles des l ments graphiques des couleurs et des autres caract ristiques qui sont pr sents sur cet emballage Un examen du visuel d un emballage permet de reconna tre 32 Compagnie G n rale des tablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc 2000 CarswellNat 2512 C F P L le juge Pelletier paragraphe 46 33 Compagnie G n rale des tablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc 2000 CarswellNat 2512 C F P I le juge Pelletier paragraphe 46 Dans cette affaire la Cour a conclu l absence de confusion entre les marques des parties non pas en raison de la fa on dont elles taient employ es mais plut t en raison de leur caract re distinctif peu marqu selon les faits du dossier en l occurrence il s agissait de marques compos es d u
356. t des proc dures en vertu de l article 45 de la Loi Dans ses motifs le registraire a tranch en faveur du propri taire en soulignant que la preuve d emploi montrait les caract ristiques dominantes de chacune des marques de commerce enregistr es en l occurrence le mot MAYFLOWER et ou selon le ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 211 ROBIC cas le dessin du bateau Le fait que chaque marque de commerce enregistr e puisse revendiquer une date de premier emploi diff rente des autres ne modifiait pas cette appr ciation Finalement le registraire a soulign qu un propri taire peut d tenir plusieurs marques de commerce enregistr es et li es et que l emploi de l une de ces marques ou d une marque tr s semblable peut tre consid r comme l quivalent de chacune des marques de commerce enregistr es si la marque employ e n est pas substantiellement diff rente des marques enregistr es et que le changement n est pas de nature tromper le public 21 Tous ces enregistrements ont donc t maintenus au registre En autorisant l emploi de plusieurs variantes pour d montrer l emploi d une marque de commerce enregistr e la Cour d appel f d rale a donc trac la voie pour que l emploi d une seule marque de commerce puisse tre consid r comme l emploi de plusieurs marques de comme
357. t met il son propri taire labri de toute demande d injonction ou encore de toute r clamation pour dommages en raison de l emploi permis par l article 19 En d autres mots l enregistrement constitue t il galement un outil de d fense Avant de r pondre ces questions identifions les agissements qu un enregistrement de marque ne peut prot ger 2 4 1 Ce qu un enregistrement ne permet pas d viter Le droit conf r par l enregistrement d une marque de commerce vise l emploi d une marque en liaison avec des marchandises ou des services pr cis L enregistrement ne peut toutefois pas tre invoqu pour se soustraire aux exigences d autres lois ou encore pour poser des gestes qui d bordent le cadre des droits conf r s par l article 19 de la Loi 2 4 1 1 Les exigences d autres lois Si l article 19 de la Loi consacre l octroi d un monopole relativement l emploi d une marque de commerce cette disposition ne conf re pas une protection absolue en toutes circonstances en ce qui concerne l emploi permis Par exemple dans le cadre de proc dures p nales si l emploi d une marque de commerce enregistr e viole les 201 McDonald s Corp c Coffee Hut Stores Ltd 1996 68 C P R 3d 168 C A F page 169 202 McDonald s Corp c Coffee Hut Stores Ltd 1996 68 C P R 3d 168 C A F page 170 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242
358. t the plaintiff s trade mark as registered was in use The comment of the learned trial judge at p 453 D L R p 89 Ex C R of the reported decision that the practice of departing from the precise form of a trade mark as 333 Loi des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1906 c 71 334 Du Pont Canada Inc c Lubrification Engineers Inc 1985 4 C P R 3d 408 C O M C pr sident G W Partington ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 101 ROBIC registered is objectionable and is very dangerous to the registrant is simply a warning that using variants of one s registered trade mark increases the likelinood of deception occurring such as to bar the trade mark owner from relief in an infringement action 335 Cela dit suite l arr t Promafil le crit re Nobody has been deceived est toujours repris en jurisprudence A titre d exemple en 2007 le juge O Keefe de la Cour f d rale a fait r f rence aux motifs du juge en chef Maclean dans ses propres motifs de la d cision Coastal Culture Inc c Wood Wheeler Inc3 amp Le passage tir des motifs du juge en chef Maclean de 1928 contient cependant la phrase suivante qui elle aussi demeure pertinente aujourd hui pour valuer la question des variations en mati re de marques de commerce The mark as used here is not howev
359. te d audience D Savard pages 472 474 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC 190 ete Vit i PA Sat BISHOP BEREICH BERN KASTEL RIESUNG thd mode Vanne TiC Selon le registraire les caract ristiques dominantes de la marque enregistr e se retrouvaient dans la marque employ e Par contre l exemple d emploi suivant n a pas t consid r comme un emploi de la marque de commerce enregistr e Selon le registraire il y avait des diff rences significatives entre la marque enregistr e et celle employ e sur cette derni re tiquette la pr sentation d une image encadr e de l v que ne constituait pas une preuve d emploi de la marque enregistr e ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC ii e Dans Gowling Lafleur Henderson c Lassonde Inc 589 il s agissait de proc dures en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e Selon le registraire les diff rences taient tr s mineures entre la marque enregistr
360. te employ e soit une marque avec les mots Honey Dew sans enjolivure le deuxi me mot suivant le premier The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered 318 Le juge MacGuigan a galement not la d cision J H Munro Ltd c T Eaton Co Western Ltd 319 o a t examin e la marque de commerce enregistr e Canada s Gold Medal Furs selon les motifs les mots Gold Medal taient les dominating words used in distinguishing the furs manufactured 329 Le juge en chef Farris de la Cour supr me de la Colombie Britannique a conclu dans cette affaire que l emploi de l expression Canada s Gold Medal Furriers n tait pas une variante qui privait son propri taire des droits rattach s a sa marque Finalement le juge MacGuigan a not la d cision du juge Cattanach de la Cour f d rale dans l affaire Saccone amp Speed Ltd c Registrar of Trade Marks 2 selon laquelle une marque enregistr e qui comprenait la fois des caract ristiques nominales et graphiques tait toujours employ e malgr des ajouts ainsi que des retranchements celle ci Le juge Cattanach en tait venu la conclusion que les caract ristiques dominantes de la marque avaient t pr serv es 315 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1992 44 C P R 3d 59 C A F pages 67 68 316 Honey Dew Limited c Rudd 1929 R C 83 C de l le juge en chef Maclean 317 Night
361. tidiennement par les consommateurs Par exemple dans le domaine du marketing les professeurs Sallenave et D Astous ont propos la d finition suivante pour la notion de marque La marque d un produit permet de l identifier de le distinguer de ses concurrents et pour le fabricant de cr er une image de qualit la fois du produit et de la compagnie qui le met en march 8 En fait les marques de commerce servent de rep res En leur absence les consommateurs pourraient difficilement faire des choix clair s pour distinguer la source des produits ou services qui s offrent eux sur le march C est d ailleurs le concept de source qui a t retenu par le l gislateur pour d finir la notion de marque de commerce l article 2 de la Loi c est dire une marque employ e par une personne pour distinguer ou de fa on distinguer les marchandises ou services qu elle vend ou offre des marchandises ou services vendus ou offerts par d autres Comme le juge LeBel l a indiqu au paragraphe 39 de l arr t Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc 9 la marque de commerce est un symbole du rapport entre la source d un produit et le produit lui m me Dans l arr t Mattel Inc c 3894207 Canada Inc le juge Binnie a galement rappel le r le d indicateur de source qui est celui de la marque de commerce 21 le propri taire de la marque de commerce peut simplement avoir utilis un no
362. tion probable qu aura un consommateur des marques et toute confusion ou erreur susceptible d en d couler Il est clair la lecture de la d cision de l agente d audience qu elle a examin tous les l ments de la marque en cause y compris la pr sence des traits oblongs 478 La d cision du registraire de reconna tre l emploi de la marque faisant l objet de l enregistrement LMCDF 05009 a t confirm e dans la mesure o elle n a pas t jug e d raisonnable dans les circonstances Il est int ressant de noter la r f rence de la juge Tremblay Lamer la d cision Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 479 qu elle avait sign e quelques mois plus t t480 et qu elle a distingu e en raison des faits particuliers de cette affaire Dans le cadre de l enregistrement LMCDF 05009 la juge Tremblay Lamer a constat que les traits oblongs pr sents dans la preuve d emploi s paraient la marque d pos e et le mot ELECTRONICS un 478 Ridout amp Maybee LLP c Omega SA Omega AG Omega Ltd 2004 CF 1703 C F la juge Tremblay Lamer paragraphes 11 a 16 479 Brouillette Kosie Prince c Andr s Wines Ltd 2004 38 C P R 4th 424 C F la juge Tremblay Lamer 480 Cette affaire Brouillette Kosie Prince a t d cid e le 7 juin 2004 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 149
363. tionner les normes de contr le applicables le juge Martineau a galement abord la question de la variation dans l emploi de la marque de commerce enregistr e en reprenant les motifs de la Cour d appel f d rale dans l arr t Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l informatique Cll Honeywell Bull S A 4 En ce qui concerne la pr sence des mots par by Moores a proximit de la marque de commerce enregistr e le juge Martineau a not a leur sujet dans ses motifs du 23 avril 2002 10 La marque vis e en l esp ce est form e des mots LE COLLEZIONI TRADIZIONI DI SUCCESSO A cet gard quand elle a compar la marque vis e avec l tiquette appos e par l intim e sur les marchandises l agent d audience a tir les conclusions de fait suivantes dans sa d cision traduction l tiquette pr sente la marque sous la forme d un dessin suivi des mots par by Moores Il est vident qu elle a consid r les mots par by Moores comme distincts de la marque sous sa forme de dessin sur 449 Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing Canada Ltd 2000 10 C P R 4th 274 Div art 45 agente d audience J W Bradbury page 276 450 Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull S A 1985 1 C F 406 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T
364. tions Ritvik Inc 2005 3 R C S 302 paragraphe 30 22 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 98 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Tradition Fine Foods Ltd c The Oshawa Group Limite 3 o dans ce dernier arr t le juge Malone a crit Il ny a de contravention l article 19 que si le pr tendu contrefacteur utilise une marque de commerce identique pour des marchandises ou des services identiques ceux qui ont t enregistr s 24 L article 19 de la Loi mentionne toutefois quelques exceptions a l octroi de ce monopole en raison d un renvoi aux articles 21 32 et 67 de la Loi L article 21 concerne le droit d un propri taire d employer sa marque dans une r gion territoriale d finie simultan ment avec l emploi par une autre partie d une marque de commerce enregistr e et prot g e par le paragraphe 17 2 de la Loi si ce propri taire avait de bonne foi employ au Canada sa marque de commerce avant la date de production de la demande de la marque enregistr e ainsi en vertu de l article 21 de la Loi la Cour f d rale peut tablir les param tres d un tel emploi simultan L article 32 nonce la comp tence du registraire de limiter l enregistrement sous certaines conditions d une marque de commerce qui serait non enregis
365. tions visant d une part emp cher de tromper le public l alin a 7d au paragraphe 14 1 et l article 53 3 et d autre part emp cher d induire en erreur au paragraphe 9 2 et aux articles 10 10 1 et 11 16 Par contre la formulation du test en mati re de variation qui provient de l arr t Honey Dew ne repose pas exclusivement sur les termes de l alin a 11 c pr cit la marque employ e ne doit pas non plus tre substantiellement diff rente de la marque enregistr e Compte tenu de ceci il serait raisonnable de soutenir que le public peut tre tromp ou induit en erreur par la variante d une marque de commerce enregistr e si cette variante est ce point diff rente de la marque enregistr e que les consommateurs ne reconnaissent plus cette derni re en raison de changements ses l ments distinctifs Aborder ainsi cette partie du test permet de le concilier avec son autre formulation qui exige que la marque employ e ne soit pas substantiellement diff rente de la marque enregistr e De plus si des changements sont effectu s aux l ments distinctifs de la marque cette derni re pourrait alors tre atteinte dans son caract re distinctif puisque la marque n enverrait plus le m me message au public qui serait alors tromp C est sans doute gr ce a cette approche que le concept d origine demeure un crit re en mati re de variation Apr s ces pr cisions historiques revenons
366. tr e et employ e par un m me propri taire 2 2 3 Une exception mentionn e l article 19 de la Loi sur les marques de commerce cons quences d une invalidit de l enregistrement pour la demanderesse qui l invoque 2 3 L action pour contrefa on d une marque enregistr e une comparaison avec l action pour commercialisation trompeuse 2 3 1 Quelques pr cisions lexicologiques 2 3 2 Commercialisation trompeuse et contrefa on des diff rences noter 2 3 2 1 La pertinence du contexte d emploi 2 3 2 2 La pertinence du comportement de la d fenderesse 2 3 2 3 L tendue de la protection r clam e 2 3 2 4 L importance du libell des marchandises ou services 2 4 L enregistrement comme outil de d fense 2 4 1 Ce qu un enregistrement ne permet pas d viter 2 4 1 1 Les exigences d autres lois 2 4 1 2 Les sanctions pour les gestes non prot g s par le monopole octroy en vertu de l article 19 de la Loi sur les marques de commerce 2 4 2 L enregistrement comme moyen de d fense 2 4 2 1 L arr t Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Lid de la Cour d appel de la Colombie Britannique 1951 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC 2 4 2 2 L arr t Building Products Ltd c BP Canada Ltd de la Cour de l Echiquier 1961 2 4 2 3 L arr t Molson Ca
367. trable une r gion territoriale d finie o au Canada la marque qui fait l objet d une demande d enregistrement est devenue distinctive Finalement l article 67 de la Loi confirme les droits et privil ges d coulant des marques de commerce enregistr es sous le r gime des lois de Terre Neuve dans leur version du 31 mars 1949 l int rieur de cette province Gr ce au monopole pr vu par l article 19 de la Loi l enregistrement d une marque de commerce peut tre compar une p e qui permet son propri taire de faire cesser tout emploi non autoris de la m me marque avec les produits ou services mentionn s l enregistrement et ce n importe o au Canada Par exemple en 1969 le juge Gibson de la Cour de l Echiquier a crit dans Old Dutch Foods Ltd c W H Malkin Ltd 26 que registration of a trade mark by reason of section 19 gives to such owner an absolute right to stop others from using that trade mark 27 Le droit d un propri taire a l emploi exclusif de sa marque de commerce enregistr e 23 Tradition Fine Foods Ltd c The Oshawa Group Limited 2005 CAF 342 C A F demande d autorisation d appel la Cour supr me du Canada rejet e le 23 mars 2006 au dossier 31261 24 Tradition Fine Foods Ltd c The Oshawa Group Limited 2005 CAF 342 C A F paragraphe 8 25 L analogie chevaleresque de l p e et du bouclier qui suivra est galement utilis e dans d autres domaines du droit
368. troy par un enregistrement de marque de commerce il faut consid rer ce que l enregistrement permet son propri taire de faire et non ce que ce propri taire fait pr sentement avec sa marque En d autres mots un contexte d emploi qui ne fait pas partie des d tails d une marque enregistr e ne peut r duire l tendue d un monopole octroy par un enregistrement et ne peut transformer des marques qui cr ent de la confusion en marques qui n en cr ent pas 2 2 2 2 Les proc dures dans le cadre desquelles ce principe est pertinent Le principe voulant que le monopole conf r par l article 19 de la Loi ne varie pas en fonction d un contexte d emploi est galement pertinent dans les proc dures suivantes mettant en cause une marque de commerce enregistr e e une action pour contrefa on d une marque de commerce enregistr e en vertu de l article 20 de la Loi e une proc dure devant la Cour f d rale pour obtenir la radiation d une marque de commerce enregistr e en vertu des articles 18 et 57 de la Loi e une proc dure d opposition fond e sur une marque de commerce enregistr e en vertu des alin as 38 2 b et 12 1 d de la Loi Par exemple dans le cadre d une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi lorsqu il doit d cider si la marque de commerce de la requ rante peut tre enregistr e le registraire value ce qu un ventuel enregistrement permettrait la requ rante de
369. tuso c Gattuso Corporation Limitea Cette derni re position ferait dispara tre pour le pass tous les avantages li s l enregistrement pourtant tant que l enregistrement est en vigueur il donne le droit de se servir de la marque ainsi prot g e et c est sans doute ce point qu a voulu souligner le juge Binnie En 1972 dans PVR Co Ltd c Decosol Canada Ltd 257 la suite d une requ te pour radiation d all gations mentionnant l octroi d une indemnit dans le cadre d une demande de radiation judiciaire d une marque enregistr e le juge Walsh de la Cour f d rale a consid r mais n a pas tranch la probl matique du possible effet r troactif d une ordonnance radiant un enregistrement et son corollaire le point de d part dans le temps du calcul de l indemnit pour r parer les dommages qui r sulteraient de l emploi dans le pass de cette marque enregistr e In particular there is a substantial issue for determination on the merits in this Court as to whether the mark DECOSOL REGD the property of defendant in the present p roceedings should or should not be expunged from the register of trade marks If it is so expunged following final judgment on the merits it will remain to be determined whether plaintiff PVR is entitled to damages or an accounting for profits a from the time the defendant Decosol first commenced selling this product under the mark DECOSOL REGD b from the time Decosol
370. u bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC l enregistrement de la marque En d autres mots le monopole de l article 19 s applique quelles que soient les circonstances d emploi de la marque ce monopole n est pas r duit ou diminu dans certains cas en raison du contexte d emploi Qu en est il du contexte d emploi lorsqu une d fenderesse se sert d une marque qui n est pas identique a la marque enregistr e Lorsqu une allegation de confusion entre une marque enregistr e et une autre marque est examin e il faut galement tenir compte de ce principe Comme le juge Pelletier l a soulign dans la d cision Compagnie G n rale des tablissements Michelin Michelin amp Cie c Continental General Tire Canada Inc lorsqu il est question d une marque prot g e par un enregistrement toute all gation qu une autre marque de commerce ne cr erait pas de la confusion avec cette marque en raison de la fa on dont celle ci est employ e est vou e l chec tant donn que la marque enregistr e en cause est quand m me prot g e m me si la fa on dont elle est utilis e varie En d autres mots on ne peut faire r f rence un mode d emploi qui viterait la confusion lorsqu une marque enregistr e est en cause C est plut t le test de l article 6 de la Loi et son invitation examiner toutes les circonstances de l esp ce qui perme
371. u bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC a 4 Auto 4B Auto Parts Pu gy Parts Plus SS EARS SS e Jaguar Cars Ltd c Remo Imports Ltd Les Importations Remo Lt e ou il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale JAGUAR haa JAGUAR e Body Shop International Plc c Lander Co Canada Ltd o il a t d cid que l emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale THE BODY SHOP THE A Re BODY SHOP e Borden amp Elliott c Olin Corp 4 ou il a t d cid que l emploi suivant valait emploi de la marque nominale UPLAND 407 Jaguar Cars Ltd c Remo Imports Ltd Les Importations Remo Lt e 1998 82 C P R 3d 557 C O M C agent d audience M Herzig page 564 pour le suivi de cette affaire voir Jaguar Cars Ltd c Remo Imports Ltd Les Importations Remo Lt e 1999 CarswellNat 2145 C F P I le juge O Keefe et Jaguar Cars Ltd c Remo Imports Ltd Les Importations Remo Lt e 2001 CAF 107 C A F 408 Body Shop International Plc c Lander Co Canada Ltd 1999 CarswellNat 3431 C O M C agent d audience M Herzig paragraphe 1 409 Borden amp Elliott c Olin Corp 1999 CarswellNat 3488 Div art 45 agente d audience D Savard paragraphes 7 et 8 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6
372. uare Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 75 ROBIC D Enregistrement LMC 449 925 du 10 novembre 1995278 titre d autre exemple chacune des dates ci apr s mentionn es le propri taire de la marque QUAKER a t l origine de l enregistrement d une marque qui affiche des caract ristiques graphiques qui lui sont particuli res ces d marches successives pour obtenir la protection de la Loi280 a diff rents moments pour chacune des marques suivantes en liaison avec des produits alimentaires dont des c r ales pour le petit d jeuner t moignent ici aussi de cette r alit du revamping des marques de commerce Enregistrement LCD 36 731 du 6 janvier 1950281 277 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 278 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consultation le 9 septembre 2009 279 Enregistrement consult le 14 avril 2009 dans la base de donn es sur les marques de commerce de l Office de la propri t intellectuelle du Canada l adresse http opic gc ca derni re consu
373. udience J W Bradbury paragraphe 26 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 161 ROBIC Park sell Toutefois l emploi de cette marque graphique constituait un emploi de PARK SELL e Dans Lang Michener LLP c 3362426 Canada Inc 9 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque ENTRE NOUS valait emploi de la marque enregistree ENTRE NOUS Pour d autres raisons le registraire a d cid que cet enregistrement serait radi un appel de cette d cision a toutefois t accueilli par la Cour f d rale le 17 septembre 2009 3 5 1 5 La pr sence ou l absence de points e Dans Bank of Montreal c Midland Walwyn Capital Inc 52 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque NAFTA BOND FUND valait emploi de la marque all gu e par la requ rante N A F T A BOND FUND e Dans Northern amp Shell plc c Hachette Filipacchi Presse une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que emploi de la marque OK valait emploi de la marque enregistr e O K e Dans 88766 Canada Inc c Phillips 22 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le registraire a consid r que l emploi de la marque T A G valait emploi de la marque enr
374. ue enregistr e demeurait reconnaissable malgr l omission de certains mots par exemple MADE FROM PASTEURIZED MILK Dans E Cruiter com Inc c Express Services Inc 58 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante 587 E Cruiter com Inc c Express Services Inc 2004 36 C P R 4th 560 Div art 45 agente d audience D Savard pages 564 566 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 188 ROBIC us Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e EX SERVICES Le registraire a crit que l ajout des mots PERSONNEL SERVICES n avait pas chang la marque de commerce enregistr e de mani re significative e Dans Ridout amp Maybee c Zimmermann Graeff amp Muller GmbH amp Co 588 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de la marque de commerce enregistr e suivante Une preuve d emploi montrant la marque suivante a t jug e acceptable par le registraire pour d montrer l emploi de la marque enregistr e 588 Ridout amp Maybee c Zimmermann Graeff amp Muller GmbH amp Co 2004 38 C P R 4th 471 Div art 45 agen
375. ues Cliquot It e 2006 1 R C S 824 paragraphe 16 255 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont 256 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont paragraphe 12 257 Molson Canada c Oland Breweries Ltd 2002 19 C P R 4th 201 C A Ont paragraphe 16 258 Suivant l article 57 de la Loi sur les marques de commerce seule la Cour f d rale peut ordonner la radiation du registre d un enregistrement de marque ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 67 ROBIC f d rale pour d terminer si l enregistrement en question permet toujours son propri taire de conserver le droit octroy par l article 19 de la Loi Plus t t dans ses motifs le juge Binnie avait galement rappel la pr somption de validit qui se rattache un enregistrement de m me que le droit l emploi d une marque de commerce enregistr e Il a crit au paragraphe 5 5 Les intim es exploitent sous les noms de Les Boutiques Cliquot et Cliquot six boutiques r parties au Qu bec et Ottawa dans lesquelles elles vendent des v tements de gamme interm diaire essentiellement destin s aux femmes de carri re La deuxi me intim e Mademoiselle Charmante Inc est la propri taire enregistr e des marques de commerce Cliquot et Cliquot Un monde pa
376. ues de commerce Le juge Linden a fait allusion a ces sanctions lorsqu il a formul cette mise en garde la partie ayant eu gain de cause dans l arr t Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp 2 8 55 Toutefois l appelante ne doit pas oublier les rigueurs de la Loi sur les marques de commerce Ayant obtenu l enregistrement de sa marque de commerce elle doit en r server l emploi ce qu elle a indiqu dans sa demande Tout cart par rapport cet emploi projet pourrait mettre ses droits en p ril Lier les mots au th me musical d un film des dessins ou une musique ou m me Hollywood en g n ral pourrait donner lieu une instance en contrefa on ou en radiation Dans l arr t Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l Informatique Cll Honeywell Bull la Cour a statu que l emploi par l intim e de CII Honeywell Bull ne constituait pas un emploi de la marque Bull et cette marque a t radi e du registre De m me l appelante ne doit pas oublier que l intim e poss de d autres marques de commerces d pos es qui comprennent des dessins anim s et qui peuvent entrer en ligne de compte dans l laboration de la strat gie de mise en march pour ses produits de beaut En d autres termes la victoire remport e en l esp ce ne donne pas carte blanche l appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l intim e comme elle l entend dans la vente de n importe quel produi
377. uestion a t abord e ainsi But here the specific trade mark Community in connection with washing machines could well be said to be calculated to deceive or mislead the public It further seems probable that the application for the registration of this specific trade mark was prompted by the desire to profit by the reputation which the respondent had created for its trade mark as applied to 335 Du Pont Canada Inc c Lubrification Engineers Inc 1985 4 C P R 3d 408 C O M C pr sident G W Partington pages 416 417 336 Coastal Culture Inc c Wood Wheeler Inc 2007 57 C P R 4th 261 C F le juge O Keefe paragraphe 52 337 Loi des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1906 c 71 338 Home Appliances Manufacturing Company c The Oneida Community 1923 R C S 570 339 Loi des marques de commerce et dessins de fabrique S R C 1906 c 71 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC goods put by it on the market And no doubt purchasers of the appellant s goods under such a name might be induced to believe that they were buying the respondent s goods 340 Voil donc pour cette disposition qui n est toutefois plus pr sente sous ce libell dans l actuelle Loi sur les marques de commerce m me s il est vrai que cette derni re contient des disposi
378. ulent penguin La repr sentation de l une et l autre versions de ces marques est ci apr s reproduite slim penguin corpulent penguin Dans les faits la repr sentation du pingouin mince n tait plus employ e depuis 1982 Cons quemment afin de d terminer si la marque de commerce enregistr e sous le num ro TMA 261 104 le pingouin mince avait t abandonn e par Munsingwear Inc en 1982 la Cour devait d cider si l emploi du pingouin corpulent titre de marque de commerce valait emploi du pingouin mince titre de marque de commerce Une r ponse ce sujet pouvait ainsi r soudre la question de l abandon all gu de la marque enregistr e sous le num ro TMA 261 104 La juge de premi re instance avait conclu dans les termes suivants labandon de la marque de commerce enregistr e en 1981313 312 Cette inscription a t effectu e en vertu des dispositions relatives aux usagers inscrits en vigueur a l poque Ces dispositions ont t modifi es par la Loi d actualisation du droit de la propri t intellectuelle L C 1993 c 15 qui a retir en 1993 toute mention des usagers inscrits ou des registered users l article 50 de la Loi sur les marques de commerce 313 Promafil Canada Lt e c Munsingwear Inc 1990 29 C P R 3d 391 C F P I la juge Reed ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 51
379. ulev des doutes quant l id e longtemps reconnue voulant que l habillage ne soit pas pertinent dans le cadre d une action en contrefa on Toutefois ce n est qu un doute il ne semble pas que les dispositions l gislatives pertinentes aient t modifi es De plus les dispositions l gislatives relatives la contrefa on sont plus pertinentes pour un motif d opposition fond sur l alin a 12 1 d que les dispositions relatives la commercialisation trompeuse 64 Non soulign dans l original Le registraire a donc rejet cet argument de la requ rante et a conclu la probabilit de confusion entre les marques des parties Comme le juge LeBel l a indiqu dans l arr t Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc qu elles soient d pos es ou non les marques conservent certains attributs juridiques communs elles accordent le droit exclusif d utiliser un nom ou un signe distinctif Comme pour les marques d pos es des droits de propri t se rattachent aux marques non d pos es Toutefois l enregistrement d une marque conf re a son titulaire le droit exclusif d utiliser cette marque partout au Canada ainsi qu un droit de recours pour toute violation de ce droit De plus l enregistrement conf re des droits 64 Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc 2006 CarswellNat 2087 C O M C agente d audience J W Bradbury paragraphes 28 et 29 65 Voir galement Mr Submarine Ltd c Amandista Investment
380. une action fond e sur l article 19 de la Loi il n est pas n cessaire que cette marque profite d une r putation dans le lieu o sa reproduction est all gu e puisque cette disposition conf re une protection pancanadienne son titulaire en raison de l enregistrement de la marque 179 Voir ce sujet les remarques incidentes du juge L tourneau de la Cour d appel f d rale dans l arr t Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd 2008 2 R C F 132 aux paragraphes 91 et 92 180 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 181 Ciba Geigy Canada Ltd c Apotex Inc 1992 3 R C S 120 page 140 182 T Rex Vehicules Inc c 6155235 Canada Inc 2008 R J Q 1333 C A Q 183 T Rex Vehicules Inc c 6155235 Canada Inc 2008 R J Q 1333 C A Q paragraphe 115 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 47 ROBIC Le juge en chef Thurlow a d ailleurs crit ce qui suit au sujet d une marque enregistr e dans l arr t Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 84 il convient de noter que le droit de l appelante l emploi exclusif de Mr Submarine ne se limite pas aux parties du Canada o l appelante et ses concessionnaires ont exploit une entreprise mais s tend dans tout le Canada 85 Lorsqu il est question d une marque enregistr e son titulaire
381. une fa on telle qu elle n en a pas perdu son identit et qu elle est demeur e reconnaissable malgr les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a t enregistr e et celle sous laquelle elle a t employ e 458 Cushman amp Wakefield Inc c Wakefield Realty Corporation 2004 CF 210 C F le juge Harrington confirm par Wakefield Realty Corporation c Cushman amp Wakefield Inc 2004 CAF 415 C A F ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 140 ROBIC Comme l a r it r la Cour d appel le crit re pratique appliquer consiste a d terminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont ce point minimes qu un acheteur non averti conclurait selon toute probabilit qu elles identifient toutes deux malgr leurs diff rences des marchandises ayant la m me origine 45 En l esp ce j estime qu un acheteur conclurait selon toute probabilit que les services offerts par Cushman amp Wakefield et les services offerts par Cushman amp Wakefield Worldwide manaient de la m me source 52 L emploi de la marque de commerce CUSHMAN amp WAKEFIELD a donc t reconnu au Canada en vertu du crit re pratique nonc par la Cour d appel f d rale en 1985 Le juge Harrington a galement soulign que cette marque n avait pas t subsum e dans la marque
382. ur Coop rative c Saputo Inc 2003 CanLil 909 C S Qu le juge Gascon 212 Advantage Car amp Truck Rentals c 1611864 Ontario Inc 2005 39 C P R 4th 135 C F le juge O Reilly 213 Advantage Car amp Truck Rentals c 1611864 Ontario Inc 2005 39 C P R 4th 135 C F le juge O Reilly paragraphe 9 214 Voir par exemple Syntex Inc c Novopharm Ltd 1991 36 C P R 3d 129 C A F page 138 demande d autorisation d appel a la Cour supr me du Canada rejet e le 12 d cembre 1991 au dossier 22588 Dole Food Co c Nabisco Ltd 2000 8 C P R 4th 367 C F P I la juge Hansen ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 56 ROBIC n y a pratiquement pas de diff rence entre la marque telle qu elle a t enregistr e et celle qui a t employ e215 2 4 2 1 L arr t Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Ltd de la Cour d appel de la Colombie Britannique 1951 Ce point de droit a t soulign d s 1951 par la Cour d appel de la Colombie Britannique dans l arr t Chemicals Inc and Overseas Commodities Ltd c Shanahan s Ltd 216 alors qu tait en vigueur la l gislation ant rieure l actuelle Loi sur les marques de commerce soit la Loi sur la concurrence d loyale 1932217 Dans ses motifs le juge Sidney Smith a crit It was also argued for t
383. ur a conclu que les parties exploitaient des commerces diff rents puisque les boutiques d crites par la requ rante dans sa demande d enregistrement ne ressemblaient pas aux restaurants minute de 195 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 103 196 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F page 104 197 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 86 voir par exemple l affaire S T Dupont c Nabro Enterprises Inc 2000 CarswellNat 2464 C O M C pr sident G W Partington ou le registraire a crit au paragraphe 17 que les tats d claratifs de marchandises ou services doivent tre interpr t s de fa on a d terminer la nature probable du commerce envisag e par les parties plut t que tous les commerces susceptibles d tre englob s par le libell 198 McDonald s Corp c Coffee Hut Stores Ltd 1994 55 C P R 3d 463 C F P I le juge McKeown confirm par McDonald s Corp c Coffee Hut Stores Ltd 1996 68 C P R 3d 168 C A F 199 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 86 200 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 86 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 51 ROBIC l opposante201 De plus selon la Cour m me si les parties v
384. urisprudence sur la question des variations dans l emploi d une marque de commerce L ajout de mat riel a la marque de commerce en cause est la consid ration importante du premier principe Malgr cet ajout de mat riel a la marque les membres du public peuvent ils toujours reconna tre l emploi de la marque de commerce per se Les pr cisions suivantes sont galement mentionn es le mat riel ajout est il simplement descriptif ou encore serait il per u comme une autre marque de commerce ou un autre nom commercial Dans le cas d une r ponse affirmative l une ou l autre de ces questions on pourrait conclure l emploi de la marque de commerce per se Le deuxi me principe qui vise des situations autres que celles pr vues par l ajout de mat riel est un test en deux temps d une part la marque est elle substantiellement diff rente dans la mesure o les variations doivent rester mineures et d autre part les d viations ou changements sont ils de nature tromper le public Si une r ponse n gative est donn e ces deux questions l emploi de la variante serait l emploi de la marque per se Le deuxi me principe tire son origine d une d cision de 1928 de la Cour de l chiquier soit l arr t Honey Dew Limited c Ruda mentionn plus t t Pour l instant il suffit de constater que le registraire en 1984 a repris les propos du juge en chef Maclean de 1928 selon lesquels la marque employ e
385. urs sachent ce qu ils achetent et en connaissent la provenance 11 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC objectif et en ce sens elles jouent un r le essentiel dans une conomie de march Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l quit dans les activit s commerciales On dit parfois qu il sert maintenir l quilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence 2 En fonction de l achalandage respectif qui est associ chacune d entre elles les marques de commerce se pr sentent donc comme des phares dans le monde fluide de la consommation Pour le public chaque marque qui lui est connue voque le rappel de certaines qualit s li es un produit mis sur le march par un commer ant en particulier qu il s agisse par exemple d une fiabilit associ e au produit en question d un niveau de qualit reconnu d une constance dans l exp rience de la consommation et m me d un degr de confort dans la d cision d acqu rir le produit portant cette marque L importance de ces symboles la fois pour leur propri taire respectif et pour les consommateurs tait soulign e dans d autres juridictions par exemple le juge Frankfurter de la Cour supr me des Etats Unis a examin la question dans l
386. vait tre une r ponse compl te aux r clamations de la demanderesse puisque la validit de l enregistrement de ces marques a t contest e 264 Cela voudrait dire que si une demanderesse est incapable d obtenir la radiation de marques qui ont t enregistr es par une d fenderesse comme celles de Mademoiselle Charmante Inc dans l arr t Veuve Clicquot Ponsardin son recours pour obtenir une injonction en vertu de l article 22 pour faire cesser totalement l emploi des marques de commerce en question chouerait puisque cet obstacle pr liminaire n aurait pas t surmont et la d fenderesse conserverait le droit d employer ses marques faisant l objet d enregistrements valides Toutefois rien dans les remarques du juge Binnie ne permet de soutenir qu on ne pourrait pas mettre une injonction a l encontre du titulaire d une marque de commerce enregistr e pour faire cesser une mani re d emploi qui n est pas vis e par l tendue du monopole octroy en vertu de l article 19 de la Loi265 comme nous l avons vu pr c demment Ce serait le cas par exemple pour une injonction contre 262 Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 1 R C S 772 paragraphe 53 263 Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd 1988 3 C F 91 C A F 264 Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot It e 2006 1 R C S 824 paragraphe 16 265 Voir ce sujet entre autres les commentaires du juge Linden au paragraphe
387. valide opposable d pos e ou non 175 9055 6473 Qu bec inc c Montr al Auto Prix inc 2006 QCCA 627 C A Q 176 M dias Transcontinental s e n c c Carignan 2009 QCCS 2848 C S Q le juge Payette 177 M dias Transcontinental s e n c c Carignan 2009 QCCS 2848 C S Q le juge Payette paragraphes 40 et 41 178 Dans la d cision Drolet c Stiftung Gralsbotchaft 2009 CF 17 C F le juge de Montigny a not au paragraphe 189 que les exigences sous jacentes une action pour commercialisation trompeuse sont plus on reuses que les conditions pour avoir gain de cause dans une action en violation ou contrefa on de marque ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com 46 ROBIC Qu bec ont toutes deux leurs exigences propres elles pourraient aboutir a des r sultats diff rents pour une m me s rie de faits 9 2 3 2 3 L tendue de la protection r clam e En mati re de commercialisation trompeuse puisque la demanderesse doit tablir l existence d un achalandage soit l un des l ments du recours la protection que celle ci peut r clamer est donc limit e au lieu o cet achalandage existe En d autres mots une demanderesse pourra difficilement avoir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse dans un lieu o la marque qu elle invoque ne b n ficie pas d une r putat
388. vant a t jug acceptable par le registraire dans la mesure o les mots ICE KISS se d marquaient des l ments proximit Toutefois l enregistrement a t radi pour d autres raisons 539 U L Canada Inc c Queenswood National Real Estate Ltd 2004 40 C P R 4th 566 C O M C agent d audience D J Martin pages 571 et 573 appel rejet pour retard le 7 juin 2005 au dossier T 1595 04 des dossiers de la Cour f d rale 540 Gowling Lafleur Henderson c 3651410 Canada Inc 2005 40 C P R 4th 189 Div art 45 agente d audience D Savard page 191 ROBIC SENCRL 1001 Square Victoria Bloc E 8 tage Montr al Qu bec Canada H2Z 2B7 T l 514 987 6242 Fax 514 845 7874 www robic ca info robic com ROBIC Dans Distillerie Stock U S A Ltd c Vincor International Ltd 5 une proc dure en vertu de l article 45 de la Loi le propri taire devait d montrer l emploi de sa marque de commerce enregistr e BRIGHTS PRIVATE STOCK en association avec du vin L tiquette suivante a t produite en preuve Malgr une certaine distance s parant le mot BRIGHTS des mots PRIVATE STOCK le registraire a reconnu ici l emploi de la marque BRIGHTS PRIVATE STOCK en pr cisant toutefois qu il s agissait d un cas limite Dans CPSA Sales Institute c Groupe Conseil Parisella Vincelli Associ s Inc 542 une proc dure d opposition en vertu de l article 38 de la Loi la requ r

l`enregistrement de marque de commerce, un outil

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